Unzulässige Erweiterung bei Teilanmeldung

[Marc N. Zeichen]

O.K. danke Fip.

Unten wurde der Busse wie folgt zitiert:

Keukenschrijver (Busse 7. Ausg. PatG § 21, Rn. 85) schreibt sogar:
"Für das nach Teilung der Anmeldung (§ 39) erteilte Patent stellt Abs 1 Nr 4 2. Halbs. klar, dass das erteilte Patent nicht mit dem Offenbarungsgehalt einer (strenggenommen gar nicht erforderlichen) 'Teilanmeldung', sondern mit dem der ursprünglichen Anmeldung zu vergleichen ist."

Der Schlussfolgerung, die Keukenshrijver hier vornimmt, stimme ich schlicht nicht zu. Denn § 21 (1) Nr. 4 2. Halbs. PatG stellt meines Erachtens etwas ganz anderes klar. Die Vorschrift liest sich grob vereinfacht wiedergegeben wie folgt:

"Das Patent wird widerrufen,
wenn es gegenüber sich selbst unzulässig erweitert ist (Alternative 1);
das gleiche gilt [sprich: das Patent wird auch dann widerrufen],
wenn es aus einer Teilanmeldung hervorgegangen ist, die inhaltlich über die Fassung der Stammanmeldung hinausgeht (Alternative 2)."

Die Worte "das gleiche gilt" beziehen sich aus meiner Sicht auf "widerrufen" und heißen für mich, dass dies für Teilanmeldungen zusätzlich gilt, nicht aber an Stelle von Alternative 1. Damit ist meines Erachtens klargestellt, dass bei Teilanmeldungen zusätzlich zur ersten Alternative auch noch die zweite Alternative hinzukommt. Die Klarstellung, die Keukenshrijver zu sehen glaubt, sehe ich da jedenfalls nicht.

Wir sind uns einig.

Ich fürchte, dass die deutsche Sicht wirklich auf einem simplen, verschleppten Verständnisfehler beruht:

Womöglich liegt es nur daran, dass die deutsche Rechtsprechung bisher überlesen hat, dass die beiden Alternativen in § 21 (1) Nr. 4 PatG genauso ODER-verknüpft sind wie die beiden Alternativen in Art. 138 (1) EPÜ...

Die 1. Alternative ("Das Patent wird widerrufen, wenn es gegenüber sich selbst unzulässig erweitert ist") gilt einfach für alle Patente einschließlich Teilpatente, und zusätzlich kommt bei den letzteren noch die 2. Alternative hinzu, nach der diese zusätzlich halt auch nicht über die Stammanmeldung hinausgehen dürfen. Eigentlich doch ganz klar und einfach.

In der Tat steht dies in der zitierten BPatG Entscheidung allerdings anders drin, als es vom EPA gehandhabt wird. Und in der BPatG Entscheidung wird auch von gefestigter Rechtsprechung gesprochen, ohne diese allerdings zu zitieren (was per so schon mal ein Schwachpunkt ist).

Welche zitierte BPatG Entscheidung meinst Du hier noch mal?

Die eigentlich entscheidende Frage, die man sich an dieser Stelle aber außerdem stellen muss, hat man sich aber nie wirklich gestellt: Was passiert mit Gegenständen bzw. Merkmalen, die zwar in der Stammanmeldung offenbart sind, die aber in den Anmeldeunterlagen der Teilanmeldung nicht mehr enthalten sind.

Ja.

Wenn man das so handhabt wie das BPatG es zu tun scheint, dann würde eine Teilanmeldung immer alle Gegenstände, die mal in der Stammanmeldung offenbart waren, in der Teilanmeldung selbst aber nicht erwähnt werden, sozusagen "verdeckt" mitführen. Rechtssicherheit für Dritte sieht anders aus. [...] Würde man die deutsche Praxis weiterdenken, könnten längst liegen gelassene Merkmale bzw. Gegenstände irgendwann plötzlich wieder auftauchen. Das kann es nicht sein.

Richtig, das ist inkonsequent und unverständlich. Kann es wahr sein, dass dies tatsächlich geltende deutsche Praxis ist?

Daher bin ich mir sicher: Wenn man einen Fall hat, bei dem diese ganze Problematik entscheidungserheblich ist, dann wird spätestens der BGH auf die Linie des EPA umschwenken.

O.k. mal angenommen, wir hätten Einspruch gegen ein deutsches "Teilpatent" eingelegt. Dieses sei aus einer Teilanmeldung hervorgegangen, welche nur einen Teil der Offenbarung der Stammanmeldung aufwies. Im Einspruchsverfahren hätte der Patentinhaber dann Merkmale, die nur in der Stammanmeldung, nicht aber in der Teilanmeldung enthalten waren, wieder in das Teilpatent aufgenommen, und dieses sei dann so erteilt bzw. aufrechterhalten worden.

Gemäß aktuell geltender deutscher Rechtsauffassung war dies anscheinend möglich und korrekt.

In einem europäischen Einspruchsverfahren wäre das Patent jedoch widerrufen worden, da es gegenüber seinen eigenen Anmeldungsunterlagen erweitert wurde (EPÜ Art. 138(1) c) Alternative 2).

Wir wollen nun argumentieren wie auch von Dir oben zusammengefasst:

PatG §21 (1) Nr. 4 [1. Alternative] stellt [...] klar:
"Das Patent wird widerrufen, wenn es gegenüber sich selbst unzulässig erweitert ist.

Diese Argumentation geht im Moment natürlich entgegen der gesamten deutschen Rechtsprechung und Literatur, welche ja die als seltsam zu bezeichnende Auffassung vertritt, dass ein Teilpatent gar kein "Patent" im Sinne von § 21 (1) PatG ist (denn sonst gälte ja Vorstehendes), sondern dass für ein Teilpatent speziell und nur folgendes gilt:

PatG §21 (1) Nr. 4 Alternative 2 (2. Halbs.):
"Das Teilpatent wird (nur) widerrufen, wenn es gegenüber seiner Stammanmeldung unzulässig erweitert ist;

Erfolgsaussichten...?

Grüße
Marc

 

[Asdevi]

Zunächst mal: Auch ich halte die Interpretation des EPA für die gelungenere.

Wenn man das so handhabt wie das BPatG es zu tun scheint, dann würde eine Teilanmeldung immer alle Gegenstände, die mal in der Stammanmeldung offenbart waren, in der Teilanmeldung selbst aber nicht erwähnt werden, sozusagen "verdeckt" mitführen. Rechtssicherheit für Dritte sieht anders aus.

Allerdings.

Ein weiteres Problem entsteht bei der Kette von Teilanmeldungen. Wenn jede Teilanmeldung immer (zumindest implizit) den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung ausschöpfen können darf, was passiert dann mit irgendwo auf dem Weg von Generation zu Generation liegen gelassenen Merkmalen? Die GBK positioniert sich hier klar: Was man einmal liegen gelassen hat, egal bei welchem "Generationensprung", ist für diesen Generationenzweig ein für allemal weg. Das ist meines Erachtens der einzig sinnvolle Weg, wenn man bedenkt, dass die Öffentlichkeit ja auch irgendwann mal wissen muss, was nun eigentlich Sache ist. Würde man die deutsche Praxis weiterdenken, könnten längst liegen gelassene Merkmale bzw. Gegenstände irgendwann plötzlich wieder auftauchen. Das kann es nicht sein.

Ja, genau so ist es.

Daher bin ich mir sicher: Wenn man einen Fall hat, bei dem diese ganze Problematik entscheidungserheblich ist, dann wird spätestens der BGH auf die Linie des EPA umschwenken.

Das glaube ich nicht. So weit denken die nicht. Das BPatG jedenfalls schon mal gar nicht.

 

[Marc N. Zeichen]

Also zusammenfassend die Frage -- sind wir uns darüber einig, dass gemäß europäischer Rechtsprechung und Kommentarliteratur (sinnvollerweise) gilt:

--> Umfang der Teilanmeldung hat sofort finale Gestaltungswirkung
--> die Grenze zur unzulässigen Erweiterung ist bereits die Offenbarung der Teilanmeldung

... während im Gegenteil gemäß deutscher Rechtsprechung und Kommentarliteratur (unsinnigerweise) gilt:

--> Umfang weder der Teilanmeldung noch des Teilpatents hat finale Gestaltungswirkung
--> die Grenze der unzulässigen Erweiterung ist nur die Stammanmeldung

... weshalb dann:

nach deutschem Recht eine relativ zur Stammanmeldung zuerst eingeschränkte, und dann (im Rahmen der Stammanmeldung) wieder erweiterte Teilanmeldung jederzeit [selbst nach Erteilung] wieder geheilt werden kann -- bzw. gar nicht erst als unzulässig erweitert gilt?

Fazit: Es trifft also zu, dass ein deutsches Teilpatent im Einspruch oder im Nichtigkeitsverfahren derzeit nicht zu Fall gebracht werden kann, wenn es (nur) über den Umfang seiner eigenen Anmeldungsunterlagen hinausgeht -- sofern es nur im Offenbarungsumfang der Stammanmeldung bleibt?

Dann noch mal Fip's Fazit:

Daher bin ich mir sicher: Wenn man einen Fall hat, bei dem diese ganze Problematik entscheidungserheblich ist, dann wird spätestens der BGH auf die Linie des EPA umschwenken.

Ich sehe auch keinen vernünftigen Grund, der dagegen sprechen könnte, dass der BGH hier die EPA-Linie aufgreift.

Andere Meinungen?

Dann würde ich Fip noch um kurze Auskunft bitten, auf welche zitierte BPatG-Entscheidung Du Dich weiter oben bezogen hattest:

In der Tat steht dies ["Das Teilpatent wird widerrufen, wenn es gegenüber sich selbst unzulässig erweitert ist"] in der zitierten BPatG Entscheidung allerdings anders drin, als es vom EPA gehandhabt wird. Und in der BPatG Entscheidung wird auch von gefestigter Rechtsprechung gesprochen, ohne diese allerdings zu zitieren (was per so schon mal ein Schwachpunkt ist).

Danke vorab
Marc

 

[Fip]

Dann würde ich Fip noch um kurze Auskunft bitten, auf welche zitierte BPatG-Entscheidung Du Dich weiter oben bezogen hattest

Keine andere als die, die asdevi im vorherigen Beitrag vom 11.10.14, 01:19, genannt hatte (BPatG 4 Ni 83/08)

 

[Marc N. Zeichen]

OK danke Fip für den Hinweis auf die BPatG-Entscheidung.


Ansonsten, hat niemand mehr eine Meinung zum Thema?

Hier das ganze nochmal in kürzer:

Gemäß deutscher Rechtsprechung

Im Falle einer Teilanmeldung, d.h. bei einer aus einer ursprünglich umfassenderen Stammanmeldung ausgeschiedenen und getrennt weiter verfolgten Anmeldung ist auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Gesamtanmeldung abzustellen

und Kommentarliteratur

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents (ggf. in seiner verteidigten Fassung) mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. [...] Im Falle einer Teilanmeldung ist auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Gesamtanmeldung abzustellen

Für das nach Teilung der Anmeldung (§ 39) erteilte Patent stellt Abs 1 Nr 4 2. Halbs. klar, dass das erteilte Patent nicht mit dem Offenbarungsgehalt einer (strenggenommen gar nicht erforderlichen) 'Teilanmeldung', sondern mit dem der ursprünglichen Anmeldung zu vergleichen ist.

...gilt offenbar (unsinnigerweise):

--> Umfang weder der Teilanmeldung noch des Teilpatents hat finale Gestaltungswirkung
--> die Grenze einer jederzeit möglichen Erweiterung des Teilpatents ist nur die Stammanmeldung

Fazit: Es trifft also zu, dass ein deutsches Teilpatent im Einspruch oder im Nichtigkeitsverfahren derzeit nicht zu Fall gebracht werden kann, wenn es (nur) über den Umfang seiner eigenen Anmeldungsunterlagen hinausgeht -- sofern es nur im Offenbarungsumfang der Stammanmeldung bleibt.

Richtig?

 

[Marc N. Zeichen]

Hmm, also dann noch kürzer.

Folgendes trifft anscheinend zu:

• Ein Teilpatent, dessen Gegenstand über den Offenbarungsumfang seiner eigenen Anmeldungsunterlagen hinausgeht (jedoch innerhalb der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung bleibt), ist nach aktueller deutscher Rechtsauffassung¹ rechtsbeständig.

Verschärfte Variante:

• Ein Teilpatent, dessen Gegenstand über den Offenbarungsumfang seiner eigenen erteilten Fassung² hinausgeht (jedoch innerhalb der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung bleibt), ist nach aktueller deutscher Rechtsauffassung¹ rechtsbeständig.

Stimmt's?

Grüße
Marc
--
¹) dt. Rechtsauffassung s. ausführlicher im vorstehenden Beitrag
²) z.B. nach Einspruch oder Nichtigkeitsklage

 

[Asdevi]

Verschärfte Variante:

• Ein Teilpatent, dessen Gegenstand über den Offenbarungsumfang seiner eigenen erteilten Fassung² hinausgeht (jedoch innerhalb der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung bleibt), ist nach aktueller deutscher Rechtsauffassung¹ rechtsbeständig.

Das würde ich jetzt nicht sagen. Das Verbot der Schutzbereichserweiterung beruht ja auf § 22 (und nicht 21), der wiederum keinen Unterschied zwischen Teilanmeldungen und anderen Anmeldungen zulässt (bzw. den daraus hervorgehenden Patenten). Die Zäsurwirkung der Patenterteilung dürfte also auch in D für Patente aus Teilanmeldungen gelten.

 

[Marc N. Zeichen]

Das würde ich jetzt nicht sagen. Das Verbot der Schutzbereichserweiterung beruht ja auf § 22 (und nicht 21)

Ja -- und § 22 lautet:

Nichtigkeitsgründe:
Das Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt:

Widerrufsgrund Nr. 4 Alternative 2:
Das Teilpatent wird widerrufen, wenn der Gegenstand des Teilpatents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Letzterer Widerrufsgrund ist aber bei einem über seine eigene erteilte Fassung hinausgehenden Teilpatent, das im Rahmen der Stammanmeldung bleibt, nicht gegeben. Und ein solches Teilpatent muss ja nicht gleichzeitig auch unter einem erweiterten Schutzbereich gemäß § 22 (1) 2. Alternative leiden.

Von daher bleibt das gegenständlich über seine erteilte Fassung hinaus erweiterte Teilpatent (mit dem Segen von Busse und Benkart) rechtsbeständig.

 

[Asdevi]

Ja -- und § 22 lautet:Und ein solches Teilpatent muss ja nicht gleichzeitig auch unter einem erweiterten Schutzbereich gemäß § 22 (1) 2. Alternative leiden.

NAtürlich muss es das. Wenn, wie du angegeben hast, das Teilpatent "über den Offenbarungsumfang seiner eigenen erteilten Fassung² hinausgeht", dann ist natürlich sein Schutzbereich erweitert.

 

[Marc N. Zeichen]

Wenn, wie du angegeben hast, das Teilpatent "über den Offenbarungsumfang seiner eigenen erteilten Fassung hinausgeht", dann ist natürlich sein Schutzbereich erweitert.

Wieso denn? Das Patent kann ja gegenständlich erweitert worden sein, indem z.B. ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal einschränkend in den Patentanspruch aufgenommen wurde, beispielsweise um vermeintliche Neuheit oder Erfindungshöhe herzustellen. Dann ist der Gegenstand des Patents erweitert, der Schutzbereich aber nicht erweitert, sondern verkleinert.

Wenn diese beiden Fälle nicht zu unterscheiden wären, bräuchte § 22 ja auch nicht verwirrenderweise (sinngemäß) lauten:

Das Patent wird für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 erweitert wurde oder sein Schutzbereich erweitert wurde.

 

[Asdevi]

Wieso denn? Das Patent kann ja gegenständlich erweitert worden sein, indem z.B. ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal einschränkend in den Patentanspruch aufgenommen wurde, beispielsweise um vermeintliche Neuheit oder Erfindungshöhe herzustellen.

Ah ok. Ich habe das mit dem Schuzbereich verwechselt. Ja, konsequenterweise müsste das so sein. Da sieht man wieder, wie hirnrissig diese Rechtsprechung ist. Bin gespannt, ob der BGH das so entscheidet.

 

[Marc N. Zeichen]

OK danke nochmal fürs Mitdenken und für die Bestätigung hinsichtlich des Unterschieds zwischen Erweiterung von "Gegenstand" bzw. "Schutzbereich".

Sorry wenn ich das Ergebnis nochMAHL hinschreibe -- nur weil ich es immer noch kaum glauben kann, es nach der vorliegenden Analyse aber definitiv zuzutreffen scheint.

• Ein Teilpatent, dessen Gegenstand¹ über den Offenbarungsumfang seiner eigenen Anmeldungsunterlagen oder über seine eigene erteilte Fassung² hinausgeht (jedoch innerhalb der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung bleibt), ist nach aktueller deutscher Rechtsauffassung rechtsbeständig.

Gruß
Marc
-

¹) nicht: "dessen Schutzbereich"
²) z.B. nach Einspruch oder Nichtigkeitsklage

 

[Lysios]

nur weil ich es immer noch kaum glauben kann, es nach der vorliegenden Analyse aber definitiv zuzutreffen scheint.

Das ganze Thema wird im Kraßer (Patentrecht, 6. Auflage 2009) sehr schön und ausführlich dargestellt. Z.B. in § 25 A IX b:

"3. Im neueren Schrifttum hat sich Keukenschrijver dafür eingesetzt, die Teilung der Anmeldung rein verfahrensrechtlich als Aufspaltung des bisher einheitlichen Erteilungsverfahrens in mehrere selbständige zu verstehen. Nicht der Gegenstand der Anmeldung, sondern das Verfahren werde geteilt. Selbst eine „identische” Teilung sei nicht ausgeschlossen. Etwa fehlendes Rechtsschutzinteresse sei erst bei der Entscheidung über den Erteilungsantrag zu berücksichtigen.
...
Im Ergebnis erweist sich somit das von Keukenschrijver (s. oben 3) empfohlene rein verfahrensrechtliche Verständnis der Teilung als richtig."

Sowie in § 25 A IX c:

"2. Die Teilung bedeutet keine Neuanmeldung, sondern zielt darauf ab, daß der durch die ursprüngliche Anmeldung begründete Erteilungsanspruch in zwei oder mehr selbständigen Verfahren weiterbehandelt wird, die das bisherige Verfahren fortsetzen. Die Teilungserklärung hat insofern, als sie ein gesondertes Verfahren anhängig macht, die Wirkung einer Anmeldung; das Gesetz spricht in diesem Sinne von der abgetrennten Anmeldung. Doch ist diese aus der ursprünglichen Anmeldung abgeleitet. Die materiellen Anmeldungswirkungen bestimmen sich weiterhin nach dieser.
...
10. Da die Teilungserklärung nach der neueren Rechtsprechung keinen verbindlichen Inhalt hat, sondern nur den Bezug zur ursprünglichen Anmeldung herstellt, sollte überlegt werden, ob nicht das Gesetz dahin zu ändern ist, dass es keiner Teilungserklärung bedarf, sondern – wie in Art. 76, R 36 EPÜ – das Einreichen einer Teilanmeldung genügt."

 

[Marc N. Zeichen]

OMG -- erst will Keukenschrijver die Teilerklärung zugunsten der Teilanmeldung abschaffen:

10. Da die Teilungserklärung nach der neueren Rechtsprechung keinen verbindlichen Inhalt hat, sondern nur den Bezug zur ursprünglichen Anmeldung herstellt, sollte überlegt werden, ob nicht das Gesetz dahin zu ändern ist, dass es keiner Teilungserklärung bedarf, sondern – wie in Art. 76, R 36 EPÜ – das Einreichen einer Teilanmeldung genügt."

... und etwas später will er dann die Teilanmeldung zugunsten der Teilerklärung abschaffen:

"Für das nach Teilung der Anmeldung (§ 39) erteilte Patent stellt Abs 1 Nr 4 2. Halbs. klar, dass das erteilte Patent nicht mit dem Offenbarungsgehalt einer (strenggenommen gar nicht erforderlichen) 'Teilanmeldung', sondern mit dem der ursprünglichen Anmeldung zu vergleichen ist."

... In jedem Fall jedoch will er anscheinend auf einem Verständnis der Teilanmeldung beharren, die der europäischen Auffassung diametral entgegensteht:

Das EPA macht es im Einspruchsverfahren anders und sägt dir das Patent gnadenlos ab [wenn es gegenüber seiner eigenen Anmeldungsfassung erweitert wurde]. Das ist ganz klare BoA-Rechtsprechung, und beruht auf G4/98 (glaube ich), wonach Teilanmeldungen ganz normale Anmeldungen sind und daher alle Erfordernisse einer Anmeldung erfüllen müssen.

 

[Fip]

Ich finde ja den Beitrag im Kraßer, den Lysios oben zitiert hat, echt bescheuert (sorry, muss mal gesagt werden).

Zunächst einmal ertappe ich mich mal wieder dabei, überrascht zu sein, dass sich jemand hinstellt, und proklamiert, dass die eine von mehreren möglichen Auffassungen die richtige sei (und die andere damit falsch). In diesem Zusammenhang ist die Auffassung nichts weiter als eine Meinung, und welche hier richtig ist und welche nicht, entscheidet der Richter und nicht der Kommentarautor, wobei selbst die Richter ja immer mal wieder zur Erkenntnis gelangen, dass früher vertretene Auffassungen vielleicht doch nicht so richtig waren und diese dann aufgeben. Ich denke da z.B. an die in einigen BGH Entscheidungen in Bezug auf frühere Rechtsprechung zu findende Formulierung "Aufgabe von ..."

Ich kann solche Aussagen in Kommentaren nicht ausstehen, aber das ist die einzig richtige Meinung von mir.

Dann wird immer ein Aspekt vergessen, den ich wichtig finde: Die Veröffentlichung der Anmeldung, auch die der Teilanmeldung. Diese hat unter anderem die Aufgabe, der Öffentlichkeit zu signalisieren, was ggf. zukünftig Gegenstand des Verbietungsrechts sein kann. Es kann schlicht nicht angehen, dass jemand mit einer bestimmten Anmeldung einen Schutzbereich für Etwas erzielen kann, das für die Öffentlichkeit in dieser Anmeldung nicht erkennbar ist, Offenbarung in der Stammanmeldung hin oder her.

Akademische Frage am Rande: Was ist eigentlich, wenn ich eine Stammanmeldung vor deren Veröffentlichung teile und dann umgehend zurücknehme? Wird die dann trotzdem veröffentlicht, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, was eigentlich "versteckter" Gegenstand der später veröffentlichten Teilanmeldung ist? Das eine Akteneinsicht in die Teilanmeldung möglich und damit die Stammanmeldung einsehbar ist, ist klar. Aber das ist wohl kaum mit der Funktion und Wirkung einer amtlichen Offenlegungsschrift zu vergleichen.

Dann steht im Kraßer, dass überlegt werde, dass es keiner Teilungserklärung bedürfe, sondern das Einreichen einer Teilanmeldung genügen zu lassen. "Genüge" steht da, als wären die Vorschriften des EPA lascher. Das Gegenteil ist doch der Fall und ich muss beim EPA schließlich auch erklären, dass die Anmeldung eine Teilanmeldung ist. Es müsste im Kraßer viel mehr heißen, dass überlegt werde, eine bloße Teilungserklärung nicht mehr ausreichen zu lassen, sondern zu verlangen, dass diese nur zusammen mit einer Inhalt der Teilanmeldung definierenden Anmeldeunterlagen abgegeben werden kann.

So sieht's aus! Amen.

 

[Marc N. Zeichen]

Dann steht im Kraßer, dass überlegt werde, dass es keiner Teilungserklärung bedürfe, sondern das Einreichen einer Teilanmeldung genügen zu lassen. "Genüge" steht da, als wären die Vorschriften des EPA lascher. Das Gegenteil ist doch der Fall und ich muss beim EPA schließlich auch erklären, dass die Anmeldung eine Teilanmeldung ist. Es müsste im Kraßer viel mehr heißen, dass überlegt werde, eine bloße Teilungserklärung nicht mehr ausreichen zu lassen, sondern zu verlangen, dass diese nur zusammen mit einer Inhalt der Teilanmeldung definierenden Anmeldeunterlagen abgegeben werden kann.

So sieht's aus! Amen.

Amen! .

 

[grond]

Ich finde den Gedanken "Teilung des Verfahrens, nicht des Anmeldungsgegenstandes" schon nachvollziehbar, habe aber auch Bedenken, ob das nun ursprünglich vom Gesetzgeber so gewollt war, und hinsichtlich der Rechtssicherheit Dritter. Die Teilanmeldung selbst würde (bzw. bliebe) auf das Niveau von im Prüfungsverfahren eingereichten geänderten Unterlagen herabgestuft, ihre Veröffentlichung wäre dann aber irreführend und sinnlos. Stattdessen müsste es wie bei regionalisierten internationalen Anmeldungen eine Veröffentlichung mit dem einzigen wesentlichen Inhalt "wurde bereits als DE... veröffentlicht" geben. Dann könnte man sich das Einreichen einer Teilanmeldung aber gleich ganz schenken und es nur noch auf die Teilungserklärung ankommen lassen.

 

[Marc N. Zeichen]

Hier nochmal kurz zur Teilungserklärung.

Diese beiden Aussagen von @Fip scheinen sich zu widersprechen:

Oct 11, 2014
Diese Entscheidung [BGH 30.09.2002 Sammelhefter I] stammt aus einer Zeit, in der man allein durch die Erklärung zu Protokoll im Einspruchsverfahren vor dem BPatG eine wirksame Teilungserklärung abgeben konnte. Man musste nur in der mündlichen Verhandlung sagen: "Hiermit erkläre ich die Teilung der Anmeldung" und schon hatte man eine wirksame Teilungserklärung, zu der man dann noch die Unterlagen einreichen und die Gebühren zahlen musste.

Oct 12, 2014
Zunächst muss man sich vor Augen führen, dass man in Deutschland erst einmal nur eine Teilungserklärung abgeben muss und dann drei Monate Zeit hat, die Anmeldeunterlagen für die Teilung nachzureichen. Man kann also eine Teilanmeldung durch einfache Erklärung "generieren", ohne hierfür überhaupt Anmeldeunterlagen vorlegen zu müssen. Es gibt dann eine schwebend wirksame Teilungserklärung, ohne dass der tatsächliche Inhalt der eigentlichen Anmeldung schon feststehen würde.

Was ist nun richtig? Genügt weiterhin eine Teilungserklärung, und alles andere kann später nachgereicht werden?

Busse schreibt 2016:

Formelle Erfordernisse
Teilungserklärung. Die Teilung erfordert die Abgabe einer entspr schriftlichen Erklärung durch den Anmelder gegenüber der zuständigen Stelle in einem anhängigen Anmeldeverfahren. Vor dem BPatG genügt Erklärung zum Sitzungsprotokoll.

 

[Hans35]

Der Begriff "Anmeldung" wird in zwei verschiedenen Bedeutungen im PatG verwendet, und man muss immer überprüfen, was gemeint ist. Zum einen ist eine Anmeldung der Antrag, ein Patent zu erhalten, der verbunden ist mit der Offenbarung eines technischen Sachverhalts beim Patentamt an einem bestimmten Tag. Zum anderen ist eine Anmeldung eine Akte (aus Papier oder jetzt elektronisch), wo zusammengehörige Schriftstücke gesammelt werden. Eine Anmeldung (iSv Offenbarung) hat immer das Anlegen einer Anmeldung (iSv Akte) zur Folge.

Durch eine Teilungserklärung wird eine neue Anmeldung (iSv Akte) generiert, in der die geteilte Anmeldung (iSv Offenbarung) zusätzlich zur Stammanmeldung weiter geführt wird, derart, dass aus dieser Anmeldung (iSv Offenbarung) zwei Patente entstehen können. Das ist jederzeit möglich (§ 39 PatG), und es ist sogar zwingend vorgeschrieben, wenn die gewünschten Patentansprüche nicht untereinander einheitlich sind, d.h. wenn in der ursprünglichen Anmeldung (iSv Offenbarung) zwei verschiedene Erfindungen einhalten sind, die beide patentiert werden sollen. Bei einer Teilung gibt es keine neue Anmeldung (iSv Offenbarung). Vielmehr wird nur eine neue Anmeldung (iSv Akte) angelegt. Der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, der dann diese beiden Erfindungen umfasst, kann nun in beiden Anmeldungen (iSv Akten) ausgeschöpft werden kann. Eine Teilanmeldung (iSv Akte) ist nicht geeignet, irgend einen technischen Sachverhalt zusätzlich zu offenbaren.

In der zusätzlich generierten Anmeldung (iSv Akte) muss es natürlich auch Unterlagen (Ansprüche, Beschreibung Zeichnung) geben, die dem Erteilungsbeschluss zu Grunde gelegt werden können. Der Anmelder hat drei Monate Zeit, diese einzureichen [§ 39 (3)]. Inhaltlich dürfen diese Unterlagen über die "ursprüngliche" Anmeldung (iSv Offenbarung) nicht hinausgehen (§ 38). Denn auf der Basis dieser Offenbarung soll ja mit dieser zweiten Anmeldung (iSv Akte) ("Teilungsanmeldung") ein zweites Patent erteilt werden. Das weitere Prüfungsverfahren unterscheidet sich in in den beiden Anmeldungen (iSv Akte) nicht; es ist egal, welche der beiden Erfindungen der Anmelder in welcher Anmeldung (iSv Akte) beanspruchen will.

Historisch:
Vor der Entscheidung "Sammelhefter" (2002) wurde die Teilung als Teilung des Offenbarungsgehalts verstanden, d.h. in § 39 (1) S. 1 ("Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit teilen.") wurde "Anmeldung" als "Offenbarung" und nicht als "Akte" verstanden. Das hat zu vielen Problemen und Missverständnissen geführt (zumal bei uneinheitlichen Anmeldungen), bis der BGH eine völlige Neuorientierung vorgenommen hat, im Übrigen ohne Mitwirkung des Gesetzgebers. Inzwischen ist aber wohl allseits akzeptiert, dass in DE die "materielle Teilung" durch die "formelle Teilung" abgelöst wurde.

 

[B_2020]

Danke @Hans35 für die Zusammenfassung.

Aus dem Verlauf dieses Threads meine ich nun jedoch zu entnehmen, dass nach der Kommentarmeinung (ggf. auch Meinung des BPatG), nach der Erteilung der Teilungsanmeldung (Teilpatent) bei der Betrachtung einer unzulässigen Erweiterung auf die Anmeldung (iSv Offenbarung) der Stammanmeldung abzustellen ist und nicht auf die Anmeldung (iSv Offenbarung) der Teilungsanmeldung. Ist dies korrekt?


Zum Verständnis folgender fiktiver Fall:

Stammanmeldung (Ansprüche gleich Beschreibung)
A1: A
A2[abhängig von A1]: A mit B
A3[1]: A mit C
A4[1]: A mit B und mit C
A5[2 oder 4]: wobei B B' ist
A6[3 oder 4]: wobei C C' ist
A7[4]: wobei B B' ist und C C' ist

B und C haben unterschiedliche technische Wirkungen, B' ist spezieller als B (und ergibt sich auch nicht implizit aus B), C' ist spezieller als C

Im Prüfungsverfahren hat der Prüfer dargelegt,
A1 sei wegen D1 nicht neu.
A2 nicht erfinderisch da B naheliegend (aus Fachwissen) sei,
A3 und A4 sei wegen C erfinderisch, und
A5 sei wegen B' erfinderisch (da B' nicht aus dem Fachwissen nahegelgt wird).
A6 und A7 seien ebenso erfinderisch.

Mandantin ist der Meinung, dass B auch erfinderisch ist (das Fachwissen gibt das Naheliegen nicht her), will aber zunächst den Spatz in der Hand, also ein Patent auf C.
Entsprechend will man C in der Stammanmeldung weiter verfolgen, B in einer Teilungsanmeldung.

Warum auch immer (würde man so in der Praxis wohl niemals machen) erklärt man die Teilung und reicht als Unterlage für §39(3) PatG nun Anmeldunterlagen ein, mit einer Beschreibung und Ansprüchen ohne den Gegenstand C (und C') und ohne B' (obgleich man ja aus dem gesamten Offenbarungsgehalt schöpfen dürfte).

Teilanmeldung also (Ansprüche gleich Beschreibung):
A1: A mit B
keine Offenbarung von C oder C' oder B'

Nun drei Varianten:
Variante 1: Im Laufe des Prüfungsverfahrens merkt man, dass der Prüfer hinsichtlich des Fachwissens recht hat bzw. man Ihn nicht überzeugen wird können. Eine Aufnahme von B' dürfte wegen §38 PatG aber nicht möglich sein, da B' weder in den Anmeldunterlagen der Teilungsanmeldung (iSv Offenbarung) vorhanden ist, noch sich B' implizit oder explizit aus der Offenbarung B ergibt. Ist dies soweit richtig?

Variante 2: zunächst wie Variante 1: Im Laufe des Prüfungsverfahrens merkt man, dass der Prüfer hinsichtlich des Fachwissens recht hat bzw. man Ihn nicht überzeugen wird können. Man nimmt jedoch nun auf, dass B B' ist. Die Zulässigkeit dieser Änderung wird nicht thematisiert. Ein Patent wird für A1: A mit B, wobei B B' ist erteilt.

Es folgt was folgen muss, ein Einspruch wird eingelegt.

• Das Patent sei unzulässig erweitertert worden.
  • Den Anmeldunterlagen der Teilungsanmeldung sei B' nicht zu entnehmen, B' ergibt sich auch nicht aus der Offenbarung aus B.
• Eine Änderung zu A mit B sei eine Schutzbereichserweiterung. Es komme zwar grundsätzlich eine "Disclaimer" (BGH Winkelmesseinrichtugn) Lösung in Frage, jedoch ist A mit B nicht erfinderisch ausgehend von D1 mit Fachwissen alternativ, D1 mit einer D2.
• Daher sei das Patent zu wiederrufen.

Wie genau verhält es sich nun mit der unzulässigen Erweiterung also §21(1) Nr 4 PatG.
Muss ich auf den Offenbarungsgehalt der Teilungsunterlagen abstellen oder auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung
Soweit ich den bisherigen Thread verstanden habe, geht die Kommentarmeinung davon aus, dass man wegen des Wortlauts von §21(1) Nr 4, zweite Alt. von dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung ausgehen muss, und daher in diesem Fall, keine unzulässige Erweiterung vorliegt, da in der Stammanmeldung ja explizit offenbart sei, dass B auch B' sein kann.
Wir hätten also zwei unterschiedliche Ergebnisse je nach Variante, allein deshalb, da zwischendurch erteilt wurde. Kommt hier also die bekannte Zäsurwirkung zum Tragen?


Variante 3: Im Laufe des Prüfungsverfahren gibt der Prüfer hinsichtlich der Argumentation A mit B auf, da er das Fachwissen bzw das Naheliegen aus dem belegten Fachwissen nicht genug belegen kann, daher einlenkt. Es wird ein Patent auf A mit B erteilt.
Ein Einspruch gegen dieses Teilpatent wird wirksam eingelegt mit dem Einspruchsgrund, dass A mit B ausgehend von D1 in Zusammenschau mit D2 naheliegend sei. D2 ist objektiv auch geeignet A mit B die eT zu nehmen.
Kann nun der Patentinhaber die Ansprüche auf A mit B, wobei B B' ist ändern? Hindert Ihn nun hier §38 PatG, da eine solche Änderung nicht zulässig ist. Oder ist es erlaubt, da eine solche Änderung kein Grund nach §21(1) Nr. 4 1. Alt darstellen kann und der Grund nach §21(1) Nr. 4 2. Alt nicht begründet ist?


Aus meiner EPA Brille sind die obigen Fragen klar klärbar und es ergibt sich keine Diskrepanz zwischen den Varianten.