Der vorliegende Beitrag fasst die von der Großen Beschwerdekammer getroffene Entscheidung G 1/24 vom 18. Juni 2025 vor dem Hintergrund der Vorlageentscheidung T 439/22 zusammen.
I. Fragestellung
Wie ist ein Patentanspruch bei der Beurteilung der Patentierbarkeit auszulegen? Gemäß dem „Ansatz des Vorranges der Ansprüche“ anhand seines Wortlauts allein und nur in Ausnahmefällen von Unklarheiten anhand der Beschreibung und der Zeichnungen oder stets unter Heranziehung der Offenbarung in der Beschreibung und den Zeichnungen? Diese Frage wurde vor dem Europäischen Patentamt über Jahre hinweg uneinheitlich beantwortet. Während einige Beschwerdekammern die Beschreibung und Zeichnungen zumindest dann zur Anspruchsauslegung heranzogen, wenn der Anspruch Unklarheiten aufwarf, verweigerten andere Kammern dies auch dann, wenn die Beschreibung erkennbar Aufschluss über die tatsächlich beanspruchte Lehre gegeben hätte. Mit der Entscheidung G 1/24 hat die Große Beschwerdekammer nun für Klarheit gesorgt – mit Konsequenzen für die Prüfungs- und Einspruchspraxis.
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II. Die Vorlageentscheidung T 439/22
Die Vorlageentscheidung entstammt einem Einspruchsbeschwerdeverfahren betreffend ein Patent für ein aerosolerzeugendes Produkt. Im Zentrum stand der Begriff „gathered sheet“ (zu Deutsch etwa: zusammengefaltetes bzw. gerafftes Blatt). Je nachdem, ob dieser Begriff eng, nach seinem auf dem vorliegenden technischen Fachgebiet üblichen Verständnis, oder weit, im Lichte einer in der Beschreibung enthaltenen Definition, ausgelegt wurde, ergab sich ein unterschiedliches Ergebnis bei der Neuheitsprüfung gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik. So war der Gegenstand des Anspruchs 1 in seiner engen Auslegung neu, in seiner breiten Auslegung jedoch nicht. Die zuständige Beschwerdekammer sah sich dadurch vor eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gestellt und legte der Großen Beschwerdekammer mit der Zwischenentscheidung vom 24. Juni 2024 die drei nachfolgenden Rechtsfragen vor.
III. Die Vorlagefragen
- Sind Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ und Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ auch auf die Auslegung von Ansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach Art. 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?
- Dürfen die Beschreibung und Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit generell herangezogen werden oder nur, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält?
- Darf eine in der Beschreibung explizit gegebene Definition oder eine vergleichbare Information bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen?
IV. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer
Die Große Beschwerdekammer hat die ersten beiden Vorlagefragen beantwortet und dabei einen klaren Kurs eingeschlagen. Sie stellte zunächst fest, dass weder Art. 69 EPÜ samt Protokoll noch Art. 84 EPÜ für sich genommen eine klare Rechtsgrundlage für die Anspruchsauslegung zur Beurteilung der Patentierbarkeit bieten (vgl. Rn. 5-9). Gleichwohl bekräftigte sie, dass in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zweifelsfrei geklärt sei, dass die Ansprüche den Ausgangspunkt und die Grundlage jeder Patentierbarkeitsprüfung nach den Art. 52 bis 57 EPÜ bilden(vgl. Rn. 12, 13).
Weiterhin stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Beschreibung und etwaige Zeichnungen bei der Auslegung der Ansprüche stets heranzuziehen sind, nicht nur im Falle einer Unklarheit oder Mehrdeutigkeit (vgl. Rn. 12). Dabei hält es die Große Beschwerdekammer für äußerst bedenklich, dass das EPA bislang eine konträre Praxis zu jener zuließ, die die in der Folge mit seinen Patenten befassten nationalen Gerichte der Vertragsstaaten und das Einheitliche Patentgericht (EPG) anwenden (vgl. Rn. 16). Ferner sei diese Feststellung logischer Natur, da die Erkenntnis, dass der Wortlaut eines Anspruches klar und eindeutig ist, selbst ein Akt der Auslegung und nicht eine Vorstufe eines solchen auslegenden Akts ist (vgl. Rn. 17). Eine von der Beschreibung losgelöste, rein wortlautorientierte Auslegung ist damit im Prüfungs- und Einspruchsverfahren nicht mehr zulässig.
Zusammenfassend beantwortete die Große Beschwerdekammer die Vorlagefragen 1. und 2. dahingehend, dass die Ansprüche den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Art. 52 bis 57 EPÜ bilden. Bei ihrer Auslegung sind die Beschreibung und eventuelle Zeichnungen zur Beurteilung der Patentierbarkeit stets heranzuziehen, nicht nur, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält.
Eine gesonderte Beantwortung der 3. Vorlagefrage hielt die Große Beschwerdekammer nicht für erforderlich, weil sie sich aus den Antworten zu den Vorlagefragen 1. und 2. ergebe.
Bemerkenswert ist der Hinweis der Großen Beschwerdekammer in Rn. 20, dass, wenn ein Anspruchsmerkmal trotz Auslegung unklar bleibt, diese Unklarheit in jedem Fall durch eine Änderung zu beseitigen ist – ein Hinweis, der die Bedeutung einer sorgfältigen Anspruchsformulierung unterstreicht.
V. Praktische Konsequenzen & Fazit
Die Entscheidung ist nicht frei von Spannungen. Sie steht in einem gewissen Widerspruch zu Art. 84 EPÜ, wonach die Ansprüche den Gegenstand deutlich und knapp anzugeben haben, für den Schutz begehrt wird – sie sollten somit für sich genommen verständlich sein. Werden die Beschreibung und die Zeichnungen nun zwingend zur Auslegung herangezogen, könnte dies in der Praxis zu einer höheren Arbeitsbelastung für Prüfungs- und Einspruchsabteilungen führen, da diese nun in jedem Fall die gesamte Beschreibung durchsehen und bei ihren Erwägungen eventuelle Definitionen berücksichtigen müssen.
Ferner ergeben sich aus G 1/24 für die Anmelde- und Einspruchspraxis mehrere konkrete Konsequenzen. Wer einem Begriff im Anspruch eine vom allgemeinen Verständnis abweichende Bedeutung geben will, sollte dies durch eine klare Definition in der Beschreibung tun. Dabei müssen Begrifflichkeiten in der Beschreibung und den Ansprüchen stets übereinstimmen, da widersprüchliche oder mehrdeutige Formulierungen sich nun unmittelbar auf die Auslegung der Ansprüche auswirken. Zugleich zeigt der Ausgangsfall, dass Definitionen in der Beschreibung ein zweischneidiges Schwert sind: Sie können einen im Anspruch verwendeten Begriff nicht nur präzisieren, sondern diesen über sein fachübliches Verständnis hinaus erweitern und damit die Neuheit gefährden. Anmelder sollten Definitionen daher nicht beiläufig, sondern bewusst und mit Blick auf den bekannten Stand der Technik formulieren. Für Einsprechende folgt daraus umgekehrt, dass sie die Beschreibung des angegriffenen Patents gezielt nach erweiternden Definitionen durchsuchen sollten, da diese gegebenenfalls neue Angriffspunkte eröffnen.
Insgesamt hat die Große Beschwerdekammer mit G 1/24 die Anspruchsauslegung vor dem EPA an die Praxis der nationalen Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts angeglichen. Die Beschreibung ist nicht länger bloßes Beiwerk der Ansprüche, sondern bestimmt deren Gegenstand in jedem Fall mit.
