Teil 10: Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung und Verallgemeinerung
Ansprüche können im Patenterteilungsverfahren durch die Aufnahme von Merkmalen zum Stand der Technik abgegrenzt werden. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, eine erste beim Patentamt eingereichte Anspruchsformulierung durch das Entfernen von Merkmalen zu verallgemeinern und damit das Schutzbegehren zu erweitern.
Alle Artikel zur Artikelserie „Patentansprüche“:
Teil 1: Anspruchsarten und -kategorien / Struktur eines Anspruchssatzes
Teil 2: Durchsetzbarkeit und Stütze in der Beschreibung
Teil 3: Technische vs. nichttechnische Merkmale
Teil 4: Rechtsnormcharakter von Patentansprüchen und Einheitlichkeit der Auslegung
Teil 5: Auslegung und Subsumtion
Teil 6: Patentrechtlicher Fachmann
Teil 7: Wortlautgemäße und systematische Auslegung
Teil 8: Teleologische und funktionsorientierte Auslegung
Teil 9: Unzulässige Erweiterung und Schutzbereichserweiterung
1. Wesentliche Merkmale
Im Hauptanspruch sind die erfindungswesentlichen Merkmale zu beschreiben.[1] Wird in der Anmeldung ein Merkmal als erfindungswesentlich bezeichnet oder erscheint dem Fachmann beispielsweise dadurch ein Merkmal als wesentlich, weil in den Ausführungsformen der Beschreibung das Merkmal stets enthalten ist, ist das entsprechende Merkmal in die unabhängigen Ansprüche aufzunehmen.[2]
2. Beschreibende Merkmale
Rein beschreibende Merkmale leisten keinen Beitrag zur erfinderischen Leistung. Sie können daher aus den Ansprüchen entfernt werden, wodurch sich vorteilhafterweise die Prägnanz der Ansprüche erhöht.
In Ansprüchen werden erläuternde Beispiele oft durch Worte wie „insbesondere“, „vorzugsweise“ oder „beispielsweise“ eingefügt.[3] Derartige Formulierungen können durch die Aufnahme der Beispiele in die Beschreibung, beispielsweise in den einführenden Teil zur Stütze des Anspruchs, aufgenommen werden. Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Beispiele nicht zur Auslegung des Anspruchs genutzt werden, da die Beschreibung zwingend zur Auslegung zu berücksichtigen ist.[4]
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3. Irrelevante Merkmale
Insbesondere die unabhängigen Ansprüche sollten nach der ersten Anspruchsformulierung vor der Einreichung der Anmeldeunterlagen beim Patentamt kritisch auf irrelevante Merkmale geprüft werden. In den unabhängigen Ansprüchen sind nur die wesentlichen Merkmale aufzunehmen.[5] Irrelevante Merkmale können zu einer unnötigen Einschränkung des Schutzbereichs führen und damit Umgehungslösungen ermöglichen.
4. Nichttechnische Merkmale
Nichttechnische Merkmale leisten keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit und sind daher unbeachtlich.[6] Werden durch nichttechnische Merkmale nichttechnische Aufgaben gelöst, sind diese aus der Beurteilung der Patentwürdigkeit auszuschließen.[7]
Das gilt nicht, wenn die nichttechnischen Merkmale in einem strukturellen und funktionellen Zusammenhang mit technischen Merkmalen stehen. Ein Beispiel ist eine Software, die ein optimales Schnittmuster errechnet und diese Daten an eine Schneidmaschine übermittelt. Die Software zur Berechnung wäre grundsätzlich nichttechnisch, allerdings steht sie in einem direkten Zusammenhang mit dem technischen Merkmal der Schneidmaschine, sodass die Software zusammen mit der Schneidmaschine bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist.[8]
5. Kategoriefremde Merkmale
Es ist grundsätzlich zulässig, Verfahrensschritte in gegenständliche Ansprüche bzw. gegenständliche Merkmale in Verfahrensansprüche aufzunehmen.[9] Ein Beispiel hierfür ist ein Product-by-process-Anspruch.
6. Verallgemeinerung
Das Erteilungsverfahren dient dazu, dass der Anmelder den größtmöglichen Schutzumfang vor dem Hintergrund des Stands der Technik erlangt. Es ist zulässig, dass eine erste Anspruchsformulierung durch Entfernen von Merkmalen verallgemeinert wird. Allerdings muss sich der neue Anspruch für den Fachmann aus den ursprünglich offenbarten Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig ergeben.
Das Weglassen von Merkmalen, die in der Anmeldung als erfindungswesentlich bezeichnet sind, wird jedoch im Erteilungsverfahren vor dem Patentamt schwierig zu begründen sein. Es ist daher mit der Bezeichnung der „Erfindungswesentlichkeit“ und ähnlichen Begriffen in der Anmeldung mit Bedacht umzugehen.
[1] §9 Absatz 4 Patentverordnung.
[2] EPA T 0805/93, 20.2.1997, https://www.epo.org/de/node/693412, abgerufen am 19.8.2025; EPA T 0133/85, 25.8.1987, https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t850133dp1, abgerufen am 19.8.2025; EPA T 0622/90, 13.11.1991, https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t900622du1, abgerufen am 19.8.2025.
[3] Werner, „Insbesondere“ im Patentanspruch, insb. Hauptanspruch, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1978, S. 226-230; Oettinger, „Insbesondere“ im Patenanspruch, hier: in der Rückbeziehung, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1979, S. 51-52; BGH BIPMZ 1954, 24 – Mehrfachschelle.
[4] §14 Satz 2 Patentgesetz.
[5] §9 Absatz 4 Patentverordnung.
[6] EPA, https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2024/g_vii_5_4.html, abgerufen am 19.8.2025
[7] EPA T 641/00, EPA G 1/19 (Comvik-Ansatz), https://www.epo.org/de/legal/case-law/2022/clr_i_d_9_2_1.html, abgerufen am 19.8.2025.
[8] Nach §1 Absatz 3 Ziffer 3 i.V.m. Absatz 4 Patentgesetz erfüllt nur „Software als solche“ das Ausschlusskriterium.
[9] BGH, 11.7.1985, X ZB 26/84, GRUR 86, 163 – Borhaltige Stähle.
