Teil 9: Unzulässige Erweiterung und Schutzbereichserweiterung
Eine unzulässige Erweiterung und eine Schutzbereichserweiterung stellen Änderungen der Patentanmeldung bzw. des Patents dar, die zu einem Widerruf des Schutzrechts führen können.
Alle Artikel zur Artikelserie „Patentansprüche“:
Teil 1: Anspruchsarten und -kategorien / Struktur eines Anspruchssatzes
Teil 2: Durchsetzbarkeit und Stütze in der Beschreibung
Teil 3: Technische vs. nichttechnische Merkmale
Teil 4: Rechtsnormcharakter von Patentansprüchen und Einheitlichkeit der Auslegung
Teil 5: Auslegung und Subsumtion
Teil 6: Patentrechtlicher Fachmann
Teil 7: Wortlautgemäße und systematische Auslegung
Teil 8: Teleologische und funktionsorientierte Auslegung
Teil 9: Unzulässige Erweiterung und Schutzbereichserweiterung
1. Unzulässige Erweiterung
Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn eine Änderung nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen offenbart ist. Wurde beispielsweise in den Anmeldeunterlagen ausschließlich ein Stahlbolzen beschrieben, stellt ein Bolzen aus Metall eine unzulässige Erweiterung dar.
Aus Änderungen, die eine unzulässige Erweiterung darstellen, können keine Rechte abgeleitet werden.[1] Eine unzulässige Erweiterung kann in einem Einspruchs- oder einem Nichtigkeitsverfahren angegriffen werden.[2]
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2. Zwischenverallgemeinerung
Eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung liegt vor, wenn ein einzelnes Merkmal aus einer Merkmalskombination entnommen und in einen Anspruch aufgenommen wird, falls das einzelne Merkmal in einem strukturellen und funktionellen Zusammenhang in der Merkmalskombination steht.[3] In diesem Fall ist das Merkmal nicht als separates Merkmal offenbart und ein Herauspicken aus der Merkmalskombination stellt eine unzulässige Erweiterung dar.
Wird jedoch ein Merkmal beschrieben, das zwar in einer Merkmalskombination einen erfinderischen Effekt befördert, das aber zusätzlich separat beschrieben ist, und kann den Anmeldeunterlagen entnommen werden, dass dieses Merkmal auch einzeln verwendet wird, kann dieses Merkmal zur Abgrenzung zum Stand der Technik in einen Anspruch aufgenommen werden. Allerdings muss sich für den Fachmann der neu entstandene Anspruch aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig ergeben.[4]
3. Schutzbereichserweiterung
Eine Schutzbereichserweiterung ist unzulässig, da die Öffentlichkeit darauf vertrauen können muss, dass eine Ausführungsform, die von einem einmal erteilten Patent nicht beansprucht wird, nicht plötzlich doch durch dieses Patent verboten werden kann. Die Unzulässigkeit einer Schutzbereichserweiterung dient dem Grundsatz des Vertrauensschutzes der Öffentlichkeit.[5]
Eine Schutzbereichserweiterung kann in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bzw. einem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA zum Widerruf des Patents führen.[6]
4. Unentrinnbare Falle
Eine unentrinnbare Falle im europäischen Verfahren liegt vor, wenn eine Schutzbereichserweiterung nur durch eine unzulässige Erweiterung beseitigt werden kann. Eine Schutzbereichserweiterung ist nach Artikel 123 Absatz 3 EPÜ nicht zulässig. Eine unzulässige Erweiterung nach Artikel 123 Absatz 2 EPÜ kann ebenfalls nicht toleriert werden. Die beiden Rechtsnormen des Artikels 123 Absatz 2 und Absatz 3 EPÜ sind unabhängig voneinander und müssen beide erfüllt werden.
Eine unentrinnbare Falle ergibt sich insbesondere durch eine „beschränkende Erweiterung“, bei der in einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal beschrieben ist, das in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht enthalten war. Nach Artikel 123 Absatz 2 EPÜ muss dieses Merkmal aus dem Anspruch entfernt werden. Andererseits würde das Entfernen des Merkmals zu einem größeren Schutzumfang des Anspruchs führen und damit Artikel 123 Absatz 3 EPÜ verletzen. Kann in der Patentschrift kein ursprünglich offenbartes Merkmal gefunden werden, das das unzulässige Merkmal ersetzen kann, sodass der Schutzumfang nicht vergrößert oder verändert wird, so ist das Patent zu widerrufen.[7]
Im deutschen Verfahren kann eine unentrinnbare Falle eventuell durch die Disclaimer-Lösung vermieden werden, indem eine Erläuterung aufgenommen wird, dass durch das unzulässig erweiterte Merkmal keine Rechte hergeleitet werden.[8]
[1] §38 Satz 2 Patentgesetz.
[2] §21 Absatz 1 Ziffer 4 Patentgesetz bzw. Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
[3] EPA, https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2024/h_v_3_2_1.html, abgerufen am 18.8.2025.
[4] BGH, 25.11.2014 – X ZR 119/09 – Schleifprodukt; BGH, 11.2.2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal; BGH 11.9.2001 – X ZB 18/00 – Drehmomentübertragungseinrichtung.
[5] BGH, 9.9.2010 – Xa ZR 14/10 – Windenergiekonverter.
[6] §22 Absatz 1 2. Alternative Patentgesetz bzw. Artikel 123 Absatz 3 EPÜ.
[7] EPA G 01/93, 2.2.1994, Abl. 1994, 541, https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/g930001dp1, abgerufen am 19.8.2025.
[8] BPatG, 2.8.2004 – 19 W (pat) 707/03; BPatG, 28.6.1988 – 12 W (pat) 6/88 – Flanschverbindung; BPatG 4.3.2004 – 17 W (pat) 314/02; BPatG, 17.8.2005, 20 W (pat) 307/05 – Semantischer Disclaimer.
