ArbnErfG Pflicht zur Erfindungsvergütung auch ohne Erfindungsmeldung?

[Marc N. Zeichen]

Hallo zusammen,

angenommen, eine neue Produktentwicklung wird zum Patent angemeldet.

Die Patentanmeldung basiert auf Informationen, die aus dem Firmennetzwerk, aus dem CAD-System und aus Besprechungen mit den Entwicklern stammen.

Es liegt keine Erfindungsmeldung und dementsprechend auch keine Inanspruchnahme vor. Wird der Arbeitgeber vergütungspflichtig?

 

[PriorArtDefense]

Was steht denn im Bartenbach und im Boemke/Kursawe zur umstrittenen Entscheidung BGH GRUR 2006, 754 - "Haftetikett"?

 

[B_2020]

Ich denke auch, dass dieser Fall ganz gut zu Haftetikett passt. Ob man den darin aufgeführten Schlussfolgerungen nun folgen mag oder nicht, wird man den geschilderten Fall im Ansatz derart lösen müssen, soweit man nicht neue Rspr generieren will.

Die Aussage "Es liegt keine Erfindungsmeldung und dementsprechend auch keine Inanspruchnahme vor. " dürfte daher bei einer eingereichten Patentanmeldung also so nicht anzunehmen sein, zumindest wenn seit der Einreichung 4 Monate vergangen sind und nach 2009 eingereicht wurde.

Schwierig wird sicherlich die Zurechnunung der "Erfindung" einem oder mehrere Erfindern, aber das ist dann Tatsachenentscheidung.... und hat wohl in der abstrakten Betrachtung hier im Forum nichts zu suchen.

 

[Marc N. Zeichen]

Besten Dank, ich werde mich mit BGH Haftetikett und mit der Literatur dazu befassen.

Noch eine grundsätzliche Frage zur Vergütungspflicht: diese besteht doch nur für den vom Patentanspruch geschützten Gegenstand?

Z.B. angenommen, ein Produkt X sei in der Patentanmeldung P zwar offenbart, falle aber nicht unter den Schutzbereich der Patentansprüche.

Dann kann auch keine Vergütungspflicht entstehen, unabhängig davon, welche Umsätze etwa mit dem nicht geschützten Produkt gemacht werden?

 

[B_2020]

Ein wenig zu stark verkürzt ist der AN-Erfinder an den Erträgen zu beteiligen, die das Monopol bringt.
Der Vergütungsanspruch dem Grunde nach entsteht jedoch schon vor der Erteilung (§9(1) ArbEG). Nach Inansrpuchnahme und Verwertung aber vor Erteilung kann man jedoch einen Abschlag vereinbaren oder festsetzten, der jedoch mit Erteilung fällig wird. Eine Rückzahlung der bisherigen Vergütung bei Nicht-Erteilung ist nicht vorgesehen, da ein Anschein einer Monopolstellung ja vorlag.

Ich kann mir jedoch in einem ordentlichen Fall die geschilderte Situation nicht Vorstellen.
AN hat eine Erfindung X (Schuh) gemacht und dem AG gemeldet. Der AG hat diese in Anspruch genommen und ein Patent angemeldet PA P.
Deine Schilderung des Sachverhaltes deutet jetzt daraufhin, dass P nicht mehr einen Schuh betrifft sondern einen Verbrennermotor oder wie muss ich mir das vorstellen.
Denn wenn das Patent immer noch einen Schuh betrifft, nun aber zusätzlich mit weiteren Merkmalen, die nicht vom Erfinder kommen, steht das m.E. dem Vergütungsanspruch dem Grunde nach nicht entgegen.

 

[Marc N. Zeichen]

O.k. besten Dank.

Der Sachverhalt sei ungefähr so:
Ein vom Erfinder A erfundener Verbrennungsmotor sei angemeldet worden. In Beschreibung und Zeichnungen ist zusätzlich ein vom Mitarbeiter B beigesteuerter, bekannter Elektromotor als Alternative offenbart.

Die Patentansprüche betreffen den Verbrennungsmotor. Dementsprechend hätte Mitarbeiter B keinen Anspruch auf Erfindungsvergütung.

Was mich wundert, ist dass ich trotz einiger Recherche hierzu eigentlich nur eine Entscheidung Arb.Erf. 45/12 der Schiedsstelle fand, in der das DPMA (sinngemäß) schreibt:

Die von der Patentinhaberin verkauften Produkte fallen nicht unter den Schutzumfang des Patentanspruchs 1. Weil die Patentinhaberin somit die Diensterfindung, die Gegenstand der Patentschrift DE'X ist, nicht benutzt hat, hat der Diensterfinder keinen Anspruch auf Erfindungsvergütung.

Davon ausgehend würde ich schließen, dass Erfindungsvergütung nur für Umsätze mit Produkten zu bezahlen ist, welche unter den Patentanspruch fallen, und nicht für solche Produkte, die etwa nur in Beschreibung und/oder Figuren vorkommen.

 

[silvio_h]

aus der Praxis: richtig, kann man legitim so auseinander nehmen

Dann kommt es darauf an, ob man als Unternehmen seine Erfinder (und Patentabteilung) halten möchte oder nicht.

Es kann sehr viele Ressourcen verschlingen, bei jeder Vergütung zunächst den erteilten Schutzbereich - evtl. für verschiedene Länder - genau mit den verkauften Produkten, welche sich evtl. über eine gewisse Zeit ja auch in Details geändert haben können, abzugleichen und zu schauen, wo man Umsätze aus der Vergütungsrechnung herausnehmen kann, da faktisch nicht vom Patent geschützt.

Noch mehr "Betriebsklima" verbessende Maßnahmen können sein, genau nachzuprüfen, welcher Miterfinder welchen inhaltlichen Beitrag geleistet hat und nur den Erfinder zu vergüten, dessen Beitrag sich in einem unabhängigen Anspruch wiederfindet, wie in deinem Motor-Beispiel. Ich habe es praktisch noch nicht erlebt, dass sich inhaltliche Bereiche so in verschiedene Erfinder trennen ließen, aber ich habe ja auch noch ein paar Jahrzehnte in der Arbeitswelt vor mir, vielleicht kommt das noch.

Da kann man schnell ein halbes Mannjahr investieren, um eine vielleicht fünfstellige Summe an Vergütung zu sparen.

Oder man macht es pragmatisch und wohlwollend.

 

[B_2020]

O.k. besten Dank.

Der Sachverhalt sei ungefähr so:
Ein vom Erfinder A erfundener Verbrennungsmotor sei angemeldet worden. In Beschreibung und Zeichnungen ist zusätzlich ein vom Mitarbeiter B beigesteuerter, bekannter Elektromotor als Alternative offenbart.

Die Patentansprüche betreffen den Verbrennungsmotor. Dementsprechend hätte Mitarbeiter B keinen Anspruch auf Erfindungsvergütung.

Ok, also die Anmeldung war von vornherein unheitlich und die in Anspruch genommene Erfindung des Elektromotors von B wurde im Grunde nicht weiter verfolgt, sondern aufgegeben (keine Teilanmeldung etc..).
Letzteres (Aufgabe) kann problematisch sein, Stichwort §16(1) ArbEG (wenn nicht schon abgekauft); weil Anspruch auf Schadensersatz möglich sein könnte, auch wenn die Durchsetzung dieses SE-Anspruchs nicht so einfach sein dürfte.

Was mich wundert, ist dass ich trotz einiger Recherche hierzu eigentlich nur eine Entscheidung Arb.Erf. 45/12 der Schiedsstelle fand, in der das DPMA (sinngemäß) schreibt:


Davon ausgehend würde ich schließen, dass Erfindungsvergütung nur für Umsätze mit Produkten zu bezahlen ist, welche unter den Patentanspruch fallen, und nicht für solche Produkte, die etwa nur in Beschreibung und/oder Figuren vorkommen.

Wundert mich nun nicht so sehr, da es für mich eher offensichtlich ist, wenn man bedenkt wofür die AN-Erfindervergütung ist (Stichwort Monopolstellung).
Der Einwand aus der Praxis von @silvio_h ist aber sicher auch relevant. Zum einen aus wirtschaftlicher Sicher (das alles nachzuhalten und zu beurteilen, kostet ja auch; lohnt es sich dann überhaupt, das so genau zu erfassen), aber auch aus personal-betrieblicher Sicht.

 

[Matthias75]

Das Arbeitnehmererfindergesetz zielt doch erstmal auf die Erfindung ab und nicht auf das erteilte Patent. Natürlich mit dem Zusatz, dass Erfindungen nur solche Erfindungen sind, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Das ist nicht ganz unwichtig. Laut Bartenbach (*) sehen sowohl der BGH wie auch das BvergG die Erfindungsmeldung als maßgeblich für die Erfindervergütung an, wenn "das erwirkte Schutzrecht den Gegenstand der Diensterfindung nicht ausschöpft."

Das heißt, wenn ursprünglich patentfähige Gegenstände in der Erfindungsmeldung beschrieben sind, diese aber keinen Eingang in die Erfindungsmeldung gefunden haben bzw. diese ohne sachliche Gründe im Prüfungsverfahren aus dem Schutzbereich herausgefallen sind, kann dafür dennoch ein Vergütungsanspruch bestehen.

Die Erfindungsmeldung scheidet laut Bartenbach nur dann als Grundlage aus, wenn der Erfinder einer nur teilweisen Anmeldung seiner Erfindung zugestimmt hat.

Daher wird in der Praxis das Erfindereinverständnis zu einer Patentanmeldung eingeholt, mit dem man sich vom Erfinder bestätigen lässt, dass er mit der Patentanmeldung einverstanden ist und seine Erfindung vollständig und korrekt in der Patentanmeldung wiedergegeben ist. Idealerweise holt man sich dann bei jeder Änderung im Prüfungsverfahren ebenfalls das Einverständnis des Erfinders ein.

Wen der Elektromotor also ordnungsgemäß in der Erfindungsmeldung genannt wurde und zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung auch patentfähig gewesen wäre, könnte also für diesen unter Umständen auch ein Vergütungsanspruch bestehen.

M.

(*) Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage 2017 - 1.2.6.3 Benutzung der Diensterfindung

 

[B_2020]

Das Arbeitnehmererfindergesetz zielt doch erstmal auf die Erfindung ab und nicht auf das erteilte Patent. Natürlich mit dem Zusatz, dass Erfindungen nur solche Erfindungen sind, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Das ist nicht ganz unwichtig. Laut Bartenbach (*) sehen sowohl der BGH wie auch das BvergG die Erfindungsmeldung als maßgeblich für die Erfindervergütung an, wenn "das erwirkte Schutzrecht den Gegenstand der Diensterfindung nicht ausschöpft."

Gleichwohl (so auch Bartenbach, jedoch habe ich nur ne alte Auflage) verzichtet der AN-Erfinder ggf. konkludent auf einen Teil der Vergütung, wenn die Erfindung im Erteilungsverfahren beschränkt wird und der AN-Erfinder dieser Änderung zugestimmt hat (oder hat sich das überholt?).

Das heißt, wenn ursprünglich patentfähige Gegenstände in der Erfindungsmeldung beschrieben sind, diese aber keinen Eingang in die Erfindungsmeldung gefunden haben bzw. diese ohne sachliche Gründe im Prüfungsverfahren aus dem Schutzbereich herausgefallen sind, kann dafür dennoch ein Vergütungsanspruch bestehen.

Die Erfindungsmeldung scheidet laut Bartenbach nur dann als Grundlage aus, wenn der Erfinder einer nur teilweisen Anmeldung seiner Erfindung zugestimmt hat.

Daher wird in der Praxis das Erfindereinverständnis zu einer Patentanmeldung eingeholt, mit dem man sich vom Erfinder bestätigen lässt, dass er mit der Patentanmeldung einverstanden ist und seine Erfindung vollständig und korrekt in der Patentanmeldung wiedergegeben ist. Idealerweise holt man sich dann bei jeder Änderung im Prüfungsverfahren ebenfalls das Einverständnis des Erfinders ein.

Wen der Elektromotor also ordnungsgemäß in der Erfindungsmeldung genannt wurde und zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung auch patentfähig gewesen wäre, könnte also für diesen unter Umständen auch ein Vergütungsanspruch bestehen.

Sofern ein solche Elektromotor verwertet wird. Für den Verbrennungsmotor jedoch nicht.

Sofern jedoch der Erfinder einverstanden war, dass der Elektromotor aufgegeben wird, bessteht m.E. ab Aufgabe kein Anspruch mehr auf Vergütung für den Elektromotor.
Wenn dieser nicht gefragt wurde, wird man aber wohl auch nicht über Vergütung, sondern eher Schadensersatz sprechen müssen.

M.

(*) Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage 2017 - 1.2.6.3 Benutzung der Diensterfindung

Die Konstellation ist m.E. aber doch recht künstlich.
Warum sollte der AG eine Erfindung für einen Elektromotor in Anspruch nehmen und anmelden, dann aber ohne Rücksprache mit Erfinder ohne ohne Grund (wie fehlende Patentfähigkeit) die Anmeldung fallen lassen, gleichwohl aber verwerten, jedoch nicht vergüten wollen.

 

[Marc N. Zeichen]

Warum sollte der AG eine Erfindung für einen Elektromotor in Anspruch nehmen und anmelden, dann aber ohne Rücksprache mit Erfinder ohne ohne Grund (wie fehlende Patentfähigkeit) die Anmeldung fallen lassen, gleichwohl aber verwerten, jedoch nicht vergüten wollen.

Eine Erfindung für einen Elektromotor liegt ja nicht vor und ist auch nicht in Anspruch genommen worden.
Es ist lediglich eine Produktvariante mit Elektromotor offenbart worden.

 

[Matthias75]

Gleichwohl (so auch Bartenbach, jedoch habe ich nur ne alte Auflage) verzichtet der AN-Erfinder ggf. konkludent auf einen Teil der Vergütung, wenn die Erfindung im Erteilungsverfahren beschränkt wird und der AN-Erfinder dieser Änderung zugestimmt hat (oder hat sich das überholt?).

Sofern ein solche Elektromotor verwertet wird. Für den Verbrennungsmotor jedoch nicht.

Sofern jedoch der Erfinder einverstanden war, dass der Elektromotor aufgegeben wird, bessteht m.E. ab Aufgabe kein Anspruch mehr auf Vergütung für den Elektromotor.
Wenn dieser nicht gefragt wurde, wird man aber wohl auch nicht über Vergütung, sondern eher Schadensersatz sprechen müssen.


Die Konstellation ist m.E. aber doch recht künstlich.
Warum sollte der AG eine Erfindung für einen Elektromotor in Anspruch nehmen und anmelden, dann aber ohne Rücksprache mit Erfinder ohne ohne Grund (wie fehlende Patentfähigkeit) die Anmeldung fallen lassen, gleichwohl aber verwerten, jedoch nicht vergüten wollen.

Natürlich ist man aus dem Schneider, wenn man bei jedem Schritt (Anmeldung, Änderungen) das Einverständnis der Erfinder einholt. Darauf hatte ich ja auch hingewiesen. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es auch Konstellationen gibt, bei welchen der Vergütungsanspruch über die (erteilten) Patentansprüche hinausgehen kann.

Ganz so unwahrscheinlich ist das übrigens nicht. Es gibt durchaus Diskussionen mit Erfindern, bei welchen eine Patentanmeldung durch Änderungen im Prüfungsverfahren aus der Vergütung herausgefallen ist, der Erfinder aber bei seinen Vergütungsansprüchen die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung oder sogar die Erfindungsmeldung heranzieht. Gut, wenn man dann sauber dokumentieren kann, dass nichts ohne sein Einverständnis gemacht wurde.

Eine Erfindung für einen Elektromotor liegt ja nicht vor und ist auch nicht in Anspruch genommen worden.
Es ist lediglich eine Produktvariante mit Elektromotor offenbart worden.

So ganz ist mir das noch nicht klar: Weiter oben hast du geschrieben, dass der Elektromotor von Mitarbeiter B "beigesteuert" wurde. Er hat also in irgendeiner Weise an der Patentanmeldung mitgewirkt? Jetzt schreibst du, dass keine Erfindungsmeldung für den Elektromotor vorliegt. Ich denke, dass ist ein nicht ganz unwesentlicher Punkt: Wie hat der Elektromotor Eingang in die Patentanmeldung gefunden und könnte das doch in irgendeiner Weise als Erfindungsmeldung gewertet werden.

M.

 

[Marc N. Zeichen]

Also die Randbedingungen seien so, dass bei der Anmelderin routinemäßig praktisch alles angemeldet wird, was auf den Markt kommt.

Üblicherweise sind ganze Teams an der Produktentwicklung beteiligt. Es kommen auch nicht alle Infos aktiv von den Mitarbeitern in Form von Erfindungsmeldungen, sondern diese werden seitens der Patentabteilung beispielsweise aus dem CAD und anderen Intranet-Quellen gezogen.

An dem Elektromotor hat dann z.B. Mitarbeiter B aus dem Team gearbeitet, aber dazu keine Erfindungsmeldung verfasst, zumal der Elektromotor schon bekannt ist.

 

[Marc N. Zeichen]

Davon ausgehend würde ich schließen, dass Erfindungsvergütung nur für Umsätze mit Produkten zu bezahlen ist, welche unter den Patentanspruch fallen, und nicht für solche Produkte, die etwa nur in Beschreibung und/oder Figuren vorkommen.

Das Arbeitnehmererfindergesetz zielt doch erstmal auf die Erfindung ab und nicht auf das erteilte Patent.

Ein wenig zu stark verkürzt ist der AN-Erfinder an den Erträgen zu beteiligen, die das Monopol [= Patentanspruch] bringt.
Der Vergütungsanspruch dem Grunde nach entsteht jedoch schon vor der Erteilung (§9(1) ArbEG).

Eine Rückzahlung der bisherigen Vergütung bei Nicht-Erteilung ist nicht vorgesehen, da ein Anschein einer Monopolstellung ja vorlag.

Es kann sehr viele Ressourcen verschlingen, bei jeder Vergütung zunächst den erteilten Schutzbereich - evtl. für verschiedene Länder - genau mit den verkauften Produkten, welche sich evtl. über eine gewisse Zeit ja auch in Details geändert haben können, abzugleichen und zu schauen, wo man Umsätze aus der Vergütungsrechnung herausnehmen kann, da faktisch nicht vom Patent geschützt.

O.k. ich fasse zusammen.

Erfindungsvergütung ist primär für die Erfindung und nicht für ein irgendwann erteiltes Patent zu bezahlen.

Andererseits ist Erfindungsvergütung in erster Linie für einen Schutzgegenstand = Monopolgegenstand zu bezahlen, also für einen Anspruchsgegenstand.

Zur Berechnung der Erfindungsvergütung erscheint es demnach sinnvoll, auf den Anspruchsgegenstand der Patentanmeldung abzustellen (und, mit Silvio, nicht etwa auf diverse unterschiedliche in diversen Ländern irgendwann erteilte Patentansprüche).

Für Gegenstände, die nur in Beschreibung/Zeichnungen offenbart sind (obiger Elektromotor), fällt damit keine Erfindungsvergütung an, es sei denn, diese werden später z.B. in einer Teilanmeldung als Anspruchsgegenstand hochgeholt.

So sinnvoll oder vertretbar?

 

[Matthias75]

O.k. ich fasse zusammen.

Erfindungsvergütung ist primär für die Erfindung und nicht für ein irgendwann erteiltes Patent zu bezahlen.

Andererseits ist Erfindungsvergütung in erster Linie für einen Schutzgegenstand = Monopolgegenstand zu bezahlen, also für einen Anspruchsgegenstand.

Zur Berechnung der Erfindungsvergütung erscheint es demnach sinnvoll, auf den Anspruchsgegenstand der Patentanmeldung abzustellen (und, mit Silvio, nicht etwa auf diverse unterschiedliche in diversen Ländern irgendwann erteilte Patentansprüche).

Für Gegenstände, die nur in Beschreibung/Zeichnungen offenbart sind (obiger Elektromotor), fällt damit keine Erfindungsvergütung an, es sei denn, diese werden später z.B. in einer Teilanmeldung als Anspruchsgegenstand hochgeholt.

So sinnvoll oder vertretbar?

Ja schon.

Grundsätzlich würde ich auch sagen: Keine Erfindungsmeldung - keine Erfindung - keine Vergütung. Wenn eine Erfindungsmeldung vorliegt, dann aber natürlich auch nur Vergütung, für den patentfähigen Teil der Erfindung. Der Erfinder hat hier auch eine gewisse Mitwirkungspflicht, denn er ist nach §5 ArbErfG dazu verpflichtet, eine Erfindung unverzüglich zu melden.

Ob und wie gegebenenfalls Inhalte aus dem Intranet, CAD-Zeichnungen etc., die ja vermutlich auch einen "Urheber" innerhalb des Unternehmens haben,. als Erfindungsmeldung angesehen werden können, falls daraus ein erteiltes Patent entstehen sollte, ist dann vermutlich ein anderes Thema.

M.