Ich erinnere mich oft an die Ausbildung zum Patentanwalt zurück. Man wollte Gewissheit über viele Dinge erhalten. Die Gesetzestexte gaben eine klare Struktur vor. Nun ist es bei Brexit allerdings so, dass überhaupt noch nicht klar ist, ob der Deal von Premierminister Johnson auch von den EU Regierungschefs in letzter Minute noch abgenickt wird. Was passiert dann eigentlich mit Patenten, Marken und Designs nach dem Brexit – und zwar wenn es einen Deal mit der EU gibt und wenn es keinen Deal mit der EU gibt?
Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es in Bezug auf Patente, Marken und Designs Handlungsbedarf wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU gibt? Der Deal scheint zwar in Großbritannien in trockenen Tüchern. Die EU müsste aber auch noch zustimmen und diese Zustimmung steht noch aus.
Nach dem dem 31. Januar 2020 werden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine Wirkung in Großbritannien mehr haben. Für Europäische Patente wird sich demgegenüber wenig ändern.
Zunächst gehe ich auf Patente ein, was wohl am einfachsten ist. Dann werde ich etwas zu Marken sagen. Zuletzt gehe ich auf das gefährlichste Thema – nämlich Designs – ein, da diese das Erfordernis der Neuheit haben.
Erst einmal ist natürlich klar, dass Großbritannien Mitglied praktisch aller wichtigen Verträge im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wie dem TRIPS Abkommen, der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) etc. bleiben wird. Aufgrund des TRIPS Abkommens hat sich Großbritannien dazu verpflichtet, Patentschutz, Markenschutz und Designschutz für eine bestimmte Zeit zu gewähren. Da Großbritannien Instrumente wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken mitgetragen hat, ist Großbritannien dazu verpflichtet, diesen Schutz auch nach dem Austritt aus der EU in Großbritannien aufrechtzuerhalten. Großbritannien muss also eine Möglichkeit schaffen, dass Schutzrechte wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken auch nach dem Brexit in irgendeiner Form weiterhin Wirkung entfalten können. Ansonsten würde Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das TRIPS Abkommen verstoßen.
Es gibt im Moment die beiden Möglichkeiten, dass es zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien kommt oder dass es zu keiner Einigung kommt. Sowohl die EU als auch die Regierung in Großbritannien haben Inhaber von gewerblichen Schutzrechten bereits gewarnt, dass es mittlerweile nicht unwahrscheinlich ist, dass es zu keiner Einigung – also einem harten Brexit – kommt. Das Institute for Government hat eine anschauliche Infografik gestaltet, die gut veranschaulicht, warum dies so ist. Nach den turbulenten Abstimmungen im britischen Parlament in den letzten Monaten wird es meiner Sicht aber wieder etwas wahrscheinlicher, dass es noch zu einem geregelten Austritt aus EU kommt.
Für den Fall, dass es noch ein Abkommen mit der EU gibt, ist eine Übergangsphase voraussichtlich bis 9 Monate nach dem Brexit vorgesehen, in der Großbritannien de facto weiterhin Teil des Systems der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sein wird. Dann dürften auch angemeldete Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster bis 9 Monate nach dem Brexit in Großbritannien neu als nationale Marken angemeldet werden, ohne ihren Zeitrang zu verlieren. Am 19. März 2018 wurde ein Entwurf einer Vereinbarung zwischen der EU und Großbritanniens von der EU veröffentlicht. In Artikeln 50 ff. dieser Vereinbarung sind grundlegende Regelungen zu Schutzrechten vorgeschlagen. Im Oktober hat die Daily Mail den vollständigen Text des „neuen Deals“ von PM Johnson am 17. Oktober 2019 veröffentlicht. Diesem neuen Deal haben wohl die EU-Verhändler bereits zugestimmt. Die endgültige Zustimmung durch die EU Regierungschefs steht allerdings noch aus. Dieser „neue Deal“ betrifft im Übrigen auch lediglich Regelungen in Bezug auf Nordirland. Alle anderen Artikel des „Deals“ scheinen unangetastet geblieben zu sein.
Großbritannien veröffentlicht seit Ende August 2018 Richtlinien für den Fall eines harten Brexit. Im September 2018 wurden „Technical Notices“ zu den gewerblichen Schutzrechten vom UKIPO veröffentlicht. Diese hat das UKIPO auf einer zuletzt am 10. Oktober 2019 geänderten Webseite zusammengefasst und verlinkt.
Ich werde also im Folgenden immer beide Szenarien betrachten.
Europäische Patente nach dem Brexit
Großbritannien ist Mitglied im Europäischen Patentübereinkommen, welches nicht auf die EU beschränkt ist, sondern auch viele Nicht-EU-Mitglieder, wie beispielsweise die Schweiz, die Türkei, Island und Norwegen, hat. Großbritannien wird weiterhin Mitglied in diesem Abkommen sein. Es wird weiterhin möglich sein, ein europäisches Patent anzumelden und dann in Großbritannien zu validieren.
Das UKIPO hat zudem ein sehr hilfreiches Video veröffentlicht:
Großbritannien hat zudem am 26. April 2018 das UPC Agreeement ratifiziert. Deutschland hat dieses Abkommen zum Einheitlichen Patentgericht noch nicht ratifiziert und die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde, die die Ratifizierung gerade noch verhindert, wird erst im Laufe des Jahres 2020 erwartet (Aktenzeichen 2 BvR 739/17). Großbritannien beabsichtigt allerdings, Teil des einheitlichen Patentsystems zu bleiben, wie es auch in einem White Paper der britischen Regierung aus dem Juli 2018 formuliert ist. Dies würde einen erheblichen Mehrwert für die Patentinhaber bedeuten. Es ist allerdings momentan noch unklar, wie dies realisiert werden könnte.
Ergänzende Schutzzertifikate, die vor dem Brexit existieren, werden weiterhin Wirkung entfalten. Nach dem Brexit können ergänzende Schutzzertifikate für die dann verbleibenden EU-Länder beantragt werden (Bestätigung durch die EU und Großbritannien). Großbritannien plant, für die Zeit nach dem Brexit ebenfalls ein ergänzendes Schutzzertifikat zu etablieren. Das Schicksal aktuell in der Anmeldung befindlicher SPCs scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein. Die Anmelder können aber offenbar davon ausgehen, dass sie die Anmeldung auch in Großbritannien nach dem Brexit fortführen können. Aktuelle Entwicklungen hierzu kann man der Webseite des UKIPO zu SPCs entnehmen.
Unionsmarken nach dem Brexit
Unionsmarken haben lediglich Wirkung in der EU und werden also mit dem Brexit ihre Wirkung in Großbritannien verlieren.
Der Parliamentary Under-Secretary of State for Exiting the European Union Robin Walker hat in einer Debatte am 19. Juli 2018 gesagt, dass die Umwandlung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern in britische Marken und Designs kostenfrei und automatisch sein wird.
Das UKIPO hat nun klargestellt, dass eingetragene Unionsmarken oder Internationale Registierungen mit Benennungen der EU in jedem Fall automatisch und kostenfrei in britische nationale Marken überführt werden, die auch Prioritäts- und Senioritätsdaten der EU-Markenrechte erben.
Für Unionsmarkenanmeldungen oder Anmeldungen von Internationalen Registrierungen mit Benennung der EU, die zum Zeitpunkt des BREXIT noch nicht eingetragen sind, wird es innerhalb einer Übergangsfrist von 9 Monaten möglich sein, eine nationale britische Marke unter Beanspruchung des Zeitrangs des EU-Markenrechts zu beantragen, wenn es einen Deal gibt. Diese Übergangsfrist scheint es auch im Falle eines harten BREXIT zu geben.
Die automatisch entstehenden nationalen britischen Marken werden eine Eintragungsnummer erhalten, die aus dem Präfix „UK009“ gefolgt von den letzten 8 Ziffern der Unionsmarkennummer besteht.
Das UKIPO hat zu Unionsmarken ein sehr hilfreiches Video bereitgestellt:
Es damit praktisch ausgeschlossen, dass Inhaber von Unionsmarken ihr Markenrecht in Großbritannien nach dem Brexit verlieren werden.
Das EUIPO hat klargestellt, dass Vertreter aus Großbritannien im Falle eines harten Brexit mit sofortiger Wirkung als Vertreter in allen Schutzrechten und Verfahren gelöscht werden. Da ein harter Brexit ohne Abkommen mit der EU aus meiner Sicht nicht ausgeschlossen werden kann, sollte man für Schutzrechte zeitnah einen neuen Vertreter innerhalb der EU benennen, sofern diese aktuell von einem Vertreter aus Großbritannien betreut werden. Das EUIPO wird die Inhaber der Marken über den Verlust des Vertreters in der Regel nicht informieren.
Für die neu entstehenden britischen Marken sind natürlich separate Gebühren für die Verlängerung der Marken zu bezahlen. Läuft die neue Marke vor Ablauf von 6 Monaten nach dem Brexit aus, so wird das UKIPO die Vertreter bzw. Anmelder über den Ablauf informieren. Die Verlängerungsgebühren können dann noch innerhalb von 6 Monaten ab dem Absendedatum der Mitteilung des UKIPO ohne Zuschlag gezahlt werden.
Lag das Fälligkeitsdatum der Verlängerungsgebühr vor dem Tag des Brexit und hat der Anmelder bis zum Brexit die Marke nicht verlängert, so verlängert sich die entstehende britische Marke automatisch, sofern die Unionsmarke innerhalb der Zuschlagsfrist noch mit Verspätung verlängert wird.
Es gibt noch einige weitere Dinge, die beachtet werden sollten:
Ab dem Brexit zählt eine Benutzung von Unionsmarken in Großbritannien nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke.
Englisch bleibt am EUIPO weiterhin eine der Amtssprachen und kann als Verfahrenssprache gewählt werden, da Englisch offizielle Amtssprache in Irland und Malta ist.
Im Unterschied zur Priorität kann nach dem Brexit eine Seniorität aus einer britischen Marke für Unionsmarken nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Eine noch ausführlichere Mitteilung des UKIPO findet sich auf auf deren Webseite.
Designs bzw. Geschmacksmuster nach dem Brexit
Bei Designs bzw. Geschmacksmustern gibt es das Problem, dass diese zum Anmeldetag neu sein müssen. Das UKIPO hat allerdings versichert, dass es für Designs im Prinzip dieselbe Lösung wie für Marken gibt:
Eingetragene Designs mit Wirkung in der EU (also Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Haager Muster mit Benennung der EU) werden automatisch und kostenfrei zu britischen Designrechten führen. Die Registernummer der entstehenden britischen Designs wird der EU-Registernummer mit einer vorangestellten 9 entsprechen.
Die Regelungen für Verlängerungsgebühren entsprechen den vorgenannten Regelungen zu Unionsmarken.
Angemeldete EU-Designrechte, die noch nicht zur Eintragung geführt haben, können innerhalb von 9 Monaten ab dem Brexit unter Beanspruchung des Zeitrangs der ursprünglichen Anmeldung als britisches Design angemeldet werden.
EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit aufgeschobener Veröffentlichung werden wie Anmeldungen (nicht wie eingetragene Designs) behandelt.
Das UKIPO hat zu Designrechten ebenfalls ein Video bereitgestellt:
Nichtregistrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster sollen ebenfalls in nichtregistrierte Designs in Großbritannien umwandelbar sein (Art. 53). Aus einem nichtregistrierten Gemeinschaftsgeschmacksmuster (unregistered community desgin) wird automatisch ein sog. UK Continuing Unregistered Design (CUD) entstehen. Für nichtregistrierte Designrechte, die nach dem BREXIT entstehen, wird es das nationale Schutzrecht des UK Unregistered Design Right geben.
Das UKIPO hat auch hierzu ein Video bereitgestellt:
Auch im Falle von Designs halte ich es daher für sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Verlust von Designrechten kommt.
Großbritannien ist Mitglied des Haager Musterabkommens. Falls man also beispielsweise Schutz in der EU, der Schweiz, Großbritannien oder auch anderen Ländern anstreben sollte, so kann es am günstigsten sein, ein sog. Haager Muster anzumelden.
Einen ausführlichen Artikel zu Designs nach dem BREXIT finden Sie auch auf der Webseite des UKIPO.
Gerichtsbarkeit
EU-weite Gerichtsentscheidungen werden ab dem Brexit in Großbritannien nicht mehr durchsetzbar sein.
Ab dem Brexit werden Gericht in Großbritannien auch keinerlei Entscheidungen auf Basis von EU-Schutzrechten oder zur Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit von EU-Schutzrechten treffen können.
Kläger und Beklagte sollten dies entsprechend berücksichtigen. Auch bei der Abfassung von Lizenzverträgen sollte man dies beachten.
Zusammenfassung und Handlungsempfehlung
Der Brexit scheint bei Patenten praktisch keine negativen Auswirkungen zu haben. Ob Großbritannien auch Teil des einheitlichen Patentsystems bleiben wird, ist noch nicht sicher.
In Bezug auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird es offenbar so sein, dass die eingetragenenen EU-Schutzrechte auch im Falle eines harten Brexit kostenfrei und automatisch zu entsprechenden britischen Schutzrechten führen. Anmeldungen dieser Schutzrechte können innerhalb von 9 Monaten unter Beanspruchung des Zeitrangs der ursprünglichen Schutzrechte als britische Marken bzw. Design angemeldet werden.
Allerdings sollte man für den Fall eines harten Brexit einen neuen Vertreter innerhalb der EU für EU-Schutzrechte benennen, sofern die Schutzrechte bisher von einem britischen Vertreter vertreten werden. Insgesamt ist diese Lösung eine sehr pragmatische Lösung, die auch für Patentanwaltskandidaten keine zu großen Schwierigkeiten bereiten sollte.
