Unzulässige Erweiterung

[Asdevi]

OK, du bist kein Chemiker (hoffe ich mal). Aus deinen Ausführungen sehe ich, dass du die Problematik bei "Olanzapin" nicht ansatzweise verstanden hast.

Es geht hierbei nicht um die Offenbarung eines Stoffgemisches, das mehrere Komponenten enthält. Vielmehr ist die Ausgangslage, dass eine Publikation eine Gruppe von Verbindungen offenbart, und zwar generisch. Man nennt das "Markush-Formel" (bitte nachschlagen, wenn nicht bekannt ist, was das ist).

Dem Fachmann wird dabei typischerweise die Information an die Hand gegeben, jede beliebige dieser Einzelverbindungen herzustellen. Sie sind also alle ausführbar. Bei der fehlenden "Individualisierung" handelt es sich nicht um eine praktische Tätigkeit (Isolieren aus einem Stoffgemisch), sondern eine theoretische: Ist die Offenbarung einer generischen Menge gleichbedeutend mit der Offenbarung aller ihrer Elemente? Und hier sagt die Rechtsprechung: nein.

Um ein für dich vielleicht vertrauteres Beispiel zu wählen: Eine Publikation offenbare "Eine Legierung bestehend aus 40-60% Zinn und 40-60% Eisen"

Hierunter fallen viele (sogar unendlich viele) einzelne Legierungen unterschiedlicher Zusammensetzung. Offenbart nun das obige die Legierung bestehend aus 48,3% Zinn und 51,7% Eisen? Nein! Denn diese spezielle Ausführungsform ist nicht "individualisiert". Das Problem ist nicht, dass der Fachmann sie nicht herstellen könnte. Sondern dass sie nicht explizit genannt wird.

Deshalb wäre ein Patentanspruch auf "Eine Legierung bestehend aus 48,3% Zinn und 51,7% Eisen" neu gegenüber der Offenbarung, obwohl sie in ihren "Bereich" fällt. Und so ist es bei Olanzapin auch gewesen. Die ältere Publikation offenbarte eine ganze Gruppe von Stoffen (kein Gemisch!), alle herstellbar, aber nicht explizit individuell genannt. Demgegenüber war Olanzapin neu.

Technische Effekte braucht man nur für die erfinderische Tätigkeit. Denn es ist ja klar, dass die Legierung 48,3/51,7 nicht erfinderisch ist, wenn sie einfach eine beliebige Auswahl ist, die dieselben technischen Eigenschaften hat wie alle anderen Legierungen im Bereich. Wenn aber der Anmelder einen besonderen Effekt entdeckt hat, der nur bei 48,3/51,7 auftritt, dann ist das erfinderisch.

 

[Fragender]

[...]

Um ein für dich vielleicht vertrauteres Beispiel zu wählen: Eine Publikation offenbare "Eine Legierung bestehend aus 40-60% Zinn und 40-60% Eisen"

Hierunter fallen viele (sogar unendlich viele) einzelne Legierungen unterschiedlicher Zusammensetzung. Offenbart nun das obige die Legierung bestehend aus 48,3% Zinn und 51,7% Eisen? Nein! Denn diese spezielle Ausführungsform ist nicht "individualisiert". Das Problem ist nicht, dass der Fachmann sie nicht herstellen könnte. Sondern dass sie nicht explizit genannt wird.

Deshalb wäre ein Patentanspruch auf "Eine Legierung bestehend aus 48,3% Zinn und 51,7% Eisen" neu gegenüber der Offenbarung, obwohl sie in ihren "Bereich" fällt. [...]

Das wäre noch die Frage, denn ein Wertebereich offenbart alle individuellen Werte, die darin enthalten sind (zumindest, wenn es nicht um Chemie geht...).

 

[Hans35]

Hallo Asdevi,
vielen Dank für die Ehrenrettung, ich bin in der Tat kein Chemiker. Aber Markush-Formeln sind mir durchaus geläufig. Es ist aber u.U. ziemlich schwer, kompetente Gesprächspartner für solche speziellen patentrechtlichen Fragen zu finden, und ohne genügend darüber zu reden, läuft man schon mal in die falsche Richtung.

Ich denke schon, dass ich "Olanzapin" richtig verstanden habe (nämlich genau so wie du es darstellst), denn in der Tat geht es um eine Gruppe von Stoffen, und nicht um ein Gemisch. Nur hatte ich bei meinem Beispiel auch "Escitalopram" im Kopf, wo es ja um die beiden spiegelbildlichen Substanzen geht, die immer erst mal als Gemisch anfallen, und für Olanzapin ist es (wenn ich es richtiig verstanden habe) nicht Voraussetzung, dass bzw. ob man die Gruppenmitglieder tatsächlich voneinander isolieren kann. Daher mein Beispiel mit dem Gemisch, aber vielleicht waren das zu viele Schritte auf einmal.

Das eigentliche Problem ist aber, dass in Olanzapin der Begriff "individualisiert" auftaucht, ohne dass er erklärt wird, und erst recht ist da keine Definition. Du überstzt "individualisiert" einfach in "genannt", aber das könnte vielleicht zu einfach sein. Denn in deinem letzen Beispiel wird die Verbindung mit 40% Zinn und die mit 60% Zinn explizit genannt, die mit 48,3% (und den anderen Zwischenwerten) aber nicht, und ich sehe nicht recht ein, dass es wegen des bloßen Nennens einen patentrechtlichen Unterschied bei Fragen der Neuheit zwischen 40% und 48,3% geben soll.

[Jemand sagte mal in diesem Zusammenhang: Wenn die Erfindung nach § 1 bis 5 patentfähig sein muss, dann spielen doch § 1 und § 5 keine andere Rolle als § 2, § 3 und § 4, nur weil sie in anderen §§ "individualisiert" (= ausdrücklich genannt) zitiert werden.]

Mein Ansatz (der genauso spekulativ ist) geht stattdessen von patentrechtlichen Überlegungen aus: Individualisiert wäre danach ein Stoff, der für sich in einem Dokument (als Entgegenhaltung) oder auch in einer Anmeldung als Erfindung, also als technische Lösung eines technischen Problems, offenbart ist. Das läuft aber leider - wie von dir richtig bemerkt - auf Fragen der Ausführbarkeit, Nennung des gelösten Problems, Vorteile usw. hinaus, was in der Tat auch unbefriedigend ist.

Vielleicht gibt es da noch andere Ansätze, was "individualisiert" bedeuten kann. Hoffentlich erfahren wir irgendwann, was der BGH wirklich darunter versteht. Dass auch BPatG-Richter damit Probleme haben, sieht man vielleicht an dem Vorlagebeschluss 14 W (pat) 12/17 in einer Schutzzertifikat-Sache.

Auf jeden Fall sollten wohl Ergebnisse vermieden werden, nach denen ein Stoff zum guten Schluss erfinderisch, aber nicht neu ist.

 

[maroubra]

BTW: Ihr sprecht hier auch einen der eklatantesten Unterschiede in der Spruchpraxis zwischen deutscher und EPO Rechtsprechung an.


Beim EPO gibt es die sogenannte "Auswahlerfindung", d.h. eine Legierung mit 48% Zinn kann neu und erfindersich sein im Lichte der Offenbarung einer Legierung mit "zwischen 40 und 60% Zinn". Das DPMA sieht das aber anders: die Offenbarung "zwischen 40 und 60% Zinn" offenbare jeden Einzelwert in diesem Intervall.
Hätte ich aber folgerichtig als Anmelder den Mumm einen Anspruch in Deutschland einzureichen, der 48% Zinn beansprucht, wenn meine einzige Offenbarung der Satz "Die Legierung enthält zwischen 40 und 60% Zinn" ist? Nein. Das Problem ist, dass solche Fälle weniger oft vom BGH entschieden werden als man annehmen würde. Bei Bedarf kann ich genauer recherchieren, aber eine wichtige BGH Entscheidung ist Chrom-Nickel-Legierung. Was das EPA angeht, ist die Rechtsaufassung absolut gefestigt und es ist ein Standardthema in den Richtlinien und der EQE:


A sub-range selected from a broader numerical range of the prior art is considered novel, if each of the following three criteria is satisfied (see T 198/84 and T 279/89):
(a)
the selected sub-range is narrow compared to the known range;


(b)
the selected sub-range is sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range;


(c)
the selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another invention (purposive selection, new technical teaching).




http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_8.htm

 

[Hans35]

Bei den Bereichen und Zwischenwerten ist es wirklich schwierg. M.E. kommt es darauf an, ob, für den Fachmann erkennbar, alle Zwischenwerte gleichwertig sind.

Mir war da mal ein Beispiel aus der Elektrotechnik begegnet, das ich hier verkürzt darstellen will: Eine Mikrowelle sollte reflektiert werden, und dafür war die Länge x des Bauteils im Vergleich zur Länge a eines anderen Bauteils zu optimieren, also die Größe x/a. Aus der Anmeldung war klar, dass die Reflexion bei x/a bei x/a=0 und x/a=1 minimal ist und dazwischen ein Maximum durchläuft, und der Anmelder hatte offenbart, das optimale Ergebnis sei zu erreichen, wenn x/a =0,4 bis 0,6 ist. Im Zuge des Prüfungsverfahrens wollte der Anmelder dann den Teilbereich x/a =0,49 bis 0,51 beanspruchen, mit der Begründung, alle Teilbereiche seien mitoffenbart. Vielleicht war ja seine Motivation ein (nur ihm bekannter) Stand der Techik mit x/a=0,48 und einer mit x/a= 0,52, der bei den ursprünlichen Werten neuheitsschädlich wäre. Jedenfalls gab es eine Zurückweisung wegen unzulässiger Erweiterung, denn der Teilbereich wurde wohl doch eher ausgewählt, weil in der geänderten Angabe eine neue technische Information, nämlich über die Lage des Reflexionsmaximums drinsteckt, die der Anmelder vermutlich erst nach dem Anmeldetag erkannt, aber jedenfalls nicht am Anmeldetag offenbart hat. Immerhin war in der Anmeldung ja vom Maximum der Reflexion die Rede. Ich denke, dass die Ablehnung der Änderung richtig war.

Verallgemeinert: Das Mitoffenbaren der Zwischenwerte ist allenfalls dann dann anzunehmen, wenn in der Auswahl des Zwischenwerts keine zusätzliche technische Information steckt, also wenn die Auswahl des Zwischenwert keinen irgendwie gearteten Vorteil bringt.

Damit bin ich aber schon ganz nahe bei meiner These vom Individualisieren, nämlich dass es auf Vorteile u.ä. bei der Neuheit (bzw. im Beispiel war es ursprüngliche Offenbarung, aber das geht ja nach denselben Kriterien) vielleicht doch ankommt.

 

[Hans35]

Ich hab jetzt ein paar Nächte über diese Diskussion geschlafen, aber mein Unverständnis der Entscheidung "Phosphatidylcholin" hat sich eher noch verstärkt.

In Abatz 26 heißt es:
Eine solche Beschränkung des Anspruchs steht im Einklang mit den Kriterien, die die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat (EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidungen vom 4. April 2004 - G 1/03 und 2/03, ABl. EPA 2004, 413 und 448 - Disclaimer/PPG und Disclaimer/GENETIC SYSTEMS; Entscheidung vom 30. August 2011 - G 2/10, ABl. EPA 2012, 367 - Disclaimer/SCRIPPS). Danach steht es der Zulässigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten technischen Merkmals, durch das bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemein gefassten Merkmals ausgeschlossen werden sollen (EPA ABl. 2012, 376, 390, unter 2.2 der Entscheidungsgründe), entgegen, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch relevant erweist (EPA ABl. 2004, 413, 441, unter 2.6.1 der Entscheidungsgründe; ABl. 2012, 376, 403, unter 4.4.2 der Entscheidungsgründe). Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass mit der durch Merkmal 3 bewirkten Beschränkung des Gegenstands eine zusätzliche technische Wirkung einhergeht oder erzielt werden soll oder der Fachmann hierdurch neue technische Informationen erhält.

Mich stört die Formulierung: "... Herstellung der Neuheit..."

Die Erfindung ist also nicht neu, aber durch den Disclaimer wird sie neu, und der Disclaimer ist nicht ursprünglich offenbart.

§ 38 Satz 2 heißt doch glasklar:
Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.

Der Disclaimer stellt - da er unzweifelhaft nicht in den Anmeldungsuntetlagen enthalten war - eine Änderung der Anmeldung dar, und sein Inhalt - mag er technisch relevant sein oder nicht - fügt der Anmeldung, nämlich dem Anspruch 1, etwas hinzu. Und mit dieser Hinzufügung steht und fällt die Neuheit des Anspruchsgegenstands. Somit wird aus dem nicht offenbarten Disclaimer die Patentfähigkeit (und mit ihr Rechte) hergeleitet.

Kann mir jemand diesen Widerspruch erklären?

Auch eine "technisch nicht relevante" Hinzufügung erweitert doch die Anmeldung. In § 38 S. 2 steht ja nicht "... Gegenstand der Erfindung...", der ja tatsächlich nicht erweitert wird.

 

[Expatriot]

Hallo Hans35,

ich denke, dass sich der Widerspruch schon auflösen lässt. Du haftest meiner Meinung nach zu sehr am Wortlaut des Gesetzes. Auch wenn § 38 S. 2 PatG vermeintlich glasklar formuliert ist, muss er ausgelegt werden.

Beispiel: Versteht man unter Erweiterung jegliche Information, die am Anmeldetag nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen vorhanden war, wäre es unmöglich recherchierten Stand der Technik nachträglich einzufügen. Dass das ein sinnloses Verständnis der Vorschrift wäre, ist denke ich einleuchtend.

Weiter im Text:

Der Grundgedanke von § 38 S. 2 PatG ist, dass der Anmelder nicht im Nachhinein seine Rechtsstellung verbessern können soll. Eine Beibehaltung der ursprünglichen Rechtsstellung des Anmelders scheint aber wünschenswert und belastet auch die Allgemeinheit nicht. Daher kann man - so meine ich - rechtfertigen, dass ein ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer eingefügt wird, weil sich die Rechtsstellung des Anmelders gegenüber der Allgemeinheit dadurch nicht verbessert, sondern diese lediglich gleichbleibt.

Denn dem Anmelder wird mit dem Disclaimer lediglich die Möglichkeit gegeben, gewissen Ausnahmen des Patentrechts entgegenzutreten, beispielsweise indem die zunächst gegenüber nachveröffentlichtem Stand der Technik nicht gegebene Neuheit künstlich erzeugt - also hergestellt - wird.

Oder laxer ausgedrückt: Was nicht passt wird passend gemacht, da dem Anmelder ein Patent wegen Kleinigkeiten nicht verweigert werden soll.

 

[Hans35]

Hallo Expatriot,

deinen letzten Satz sollten wir besser vergessen: Die Neuheit, d.h (nach § 3) welche Kenntnisse, ... durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, ... der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, ist zentral für das Patentrecht und keine "Kleinigkeit". (Es sei denn, man hält das gesamte Patentrecht für eine Kleinigkeit.)

Solche Kenntnisse kann man nach meinem Verständnis nicht "künstlich herstellen". In "Phosphatdicholin" geht es auch nicht um nachveröffentlichten Stand der Technik, den man wohl wirklich mit gewissem Recht als "gewisse Ausnahme" bezeichnen könnte.

In welchen Fällen "dem Anmelder ein Patent wegen Kleinigkeiten nicht verweigert werden soll" (man beachte das Passiv) darf nach meinem Dafürhalten nur in vorhersehbarer Weise aus dem Gesetz hervorgehen; sonst handelt es sich nicht um Recht, sondern um Willkür.

Weiterhin sind wir uns hoffentlich darüber einig, dass die Frage der Neuheit nicht bezüglich der gesamten Anmeldung zu beantworten ist, sondern bezüglich der Lehre jedes einzelnen Anspruchs gesondert; der Rest der Anmeldung dient nur zur Auslegung der Ansprüche. Insofern spielt das Abhandeln des Stands der Technik nur eine untergeordnete Rolle. Die Anmeldung kann mehrere unterschiedliche Lehren enthalten, für die Frage der Patentfähigkeit und insbes. der Neuheit interessiert nur das Beanspruchte.

Zusammengefasst: Es liegt ein Druckschrift vor, und es ist zu entscheiden, ob der Inhalt des Anspruchs 1, also die Lehre des Anspruchs 1 als Ganzes, zu den Kenntnissen gehört, die diese Druckschrift vermittelt, oder nicht.

Ein nachträglich in den Anspruch eingefügter (nicht offenbarter) Disclaimer vermindert ggf. den Schutzbereich, den dieser Anspruch im Verletzungsfall vermitteln kann. Das ist der Sinn des Disclaimers. Er ist als solcher auch dann zulässig, wenn er ursprünglich nicht offenbart ist. (Das ist wohl in der Regel so.) Er darf dann aber (mangels Offenbarung) bei der Frage der Patentfähigkeit nicht berücksichtigt werden, nicht anders als bei der "unentrinnbaren Falle" oder auch bei nichtttechnischen Merkmalen. Er ändert also nichts an der Lehre, von der zu untersuchen ist, ob sie aus der Entgegenhaltung bekannt ist, oder eben nicht bekannt ist. Insofern ändert er in der Tat auch nichts an der Rechtsstellung des Anmelders, soweit sie auf der Neuheit der Lehre beruht.

Die Problemematik bei "Phoshatdicholin" besteht darin, dass es in der Anmeldung um die Wirkung von NaCl und Glycerin geht, und in der Entgegenhaltung um die Wirkung von Phoshatdicholin, wobei jede der Erfindungen erlaubt "irgend etwas anderes" hinzuzufügen. Für die Frage der Neuheit, d.h für die Frage der Kenntnisse, die diese Schriften vermitteln, sind diese Lehren unterschiedlich; keine nimmt die andere vorweg.

Aber es gibt eine "Überlappung" wo die angemeldete Erfindung zusätzlich Phoshatdicholin enthält, und die Erfindung der Entgegenhaltung zusätzlich NaCl und Glycerin, wobei diese Zusätze in beiden Fällen keine "technische" Bedeutung haben, weil die jeweilige Erfindung auch ohne sie "funktioniert".
In diesem Überlappgebiet sind durchaus die Zubereitungen identisch, die gemäß beiden Schriften angefertigt werden können. Dennoch vermitteln beide Schriften ganz unterschiedliche Kenntnisse. Deshalb stellt dieser Überlapp die Neuheit nicht in Frage.

Im Überlappgebiet hat - natürlich - die ältere Veröffentlichung Vorrang. Diese Problematik kann aber im Verletzungsprozess gelöst werden, wo bei identischen Gegenständen der "Einwand des freien Stands der Technik" (Formsteineinwand) den Vorrang der älteren Veröffentlichung sichert, indem er die Wirkung des (jüngeren) Patents, so es erteilt wird, außer Kraft setzt.

Der Disclaimer nimmt das nur vorweg und kann so den Verletzungsprozess vermeiden helfen.
Die Neuheit stellt er nach meinem Verständnis nicht her.

 

[Lysios]

In § 38 S. 2 steht ja nicht "... Gegenstand der Erfindung...", der ja tatsächlich nicht erweitert wird.

Er ist aber genau so gemeint, weil Satz 2 im Zusammenhang mit Satz 1 gelesen und interpretiert werden muss.

Siehe z.B. Schäfers in Benkard, PatG, 11. Auflage, § 38 Rn 1a:
Insofern ist § 38 eine „lex imperfecta“, deren systematisch zentrale Stellung häufig unterschätzt wird, weil sich der Kern in der lapidaren Formulierung von Satz 2 verbirgt. Tatbestand und Rechtsfolge sind nicht deutlich unterschieden, was allerdings auch auf das Gesetzgebungsverfahren zurückzuführen ist. ... Im Sinne einer harmonisierenden Auslegung des deutschen Patentrechts mit dem EPÜ kann die Definition der unzulässigen Erweiterung auch für § 38 zugrunde gelegt werden. Für die Nichtigkeitsverfahren ist das m. E. ohnehin zwingend.

 

[Hans35]

Hallo Lysios,

um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich erläutern, was ich mit dem "Gegenstand der Erfindung" gemeint habe.

In der Tat muss Satz 2 von § 38 im Zusammenhang mit Satz 1 gelesen werden. Das bedeutet aber nur, dass in Satz 2 unter "Änderungen" nur solche Änderungen zu verstehen sind, die die "in der Anmeldung enthaltenen Angaben" betreffen. Von solchen "Angaben" ist auch in § 35 die Rede. Diese Angaben bilden in ihrer Gesamtheit den Gegenstand der Anmeldung.

Der Gegenstand einer Erfindung, so wie ich ihn verstehe, ist, im Unterschied hierzu, der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs, der auf eine technische Lehre gerichtet ist, die die Patentierungsvoraussetzungen (§ 1 bis 5 PatG) erfüllen soll. Der Gegenstand der Anmeldung kann mehrere, sogar untereinander uneinheitliche Erfindungen umfassen, oder manchmal auch gar keine solche Erfindung. Aus einer Anmeldung können regelmäßig unüberschaubar viele (zulässige) Ansprüche herauskristallisiert werden, und nach dem Anmeldetag besteht die Kunst des Patentanwalts darin, diejenigen davon zu aufzufinden, die nicht nur patentfähig sind, sondern auch den Interessen des Mandanten am besten entsprechen. Der Gegenstand einer (beanspruchten) Erfindung besteht aus einer Teilmenge der in der Anmeldung enthaltenen Angaben. Diese bilden eine technische Lehre, die als Ganzes (mit ihren inneren Bezügen) in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein muss, die also nicht über den Inhalt der Unterlagen vom Anmeldetag hinausgehen darf. Soweit einzelne Angaben im Anspruch technisch nicht relevant oder gar nichttechnisch sind, leisten sie zur Erfindung keinen Betrag und sind im Hinblick auf § 1 bis 5 unerheblich.

Ein vorgelegter Patentanspruch (so er denn erteilt wird) vermittelt einen Schutzbereich, und um dessen Beschränkung geht es bei einem Disclaimer; ohne einen betroffenen Patentanspruch macht ein Disclaimer keinen Sinn. Ein (in der Regel nicht offenbarter) Disclaimer kann und darf den Schutzbereich, wie er sich aus der (hoffentlich) patentfähigen Lehre ergibt, - und insofern den Gegenstand der Erfindung - nicht erweitern, sondern nur einschränken. Denn sonst wäre er eine (nicht offenbarte) Angabe, aus der unzulässig Rechte abgeleitet werden. Auch im Fall "Phosphatidylcholin" schränkt der beantragte Disclaimer den Schutzbereich nur ein. Das bedeutet, der Disclaimer ist zu Recht zulässig, und nur das wollte ich in dem zitierten Satz (wohl zu stark verkürzt) zum Ausdruck bringen.

In § 38 geht es aber nicht um eine Festlegung des Schutzbereichs der Ansprüche (die erfolgt in § 14), sondern, einen Schritt vorher, um die Festlegung der zu schützenden Lehre, und insofern ist dort als Grenze zu Recht nicht vom "Gegenstand der Erfindung" oder vom "Gegenstand der Patentansprüche", sondern es ist allgemeiner vom "Gegenstand der Anmeldung" die Rede. (Es steht also zumindest in diesem Punkt gar nicht so schlimm um die "lex imperfecta".)

Ich hoffe, bis dahin gibt es keine Meinungsunterschiede. Das Zitat von Benkard kann wohl trotzdem jeder so unterschreiben.

Mir hilft es aber nicht weiter bei der Frage, wieso der nicht offenbarte Disclaimer "... wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin ..." die Neuheit der Erfindung "herstellen" kann bzw. darf. Denn auch der BGH geht ja davon aus, dass der Disclaimer zur technischen Lehre des Anspruchs keinen Beitrag leistet, und insofern kann er bei der Beurteilung der Neuheit auch keine Bedeutung haben. Jedenfalls dann nicht, wenn die Beurteilung der Neuheit (gem. § 3) in der Beurteilung der Frage besteht, ob die technischen Kenntnisse, die die Lehre des Anspruchs darstellen, bereits zum Stand der Technik gehören, nämlich in Form der Entgegenhaltung.

 

[Lysios]

In § 38 geht es aber nicht um eine Festlegung des Schutzbereichs der Ansprüche (die erfolgt in § 14), sondern, einen Schritt vorher, um die Festlegung der zu schützenden Lehre, und insofern ist dort als Grenze zu Recht nicht vom "Gegenstand der Erfindung" oder vom "Gegenstand der Patentansprüche", sondern es ist allgemeiner vom "Gegenstand der Anmeldung" die Rede.

Naja, der Gegenstand der Anmeldung ist immer (mindestens) eine Erfindung (bestimmte Teile der Anmeldung wie die Zusammenfassung werden von § 38 PatG bekanntlich nicht erfasst). Und natürlich wird der für die Anmeldung maximal mögliche Schutzbereich festgelegt. Der Anmelder kann sich jedoch entscheiden, diesen bei seinen letztlich zu beantragenden Ansprüchen nicht voll auszuschöpfen.

Mir hilft es aber nicht weiter bei der Frage, wieso der nicht offenbarte Disclaimer "... wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin ..." die Neuheit der Erfindung "herstellen" kann bzw. darf. Denn auch der BGH geht ja davon aus, dass der Disclaimer zur technischen Lehre des Anspruchs keinen Beitrag leistet, und insofern kann er bei der Beurteilung der Neuheit auch keine Bedeutung haben.

Diesen Gedanken kann ich leider nicht nachvollziehen.

M.E. deckt das Zitat aus dem Benkard das Problem voll ab. Die Frage ist einfach nur, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt.

Ich verstehe die Argumentation so, dass dann, wenn der Disclaimer keinen technischen Beitrag leistet, er keine unzulässige Erweiterung darstellen kann. Deshalb bewirkt seine Aufnahme in den Patentanspruch nur eine Beschränkung der vom Anmelder beantragten Ansprüche, wobei die Beschränkung im Rahmen des maximal möglichen Schutzbereiches bleibt. Wenn dann durch die Beschränkung der so festgelegte Anspruchsgegenstand neu ist, besteht insoweit kein Patentierungshindernis.

 

[Hans35]

Wenn die beanspruchte Erfindung eine in sich einheitliche Lehre ist und die (ohnehin nicht offenbarte) Beschränkung durch den Disclaimer zu dieser keinen technischen Beitrag liefert, dann sind die zur Realisierung der Erfindung erforderlichen Kenntnisse dieselben wie ohne diese Beschränkung, und der Vergleich mit den Kenntnissen im Stand der Technik (§ 3) kann nicht plötzlich anders ausfallen.

Du gehst anscheinend stattdessen von einer Vielzahl von beanspruchten Stoffgemischen ("Zubereitungen") aus, von denen einige neu sind und andere nicht. Und die nicht neuen werden durch den Disclaimer einfach aussortiert. Das bedeutet aber, dass jede einzelne Zubereitung als solche (konkret: sowohl eine, die P. enthält, als auch eine, die kein P. enthält) eine "Kenntnis" im Sinne von § 3, also eine offenbarte technische Lehre darstellt, die einzeln mit dem Stand der Technik zu vergleichen ist, ähnlich wie nebengeordnete Ansprüche.

Das ist aber nicht konsistent mit der Olanzapin-Entscheidung, die ja gerade verdeutlicht, dass die Offenbarung einer Gruppe von Stoffen gerade nicht die Offenbarung jedes Einzelstoffes umfasst, sondern eben nur die Offenbarung der Gruppe. Erst bei der Betrachtung des Schutzbereichs geht es um die die Einzelstoffe.

 

[Lysios]

Ich habe den Eindruck, wir reden aneinander vorbei. Ich habe mich mit dem Inhalt der Patentanmeldung überhaupt nicht befasst. Ich habe diese BGH-Entscheidung nicht einmal gelesen und nur auf Deine Argumente Bezug genommen. Auf die BGH Olanzapin-Entscheidung kann es daher gar nicht ankommen.

Wenn die beanspruchte Erfindung eine in sich einheitliche Lehre ist und die (ohnehin nicht offenbarte) Beschränkung durch den Disclaimer zu dieser keinen technischen Beitrag liefert, dann sind die zur Realisierung der Erfindung erforderlichen Kenntnisse dieselben wie ohne diese Beschränkung, und der Vergleich mit den Kenntnissen im Stand der Technik (§ 3) kann nicht plötzlich anders ausfallen.

Ich fürchte, hier geht sehr vieles durcheinander. Ich kann nur noch einmal das Argument wiederholen, dass hier schon vorgebracht wurde: Bitte das Problem mit dem Ausbilder besprechen.

Was ich nur zum Ausdruck bringen wollte, war, dass ein solcher Disclaimer eine zulässige Beschränkung eines Anspruchs sein kann. Insbesondere ist der Gegenstand des Anspruchs mit Disclaimer dann ein anderer als ohne Disclaimer. Die Prüfung auf Neuheit erfolgt dann aber für den Gegenstand des Anspruchs mit Disclaimer und kann dazu führen, dass dieser Gegenstand dann neu ist, während der Gegenstand des Anspruchs ohne Disclaimer nicht neu sein kann. Natürlich ist der Stand der Technik für beide Anspruchsgegenstände gleich.

 

[Expatriot]

Hallo Hans35,

da fühle ich mich ja zu einer kleinen Verteidigungsrede herausgefordert.

Ich stimme zu, dass die Neuheit nach § 3 (1) PatG gerade keine Kleinigkeit ist. Der BGH diskutiert wohl die Neuheit nach § 3 (1) PatG in der Entscheidung "Phosphatidylcholin". Ich war irrtümlich aufgrund der Erwähnung von G 1/03 und G 2/03 davon ausgegangen, dass es sich um ein § 3 (2) PatG Stand der Technik handelt.

Die Ausnahme des ursprünglich nicht offenbarten Disclaimers, ist nach meiner Meinung aber unproblematisch zur Herstellung der Neuheit gegenüber Dokumenten nach § 3 (2) PatG; diese sind aus meiner Sicht nämlich eben eine Kleinigkeit. Denn Stand der Technik nach § 3 (2) PatG keine Auswirkungen auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und kann daher ohne größere Argumente überwunden werden. Der Disclaimer kann damit die Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstandes begründen, sofern er keinen technischen Beitrag leistet.

Das bedeutet aber aus meiner Sicht, dass die Hinzufügung eines ursprünglich nicht offenbarten Disclaimers zur Abgrenzung gegenüber Stand der Technik nach § 3 (1) PatG ziemlich sinnlos ist. Entweder der Disclaimer leistet keinen technischen Beitrag, dann dürfte die erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes gefährdet sein oder der Disclaimer leistet einen technischen Beitrag und ist dann schlicht unzulässig wegen Verstoß gegen § 38 S. 2 PatG.

Lediglich in einer Konstellation, bei der der Disclaimer die Neuheit begründet und keine Wechselwirkung mit anderen Merkmalen aufweist, welche die erfinderische Tätigkeit begründen, dürfte ein ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer im Anspruch dann noch Sinn ergeben.

 

[Hans35]

@Lysios
Wie kommst zu der Schlussfolgerung, "die Prüfung des Anspruchs erfolgt dann aber für den Gegenstand des Anspruchs mit Disclaimer"? § 38 Satz 2 verlangt nach meinem Dafürhalten genau das Gegenteil.

Der Diclaimer beschränkt erst mal nur für einen möglichen Verletzungsprozess nur den Schutzbereich, sonst nichts, und dafür ist er zulässig, das kann dem Anmelder trotz fehlender Offenbarung im Rahmen der Dispositionsmaxime nicht verwehrt werden.

Wenn ich aber am Anspruch etwas ändern will, das die Rechte und insbesondere die Neuheit berührt, dann muss das offenbart sein, oder ich muss die Änderung - wie hier - zumindest unberücksichtigt lassen.

 

[Lysios]

@Lysios
Wie kommst zu der Schlussfolgerung, "die Prüfung des Anspruchs erfolgt dann aber für den Gegenstand des Anspruchs mit Disclaimer"? § 38 Satz 2 verlangt nach meinem Dafürhalten genau das Gegenteil.

Also jetzt wird mir Dein Verständnisproblem allmählich klar. Natürlich muss der Prüfer die beantragten Ansprüche seiner Prüfung auf Patentierungshindernisse zugrunde legen. Wenn der Anmelder in seinen Ansprüchen einen Disclaimer aufnimmt, dann kann der Prüfer diesen nicht einfach ignorieren.

Wenn der Disclaimer eine unzulässige Erweiterung darstellt, dann muss der Prüfer den Anspruch aus diesem Grund beanstanden. Wenn der Disclaimer aber gerade (wie vorliegend) keine unzulässige Erweiterung darstellt, dann muss er vom Prüfer für die Festlegung des zu patentierenden Anspruchsgegenstandes berücksichtigt werden. Aus welchem Grund sollte der Disclaimer nur einem Verletzungsprozess vorbehalten sein? Wie willst Du das aus § 38 PatG ableiten?

 

[Hans35]

Ich verstehe § 38 Satz 2 so, dass der das verlangt.

Dass Anspruchsmerkmale bei der Beurteulung der Patentfähigkeit unberücksichtigt bleiben müssen, gibt es ja auch in anderem Zusammenhang. Ich denke da an nichttechnische Merkmale, insbes. bei Softwareansprüchen. Und da sogar, obwohl diese Merkmale offenbart sind.

Hierzu die Entscheidung Wiedergabe topografischer Informationen. Ich muss zwar einräumen, dass hinsichtlich den Berücksichtigung nichttechnischer Merkmale in Abs. 45 ausdrücklich ausgeklammert wird, ob zwischen Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ein Unterschied gemacht werden kann, denn in dieser Entscheidung geht es nur um die erfinderische Tätigkeit und darum, dass dem Fachmann nichts Nichtttechnisches nahegelegt werden kann. (§ 38 spielt hier keine Rolle, weil alles offenbart ist.)

Im Hinblick auf § 38, also wenn ein beanspruchter Sachverhalt nicht ursprünglich offenbart ist, sehe ich keinen Ansatzpunkt, bei der Notwendigkeit, Merkmale unberücksichtigt zu lassen, Unterschiede zwischen Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu machen. Beides wäre zum Herleiten von Rechten, nämlich der Patentfähigkeit erforderlich, und § 38 verbietet es.

 

[Lysios]

Im Hinblick auf § 38, also wenn ein beanspruchter Sachverhalt nicht ursprünglich offenbart ist, sehe ich keinen Ansatzpunkt, bei der Notwendigkeit, Merkmale unberücksichtigt zu lassen, Unterschiede zwischen Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu machen.

Aber dieser Fall liegt doch gar nicht vor, denn der Disclaimer ist eben gerade keine unzulässige Erweiterung. Deshalb bewegt sich doch der Anspruch mit dem Disclaimer im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

 

[Hans35]

Nein, die Anmeldung offenbart nur eine Lehre ohne den Disclaimer und nicht eine Lehre mit dem Disclaimer.

Ich denke wir sollten darauf hoffen, dass der BGH dazu etwas sagt, was einen von uns beiden überzeugen kann.

 

[Lysios]

Nein, die Anmeldung offenbart nur eine Lehre ohne den Disclaimer und nicht eine Lehre mit dem Disclaimer.

OK. Dann hat sich jetzt der Kreis geschlossen und wir sind wieder am Ausgangspunkt der Diskussion. Wie ich schon sagte, verstehe ich die Argumentation so, dass ein Disclaimer, der keinen technischen Beitrag leistet, gerade keine unzulässige Erweiterung darstellt.

Jedenfalls ist jetzt klar, dass Du genau dieses Argument ablehnst und damit eine a.A. als BGH und GBK hast. Ich befürchte aber, Deine Auffassung wird eine Mindermeinung bleiben. Aber damit möchte ich die Diskussion jetzt für mich beenden.