Rechtsübergang im Prioritätsintervall

[hyperandy]

Weil das Prioritätsrecht nur erlaubt, die Priorität als Zeitrang in Anspruch zu nehmen. Es erlaubt aber nicht, überhaupt eine Anmeldung einzureichen. Dafür muss B materiell berechtigt sein, was eben nur durch Übertragung der Rechte an der Erfindung oder explizite Einwilligung auch von A möglich ist.

Das klingt in der Tat irgendwie logisch, ist es aber wohl nicht, mindestens habe ich das noch nie gehört. In der Praxis wird immer nur das Prioritätsrecht übertragen und das erlaubt dann auch die Anmeldung einzureichen und materiell an der Erfindung berechtigt zu sein, vgl. beispielsweise BGH Fahrzeugscheibe. Dort wird nur die Frage des Prioritätsrechts diskutiert, nicht dass der Erwerber gar nicht berechtigt ist:

"Rndnr. 10. 2. Die Beklagte kann die Priorität der deutschen Anmeldung für den Zeitrang des Streitpatents in Anspruch nehmen, weil ihr das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung rechtzeitig und wirksam von SG Deutschland übertragen worden ist."

Mindestens ist dies auch sinnvoll, da es ansonsten in der Tat keinen grossen Sinn machen würde, wie du ausführst, das Prioritätsrechts übertragen zu können, aber dann doch keine Berechtigungen zu haben.

Es kommt aber noch schlimmer, da das Prioritätsrecht auch durch konkludentes Handels übertragen werden kann, Schriftform ist nicht erforderlich (BGH Fahrzeugscheibe). Das EPA wird dies vermutlich nicht akzeptieren, DPMA schon.

 

[Lysios]

In der Praxis wird immer nur das Prioritätsrecht übertragen und das erlaubt dann auch die Anmeldung einzureichen und materiell an der Erfindung berechtigt zu sein, vgl. beispielsweise BGH Fahrzeugscheibe. Dort wird nur die Frage des Prioritätsrechts diskutiert, nicht dass der Erwerber gar nicht berechtigt ist:

Also mir ist in meiner Praxis eine reine Übertragung des Prioritätsrechts noch nie untergekommen.

Bzgl. der zitierten Rechtsprechung ist Dir aber doch schon klar, dass der Anmelder nach § 7 Abs. 1 PatG und Art. 60 Abs. 3 EPÜ unwiderleglich als berechtigt gilt?

Insoweit kann der BGH in der Entscheidung auch nur auf das Prioritätsrecht abzielen. Und dass das Prioritätsrecht ebenso wie die materielle Berechtigung natürlich auch konkludent übertragen werden kann, ist doch klar. Aber bei guter Beratung wird man sich doch nicht darauf verlassen, oder?

 

[hyperandy]

Also mir ist in meiner Praxis eine reine Übertragung des Prioritätsrechts noch nie untergekommen.

In der oben genannten Rechtssprechung scheinen die das ja auch gemacht zu haben und so würde ich das auch machen. Hat ja geklappt, denn die ursprüngliche Anmelderin hat ja auch nachträglich noch was Schriftliches fabriziert. Mindestens bin ich der Meinung, das so gelernt zu haben.

Insoweit kann der BGH in der Entscheidung auch nur auf das Prioritätsrecht abzielen. Und dass das Prioritätsrecht ebenso wie die materielle Berechtigung natürlich auch konkludent übertragen werden kann, ist doch klar. Aber bei guter Beratung wird man sich doch nicht darauf verlassen, oder?

Naja, ob das so klar war, weiss ich nicht, denn die Entscheidung ist aus 2013. Und klar: was Konzerne intern machen, interessiert in der freien Praxis natürlich nicht. Deshalb würde ich mir das auch schriftlich geben lassen.

Und ja: Die neue Anmelderin ist dann matieriell berechtigt.

Vielleicht gibts dazu ja auch noch Hinweise aus der Praxis von anderen Kollegen.

 

[Lysios]

was Konzerne intern machen, interessiert in der freien Praxis natürlich nicht.

Gerade für Konzerne ist es empfehlenswert, für jede einzelne Erfindung, die angemeldet wird, eine schriftliche Übertragungserklärung vorzunehmen (hier kann man dann auch ein In-sich-Geschäft i.S.d. § 181 BGB vornehmen). Dann kommt man gar nicht erst in die Verlegenheit (z.B. bei Streitigkeiten über die Erfindervergütung), konzerninterne Verträge offenlegen zu müssen. Es reicht dann einfach die Vorlage der Übertragungserklärung.

 

[Kurt]

Einmal unabhängig von der Frage, ob es genügt, nur das Prioritätsrecht zu übertragen, noch zu der vorgesehenen Gegenleistung für die Rechtsabtretung durch A:

A überträgt das Prioritätsrecht sowie alle Rechte aus Erfindung und Anmeldung an B. Im Gegenzug erhält A ein kostenfreies, nicht ausschließliches, nicht übertragbares weltweites Nutzungsrecht am Gegenstand der Prioritätsanmeldung.

Ist letzteres zu großzügig, da A auf diese Weise zu einem Wettbewerber von B aufsteigen könnte?

 

[Lysios]

Ist letzteres zu großzügig, da A auf diese Weise zu einem Wettbewerber von B aufsteigen könnte?

Das hängt letztlich davon ab, wie die aktuelle Rechtslage ist.

Wenn es eine BGB-Gesellschaft in Bezug auf die Rechte an der Erfindung ist, dann hat A u.U. kein eigenes Nutzungsrecht.

Wenn es aber nur eine Bruchteilsgemeinschaft ist, dann hat A jetzt schon ein eigenes Nutzungsrecht. Nur Lizenzen an Dritte kann A nicht ohne Zustimmung von B erteilen und B hat vielleicht Ausgleichsansprüche bei übermäßiger Benutzung der Erfindung durch A.

In beiden Fällen kann A zudem die Auflösung der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft fordern, soweit dies nicht ausgeschlossen wurde.

Solche Faktoren sind alle gegeneinander abzuwägen.

 

[Kurt]

Danke für den Hinweis.

Da nichts Spezielles vereinbart wurde, dürfte eine Bruchteilsgemeinschaft vorliegen. Gemäß dieser und § 743 BGB ist die Fruchtziehung dabei anteilsbezogen.

Demnach wäre wohl zu vereinbaren, dass A etwaige aus dem diskutierten (zum Ausgleich der Prioritätsrechtsabtretung erteilten) kostenlosen Nutzungsrecht gezogene Früchte (z.B. durch Vertrieb des patentgemäßen Produkts) anteilsmäßig an B abzugeben hätte.

 

[Lysios]

Da nichts Spezielles vereinbart wurde, dürfte eine Bruchteilsgemeinschaft vorliegen. Gemäß dieser und § 743 BGB ist die Fruchtziehung dabei anteilsbezogen.

Da sollte man vorsichtig sein. Eine BGB-Gesellschaft kann auch konkludent vereinbart worden sein. Typisches Beispiel ist die Entstehung einer Erfindung bei irgendeiner Art von Kooperation: Dann ist die Erfindung ohne gesonderte Regelung Gesamthandsvermögen der durch die Kooperation geschaffenen BGB-Gesellschaft.

Wenn die Diensterfinder sich aber in Ihrer Freizeit beim Bier privat unterhalten haben und die Erfindung dabei entstanden ist, dann wird wahrscheinlich keine Kooperation der Arbeitgeber zugrunde gelegen haben und es entsteht nach Inanspruchnahme der Diensterfindung eine Bruchteilsgemeinschaft der Arbeitgeber.

 

[Kurt]

Danke für den Hinweis, werde auch das prüfen.

In jedem Fall scheint ein Regelungsbedarf zu bestehen bzgl. Fruchtziehung bei Nutzung der Erfindung nur durch einen der Mitanmelder.

 

[Kurt]

Hallo zusammen,

hier noch ein etwas anders gelagerter Fall zu dem o.g. Thema.

Anmelder A habe vor 10 Monaten eine französische Patentanmeldung P1 eingereicht.

Firma B arbeite an einem ähnlichen Produkt wie in P1 offenbart, und will darauf in Kürze eine europäische Patentanmeldung P3 einreichen.

B's Wettbewerber C habe, Branchengerüchten zufolge, vor drei Monaten eine kanadische Patentanmeldung P2 auf eine ebenfalls ähnliche Technologie eingereicht.

Kann B von A (nur) das Prioritätsrecht erwerben und die europäische Patentanmeldung P3 auf diese Weise auf das Datum der P1 "rückdatieren" – vorausgesetzt, der Gegenstand von P3 stimmt mit dem Gegenstand von P1 überein?

 

[Hans35]

Das Erwerben des (bloßen) Prioritätsrecht geht durchaus, nicht aber das "Rückdatieren" der P3, falls diese dann bereits eingereicht sein sollte. Die für die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität erforderliche Anmelderidentität muss nämlich bereits am Anmeldetag (der P3) bestehen. Hier ist ja zweimal dieselbe (oder eine ähnliche) Erfindung gemacht worden, einmal von A und einmal von B. Genau dieses Vermischen soll diese Bestimmung verhindern: Rechte hat nur der Erfinder A - oder sein Rechtsnachfolger. B darf nicht anmelden, so lange er offensichtlich (gemäß der Datierung des Rechtsübergangs) noch gar keine Rechte an der Erfindung hat und also beides nicht ist. Das wird aber nicht mit dem Wegfall der Anmeldung (P3) sanktioniert, sondern nur mit der Unwirksamkeit der Priorität.

Der Anmelder kann aber nach dem Rechtsübergang eine P4 anmelden (das Priojahr ist ja voraussetzungsgemäß noch nicht abgelaufen), in der er die "eingekaufte" Priorität aus P1 in Anspruch nimmt. P3 kann zurückgenommen werden, weil sie nichts mehr nützt. P4 kann dabei (falls das sachgemäß ist) durchaus mit P3 identisch sein, nur die Nennung des Erfinders ist dann korrekt mit A angegeben.

 

[Kurt]

Also, die P3 ist ja noch gar nicht eingereicht. Insofern ist "Rückdatieren" vielleicht nicht der richtige Begriff.

Obwohl das mit dem Rückdatieren wohl dennoch funktioniert, da die Übertragung des Prioritätsrechts nicht vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung, sondern vor der Abgabe der Prioritätserklärung für die Nachanmeldung erfolgen muss, was durchaus später als der Anmeldetag sein kann.

Hieraus kombiniert mit Deiner Antwort schließe ich, dass es ohne weiteres möglich ist, (nur) das Prioritätsrecht für einen Erfindungsgegenstand von einem Dritten zu erwerben, und so einen früheren Anmeldetag für die eigene Erfindung auf denselben Gegenstand zu erzielen.

 

[Pat-Ente]

Die Anmerkung von Hans35, dass der Erfinder in der Nachanmeldung entsprechend der Prio-Anmeldung A benannt sein muss, führt mich zu der Frage, ob das wirklich sein muss. EPÜ Art. 87 (ebenso wie die PVÜ) verlangt ja nur Anmelderidentität (bzw. wie hier das Innehaben des Prioritätsrechts durch den Anmelder) und Erfindungsidentität, aber nicht Identität der Erfinder. Also könnte für P3 der Erfinder der Firma B benannt werden - oder müsste es vielleicht sogar nach Art. 62 EPÜ? Das wäre insofern auch folgerichtig, wenn man annimmt, dass A an B _nur_ das Prioritätsrecht und nicht auch ein Recht an der Erfindung bzw. ein Recht zur Anmeldung überträgt.

 

[Asdevi]

Obwohl das mit dem Rückdatieren wohl dennoch funktioniert, da die Übertragung des Prioritätsrechts nicht vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung, sondern vor der Abgabe der Prioritätserklärung für die Nachanmeldung erfolgen muss, was durchaus später als der Anmeldetag sein kann.

Nein, nicht für EP-Anmeldungen:

T577/11, Headnote 3:
"3. For a claimed priority to be valid pursuant to Article 87(1) EPC 1973, the applicant of a subsequent application claiming priority from an earlier application (priority application) who is not the person who filed the priority application must, when the subsequent application is filed, be that person's successor in title in respect of the priority application or of the right to claim priority."

Im Übrigen sagt das dein Link ja auch:
"Die Priorität einer nationalen Anmeldung kann nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ von dem personenverschiedenen Anmelder einer europäischen Nachanmeldung in Anspruch genommen werden, wenn ihm das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität rechtzeitig - das heißt vor Einreichung der Nachanmeldung - und wirksam übertragen worden ist"

 

[Hans35]

..., dass der Erfinder in der Nachanmeldung entsprechend der Prio-Anmeldung A benannt sein muss, ...

EPÜ Art. 87 (ebenso wie die PVÜ) verlangt ja nur Anmelderidentität (bzw. wie hier das Innehaben des Prioritätsrechts durch den Anmelder) und Erfindungsidentität, aber nicht Identität der Erfinder.

Das ist in der Tat so. Das Amt interessiert nur am Rande, wer der Erfinder ist, und die Angabe des Erfinders kann sich auch noch ändern, z.B. wenn der "wahre" Erfinder eingetragen werden muss, sobald dieser seinen diesbezüglichen (Zivil-)Prozess gewonnen hat.

Jedoch kann die "Anmelderidentität" (und ihr Nachweis bereits zum Anmeldetag der Nachanmeldung) auf relativ einfache Weise dazu beitragen, sicher zu stellen, dass Prio-Anmeldung und Nachanmeldung in dem Sinne zusammengehören, dass sie auf demselben "Erfindungsakt" beruhen und damit auch auf denselben Erfinder zurückgehen, und somit Anmelder von Prioanmeldung und Nachanmeldung beide legitime Rechtsnachfolger ein und desselben Erfinders sind. Das kann den Missbrauch des Prioritätsrechts (so würde ich Fälle nennen, in denen dieses "Zusammengehören" nicht gegeben ist) zumindest in bestimmten Fällen erschweren, ohne dass den Angaben zum Erfinder tatsächlich nachgegangen werden muss.

 

[Kurt]

Hier liegt ja keine Anmelderidentität vor, sondern das Priorecht wurde durch den Nachanmelder B vom Prioanmelder A z.B. käuflich erworben.

Dann muss wohl spätestens am Tag vor der Nachanmeldung der entsprechende Kaufvertrag geschlossen sein, und dieser als Nachweis der Rechtsnachfolge (nur) für das Prioritätsrecht idealerweise beim EPA eingereicht werden?

 

[Asdevi]

Dann muss wohl spätestens am Tag vor der Nachanmeldung der entsprechende Kaufvertrag geschlossen sein, und dieser als Nachweis der Rechtsnachfolge (nur) für das Prioritätsrecht idealerweise beim EPA eingereicht werden?

Einreichen braucht man das zunächst nicht. Den Prüfer wird es auch nicht kümmern, es sei denn, ein relevanter SdT im Priointervall taucht auf.

Da in deinem Fall Wettbewerber C zunächst eine kanadische P2 eingereicht hat, die kaum vor dem Anmeldetag der P3 veröffentlicht sein wird, ist diese zunächst kein SdT. Sollte es natürlich eine PCT mit Priobeanspruchung der P2 geben, und diese dann auch in die europäische Phase eintreten, wird der EP-Prüfer vermutlich das Fass "Priorität" aufmachen. Dann musst du den Nachweis erbringen.

 

[Hans35]

Hier liegt ja keine Anmelderidentität vor, sondern das Priorecht wurde durch den Nachanmelder B vom Prioanmelder A z.B. käuflich erworben.

Doch. Mit "Anmelderidentität" wird - sprachlich nicht ganz korrekt - ausgedrückt, dass der Anmelder der Nachanmeldung entweder mit dem der Prio-Anmeldung identisch ist, oder dass er bereits am Anmeldetag dessen Rechtsnachfolger ist (und er damit natürlich gerade nicht mit ihm identisch ist).

Nach Art. 60 (1) S.1 EPÜ steht das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Das gilt in ähnlicher Form wohl in allen Ländern. Das Prioritätsrecht verlangt hingegen mehr, nämlich, dass der Anmelder der Nachanmeldung Rechtsnachfolger des Anmelders der Prioritätsanmeldung ist; dass beide nur Rechtsnachfolger des Erfinders sind, genügt dafür nicht. Problematisch kann das z.B. werden, wenn der Erfinder seine Rechte für verschiedene Länder originär an verschiedene Konzernunternehmen überträgt und nicht komplett an ein Unternehmen, das die Prioritätsanmeldung tätigt und dann die Rechte weiter überträgt.

Das "erkaufte" Prioritätsrecht bei einer Erfindung geltend zu machen, die ein anderer Erfinder gemacht hat, ist wenig sinnvoll. Mit dem Prioritätsrecht wird immer auch das Recht an der Erfindung, d.h. das Recht auf das Patent für diese Erfindung (in der Nachanmeldung) übertragen. Wenn das fraglich ist, dann wird das ggf. vor den Zivilgerichten ausgetragen. Dass mit dem Prioritätsrecht lediglich erkauft werden soll, dass für dieselbe, aber spätere Erfindung durch einen anderen Erfinder ein früherer Zeitrang gilt, als ihm zusteht, ist mir noch nicht begegnet. Es wäre wohl ohnehin nur eine Frage des Persönlichkeitsrechts der Erfinder, die sich dadurch konkretisiert, dass in Prio-Anmeldung und Nachanmeldung nicht derselbe Erfinder angegeben ist.

Für die Frage der Wirksamkeit der Priorität - und damit, was zum Stand der Technik gehört - ist jedenfalls die Anmelderidentität (in obigem Sinne) erforderlich. Mehr interessiert für das Prüfungsverfahren nicht.

 

[Kurt]

Mit dem Prioritätsrecht wird immer auch das Recht an der Erfindung, d.h. das Recht auf das Patent für diese Erfindung übertragen.

Für eine Zitatstelle für diesen Grundsatz wäre ich dankbar!

Wenn das [Übertragung des Rechts an der Erfindung] fraglich ist, dann wird das ggf. vor den Zivilgerichten ausgetragen.

Es liegt hier ja ein Vertrag zur Übertragung des Prioritätsrechts vor, so dass dessen Übertragung nicht fraglich ist.

Es wäre wohl ohnehin nur eine Frage des Persönlichkeitsrechts der Erfinder, die sich dadurch konkretisiert, dass in Prio-Anmeldung und Nachanmeldung nicht derselbe Erfinder angegeben ist.

Der Erfinder der Prioanmeldung wird natürlich auch (als Miterfinder) für die Nachanmeldung angegeben.

 

[Hans35]

Der Erfinder der Prioanmeldung wird natürlich auch (als Miterfinder) für die Nachanmeldung angegeben.

Wenn in der Nachanmeldung mehr offenbart ist als in der Prioanmeldung, dann mag das für den "Überschuss" so sein. Mit der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, hat das nichts zu tun.