'could-would'-Argument vor dem DPMA

[Hans35]

Mag sein, dass die vorgetragenen Argumente beim EPA reichen. (Das ist bei dem etwas "dünnen" Beispiel schlecht zu beurteilen.) Vor dem BGH wird das Patent dann jedenfalls keinen Bestand haben.

Für den BGH ist ausschlaggebend, dass kein nächstliegender SdT festgestellt werden muss, sondern dass ein SdT als Ausgangspunkt für die Erfindung zu wählen ist. BGH-Lehre ist, dass der Anspruchsgegenstand bereits dann durch den SdT nahegelegt ist, wenn dafür irgend ein SdT als Ausgangspunkt genommen wird. Das klappt hier viel besser mit D2 als mit D1 als Ausgangspunkt.

Die Anforderungen, die für das Naheliegen bei D1 als Ausgangspunkt nicht erfüllt sind, sind sehr wohl erfüllt, wenn D2 als Ausgangspunkt gewählt wird:

• Es gibt in D2 sehr wohl eine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden, nämlich nach weiteren Anwendungen für Schrauben zu suchen.
• In D2 gibt es auch Hinweise hierauf, denn da steht ausdrücklich, dass die vorgestellten Anwendungen (nämlich Teile X, Y oder Z miteinander zu verbinden) nur Beispiele sind, auch wenn das Beispiel aus D1 (Balken) nicht dabei ist.
• Der Wunsch nach alternativen Lösungen ist da nur logisch.
• Natürlich sind die Lösungsbeispiele in D2 auch nicht "gut genug", weil ja Balken für den Anspruchsgegenstand benötigt werden.
• An D2 braucht gar nichts abgeändert werden. Es werden einfach, wir vorgeschlagen, Schrauben verwendet.
• D1 schlägt nur eine einzige Alternative (Balken) vor. Es bedarf keiner Auswahl.

Wer beim EPA die Auswahl des nächstliegenden SdT unhinterfragt mitmacht, hat evtl. schon verloren.

 

[Asdevi]

Für den BGH ist ausschlaggebend, dass kein nächstliegender SdT festgestellt werden muss, sondern dass ein SdT als Ausgangspunkt für die Erfindung zu wählen ist. BGH-Lehre ist, dass der Anspruchsgegenstand bereits dann durch den SdT nahegelegt ist, wenn dafür irgend ein SdT als Ausgangspunkt genommen wird. Das klappt hier viel besser mit D2 als mit D1 als Ausgangspunkt.

Das ist beim EPA genau so, siehe T1742/12:

It has, however, been acknowledged that the choice of the closest prior art may not always be unambiguous and that, in such a case, the problem-solution approach may have to be repeated starting from other pieces of prior art (see T 710/97, Reasons 3.2.1). It has also been observed that a piece of prior art on the basis of which the claimed invention is considered non-obvious cannot be "closer" than a document on the basis of which the claimed invention appears obvious, because it is evident in this situation that the former does not represent the most promising springboard from which to arrive at the invention (see T 824/05, Reasons 6.2).

In T 967/97 (Catchword I) and T 21/08 (Reasons 1.2.3) it was found that if the skilled person had a choice of several workable routes, i.e., routes starting from different documents, which might lead to the invention, the rationale of the problem-solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible routes, before an inventive step could be acknowledged. Conversely, if the invention was obvious to the skilled person in respect of at least one of these routes, then an inventive step was lacking. In T 967/97 (catchword II) it was further stated that, if inventive step was to be denied, the choice of starting point needed no specific justification.

 

[Hans35]

Mit "genau so" wäre ich vorsichtig.

In der Tat ist es sicher egal, ob die fragliche Schrift als "Ausgangspunkt" oder als "nächstliegender SdT" bezeichnet wird.

Irgendwie werden die Schriften beim EPA aber miteinander verglichen und man denkt an eine (möglichst eindeutige) Extremstellung des nSdT. Die zitierten Entscheidungen zeigen, dass das nicht immer so schön klappt, wie man es gern hätte.

Beim BGH/DPMA hingegen ist die Auswahl frei. Aber wohl nicht ganz frei, es wird neuerdings ein Anlass oder so etwas für die Auswahl des "Ausgangspunkts" gefordert.

Darin kann man wohl den Versuch einer Annäherung durch den BGH sehen. Es bleibt erst mal nur zu hoffen, dass das immer zum selben Ergebnis führt.

 

[Kurt]

Danke für eure Ansätze.

Ich versteh allerdings nicht ganz, warum wir nun über die Auswahl des Ausgangspunkts bzw. des nSdT sprechen?
Hierüber gab es mit EPA und Gegenseite im vorliegenden Fall keine Auseinandersetzung.

Wie vorstehend geschrieben, geht es mir um die Frage der korrekten Anwendung des Problem-Solution-Approach (inkl. Could-Would-Approach), insbesondere um die von EPA/Gegenseite hierzu als erforderlich behaupteten Schritte:

1. der Fachmann benötige eine Motivation, überhaupt tätig zu werden (also etwas erfinden oder verbessern zu wollen) – was ich für grob fehlerhafte Anwendung des PSA halte, da es einen solchen Schritt dort nicht gibt; und
   
   
2. der nSdT müsse Hinweise enthalten, die weitere Druckschrift D2 überhaupt heranzuziehen (diesem beliebten Ansatz widersprechen zumindest T 1696/13, T 905/17 und T 1862/15, wie oben zitiert).

Dankbar wär ich für Meinungen zu diesen beiden Punkten.

 

[Hans35]

Punkt 1 ist wohl wirklich neben der Sache. Zur Definition des "Fachmann", so wie ich ihn verstehe, gehört immer eine "innere Motivation", die dazu führt, dass er bei jeder Druckschrift, die er betrachtet (und die später als nSdT oder als "Ausgangspunkt" bezeichnet wird), sich überlegt, ob und wie er diesen SdT weiter entwickeln kann. Vor einer zusätzlichen Motivation, die aus der Druckschrift hervorgehen und dort belegbar wäre, habe ich noch nichts gehört, weder mit noch ohne PSA/CWA.

Punkt 2 ist aber m.E. im Wesentlichen korrekt. Eine bloße Addition von Merkmalen genügt nicht. Es muss irgend eine Veranlassung geben, die Schriften und die darin offenbarten Sachverhalte gemeinsam zu betrachten. Beim BGH genügt ein solcher Hinweis in D1 oder D2 oder sonstwo, während das EPA diesen Hinweis (idR) unmittelbar im nSdT (D1) für erforderlich hält.

 

[Kurt]

das EPA [hält] diesen Hinweis (idR) unmittelbar im nSdT (D1) für erforderlich

Woraus entnimmst du das? Offiziell fordert der Could-Would Approach des EPA:

5.3 "Could/would approach"
In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen

 

[Hans35]

Ich habe das erstmal nur deiner Frage entnommen,

...

1. der nSdT müsse Hinweise enthalten, ...

bei der es ja um die "Hinweise" und nicht um den nSdT ging. Dass das nicht sauber ist und es auch gegenteilige Entscheidungen gibt, habe ich versucht durch "idR" anzudeuten.

Ergänzung:
Bei dem von dir zitierten Punkt 5.3 der Richtlinien geht es nicht um einen Hinweis, dass D1 und D2 gemeinsam betrachtet werden können. Vielmehr soll - bei vorliegendem Hinweis, dass sie gemeinsam betrachtet werden sollten, sonst nicht - untersucht werden, ob sich daraus ein Hinweis auf die beanspruchte Lehre ergibt. Dabei dürfen D1 und D2 aus dem SdT insgesamt stammen, d.h. sie dürfen insbesondere beliebige Druckschriften sein.
Der Hinweis, der dazu führt, D1 und D2 gemeinsam zu betrachten, muss zuerst da sein, und es empfiehlt sich, die Schrift, die den Hinweis enthält, als die der Erfindung nächstkommende zu bezeichnen.
Wenn es mit den Schriften D1 und D2 nicht klappt, den Anspruch zu Fall zu bringen, kommt alles in den Orkus, und der Prüfer kann versuchen, von einer anderen Schrift z.B. D1' als nSdT auszugehen. Da braucht er dann einen Hinweis, D1' und D2' gemeinsam zu betrachten. Wenn es dann mit D1' und D2' klappt, den Anspruch zu Fall zu bringen, kann niemand sagen, dass eine andere Schrift (anders als D1') näherliegend gewesen wäre, insbesondere auch nicht D1.
Wenn es (im Prüfungsverfahren) mit keinem D1, D1', D1",... als "Ausgangspunkt" klappt, wird der Prüfer das Patent erteilen und (willkürlich) eine Schrift davon als "nächstkommend" bezeichnen. Als Einsprechender sollte man das nicht überbewerten und selbst schauen, ob es mit D1' als nSdT besser geht, oder vielleicht mit neu aufgefundenen Schriften D1x und D2x.

 

[Kurt]

Vielmehr soll - bei vorliegendem Hinweis, dass sie gemeinsam betrachtet werden sollten, sonst nicht - untersucht werden, ob sich daraus ein Hinweis auf die beanspruchte Lehre ergibt

Woher stammt diese Lehre?

Zwei verschiedene Hinweise, nämlich

1. einen "Hinweis, dass [mehrere Druckschriften] gemeinsam betrachtet werden sollten"; und
2. einen "Hinweis auf die beanspruchte Lehre"

...kann ich in den Richtlinien nicht erkennen.

Bzw., der Hinweis #1 auf die Heranziehung der weiteren Druckschrift [D2] muss ausdrücklich nicht im nSdT [D1] vorhanden sein, sondern kann irgendwo im Stand der Technik stehen, beispielsweise in einer Druckschrift D3:

In der [Could/Would]-Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre [D2] findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde [...], den nächstliegenden Stand [nSdT D1] der Technik [gemäß] dieser Lehre [D2] zu ändern [...] und somit zu [der Erfindung] zu gelangen.

 

[Kurt]

Nochmal kurz die Vorschrift zu Could-Would aus den Richtlinien analysiert:

In der [Could/Would]-Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre [D2] findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde [...], den nächstliegenden Stand der Technik [nSdT D1] [gemäß] dieser Lehre [D2] zu ändern [...] und somit zu [der Erfindung] zu gelangen.

Es wird mit anderen Worten gefordert, dass im Stand der Technik irgendeine Lehre [D2] zu finden sein muss, durch die der Fachmann veranlasst würde, diese Lehre [D2] auf den nSdT [D1] anzuwenden, und somit zu Erfindung zu gelangen.

Mit nochmals anderen Worten: Die Motivation zur Kombination der Dokumente D1 und D2 muss nicht im nSdT D1, sondern in der hinzugezogenen Druckschrift D2 stehen!

Gibt es weitere Meinungen hierzu?

 

[Hans35]

Das Vorgehen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mittels "could/would" habe ich in der Entscheidung 2 Ni 6/21 (EP) des BPatG (!) vom 4.8.2022 (S. 38) entdeckt.

Mich bringt diese (gesamte) Entscheidung zu der Frage: Ist das alles wirklich ernst gemeint, oder haben hier ein paar BPatG-Richter unmittelbar vor ihrer Pensionierung ihren ganzen Frust über die Grundsätze der Patent-Rechtsprechung zu Papier gebracht? Insbesondere was der Fachmann hier alles im Zuge der Auslegung des Patents EP2777269B1 machen soll, sprengt m.E. alle Grenzen.

Leider bin ich nicht genügend Fachmann auf dem Gebiet der Codierung von Bildern und Videos, um die Frage zu beantworten, ob mit diesem (mit dem Urteil aufrechterhaltenen) Patent irgendein potentieller Verletzer beeindruckt werden kann.

Als Nichtigkeitskläger würde ich jedenfalls sagen "Werdet doch mit eurem Müll glücklich!", und ich würde es mir ersparen, zum BGH gehen. Für das EPA ist dieses Patent m.E. kein Ruhmesblatt (Grundsatz: Was ich nicht verstehe, ist erfinderisch).

 

[patachon]

Nochmal kurz die Vorschrift zu Could-Would aus den Richtlinien analysiert:


Es wird mit anderen Worten gefordert, dass im Stand der Technik irgendeine Lehre [D2] zu finden sein muss, durch die der Fachmann veranlasst würde, diese Lehre [D2] auf den nSdT [D1] anzuwenden, und somit zu Erfindung zu gelangen.

Mit nochmals anderen Worten: Die Motivation zur Kombination der Dokumente D1 und D2 muss nicht im nSdT D1, sondern in der hinzugezogenen Druckschrift D2 stehen!

Gibt es weitere Meinungen hierzu?

Nein, ich interpretiere das anders.
"gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet" - "eine Lehre" beschreibt hier nicht ein einzelnes Dokument, sondern eher eine Aussage, eine Voraussetzung, eine Lehre eben. Es muss also irgendwo im Stand der Technik eine Motivation geben, den nächstliegenden Stand der Technik (einzelnes Dokument) abzuändern. Wo diese Lehre zu finden ist, sagt dieser Abschnitt nicht, im Gegenteil. Insbesondere umfasst der gesamte Stand der Technik ("insgesamt") auch den nächstliegenden Stand der Technik.

Die englische Version lautet "In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole..." und sagt IMHO dasselbe mindestens so deutlich.

 

[Hans35]

Ich sehe das auch so, wie Patachon. Vielleicht war das mit den zwei unterschiedlichen "Hinweisen" auch zu unklar. Deshalb versuche ich es noch mal, etwas enger am Text der Richtlinie.

Punkt 1: "Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik
Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. ..."
Der SdT besteht aus unüberschaubar vielen Druckschriften o.ä., denen allen gemeinsam ist, das sie die Erfindung nicht mit allen ihren Merkmalen neuheitsschädlich zeigen. Sie alle müssen für die Frage, ob sie der erfolgversprechendsten Ausgangspunkt ist, in Betracht gezogen werden. Wenn es dann (nach Punkt 3) mit einer von ihnen klappt, den Anspruchsgegenstand nahezulegen, dann war das nächstliegende SdT; sonst heißt es: weiterprobieren. Wenn es bei keiner klappt (und später das Patent erteilt wird), dann ist Behauptung, diese oder jene Schrift sei die Nächstliegende, bloße Willkür und für das spätere Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ohne Bedeutung.
"... Es muss nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung "am nächsten" kommt; relevant ist allein die Frage, ob das gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist. ..."

Punkt 2
"In der zweiten Phase wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschied ... untersucht ..." Dieser Unterschied hängt entscheidend davon ab, von welchem nSdT ausgehend man gerade versucht, den Anspruch zu Fall zu bringen. Dem nSdT fehlt da irgendetwas, was die Erfindung kann, was der nSdT aber nicht kann. Denn würde da nichts fehlen, dann wäre dieser SdT ja neuheitsschädlich. Man kann das so formulieren, dass der Fachmann, ausgehend vom nSdT, sich eine technische "Aufgabe" stellt, die dann mit der Erfindung gelöst ist. Falls der Fachmann es dann mit der nächsten Druckschrift als nSdT versuchen muss, sind das ganz andere Unterschiede, eine andere Aufgabe und entsprechend auch eine andere Lösung.

Punkt 3
Dann kommt die could/would Überlegung.
Der Fachmann sieht irgendwo im SdT einen Hinweis (erster Hinweis) oder eine Anregung wie die Aufgabe gelöst werden kann. Dazu wird er idR zusätzlich zu nSdT eine Druckschrift SdT2 gefunden haben, die diejenigen Merkmale zeigt, die im nSdT "fehlen". Das ist jedenfalls eine notwendige Voraussetzung, aber es genügt nicht. Der nSdT oder SdT2 muss dem Fachmann zusätzlich die technischen Vorteile zeigen (zweiter Hinweis), die die Kombination der Schriften zu einer Lehre bringt , die - oh Wunder! - mit der Lehre gemäß dem untersuchten Patentanspruch übereinstimmt. Es ist also eine Kombination von zwei völlig beliebigen Schriften aus dem gesamten SdT, die den Fachmann zur Lehre der Erfindung führen kann.

Wenn es nicht geklappt hat, ...
taugt die Kombination von nSdT und SdT2 nichts, und der Prüfer geht zurück zu Punkt 2 mit einem anderen SdT2 bzw. zurück zu Punkt 1 mit einem anderen nSdT. Die Doppelschleife wird solange durchlaufen, bis der Prüfer keine Erfolgsaussicht mehr sieht und das Patent erteilt.

 

[Hans35]

Ergänzung:
Im Fall einer Patenterteilung sollte man von einem sorgfältig durchgeführten Prüfungsverfahren durchaus verlangen können, dass mit allen genannten Druckschriften versucht wurde, sie als nSdT und SdT2 zu kombinieren, und dass das nicht zur beanspruchten Erfindung geführt hat. Das entbindet den Patentanwalt aber nicht davon, für einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage das selbst nochmal zu überprüfen, bevor er sich daran macht, weiteren SdT in das Verfahren einzubeziehen.
Außerdem darf auch das Material nicht übersehen werden, das ein anderer Einsprechender dazu nennt. Im Erfolgsfall (des Einspruchs) sind aber idR nur die zwei Schriften relevant, die dann den "Could-Would-Test" bestehen. Bei allen anderen Kombinationen der Druckschriften bleibt es belanglos, ob sie überhaupt untersucht wurden und vielleicht sogar "besser" gepasst hätten.

 

[newpatent]

Hier einmal eine vor dem EPA aufgetauchte Frage hinsichtlich Could-Would-Approach (und Problem-Solution-Approach):



Folgender Fall:

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1 (nächstliegender Stand der Technik): zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Fachwissen aus Druckschrift D2: "Nägel oder Schrauben sind besonders geeignet, Werkstücke zu verbinden, wobei man aus den Gründen X, Y, Z bevorzugt Schrauben verwendet"

Seitens EPA und Patentinhaberin werden im Rahmen der Überprüfung von Could-Would folgende Argumente gegen das Naheliegen der Schraubenverbindung angeführt:

• Es gibt im nSdT (Nagelverbindung) keine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden.
• Dem nSdT (Nagelverbindung) sind keine Hinweise auf dessen Nachteile zu entnehmen (die den Fachmann motivieren könnten, tätig zu werden).
• Dem nSdT (Nagelverbindung) ist kein Wunsch nach alternativen Lösungen zu entnehmen.
• Die Lösung gemäß nSdT (Nagelverbindung) ist "gut genug".
• Die Balken müssten zu sehr abgeändert werden, damit sie verschraubt anstatt vernagelt werden könnten
• Es gibt außer Schrauben und Nägeln noch viele andere Verbindungsmittel, also ist die Auswahl von Schrauben erfinderisch.
• Die in D2 abgebildeten Schrauben sind entweder viel zu groß oder viel zu klein zur Verbindung von Balken. Eine für Balken geeignete Schraubengröße ist in D2 nicht gezeigt.
• D1 sind keine Hinweise zur Heranziehung von D2 zu entnehmen.

Mit dieser Argumentation wollen EPA und Patentinhaberin unterbinden, dass als Alternative zur Nagelverbindung eine Schraubverbindung überhaupt erst herangezogen wird.

Mit anderen Worten, es wird gar nicht in den Problem-Solution-Approach eingestiegen, da der Fachmann "gar keinen Anlass habe, überhaupt tätig" zu werden.



Diese Argumentation des EPA ist doch grob rechtsfehlerhaft?

Ich habe keine einzige Rechtsprechung oder Literaturstelle dazu gefunden, die das "überhaupt erstmal tätig werden" des Fachmanns thematisiert oder gar zum Bestandteil des Problem-Solution-Approach oder des Could-Would-Approach macht.

Richtig ist doch hier folgende Vorgehensweise:

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1: zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Objektive Aufgabe: Bereitstellung einer Alternative zur Verbindung von Balken mit Nägeln
• Druckschrift D2 als Beleg für allgemeines Fachwissen: Schrauben als Alternative für Nägel sind naheliegend

Da der Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen weiß, dass Schrauben (sogar bevorzugte) Alternativen zu Nägeln sind, ist der Gegenstand des Streitpatents naheliegend.

Ein Hinweis im nSdT auf die Heranziehung von D2 ist nicht erforderlich, da die objektive Aufgabe in der Bereitstellung einer Alternative besteht (vgl. T 1696/13):


Die pauschale Notwendigkeit eines Hinweises im nSdT für die Kombination des nSdT mit weiteren Druckschriften wird sogar von den Beschwerdekammern verneint:



Danke für Meinungen hierzu.

Hallo Kurt,

wurde die genannte objektive Aufgabe vom EPA formuliert?

Wenn nicht, welche Aufgabe hat das EPA dann formuliert?

 

[newpatent]

Hier einmal eine vor dem EPA aufgetauchte Frage hinsichtlich Could-Would-Approach (und Problem-Solution-Approach):



Folgender Fall:

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1 (nächstliegender Stand der Technik): zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Fachwissen aus Druckschrift D2: "Nägel oder Schrauben sind besonders geeignet, Werkstücke zu verbinden, wobei man aus den Gründen X, Y, Z bevorzugt Schrauben verwendet"

Seitens EPA und Patentinhaberin werden im Rahmen der Überprüfung von Could-Would folgende Argumente gegen das Naheliegen der Schraubenverbindung angeführt:

• Es gibt im nSdT (Nagelverbindung) keine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden.
• Dem nSdT (Nagelverbindung) sind keine Hinweise auf dessen Nachteile zu entnehmen (die den Fachmann motivieren könnten, tätig zu werden).
• Dem nSdT (Nagelverbindung) ist kein Wunsch nach alternativen Lösungen zu entnehmen.
• Die Lösung gemäß nSdT (Nagelverbindung) ist "gut genug".
• Die Balken müssten zu sehr abgeändert werden, damit sie verschraubt anstatt vernagelt werden könnten
• Es gibt außer Schrauben und Nägeln noch viele andere Verbindungsmittel, also ist die Auswahl von Schrauben erfinderisch.
• Die in D2 abgebildeten Schrauben sind entweder viel zu groß oder viel zu klein zur Verbindung von Balken. Eine für Balken geeignete Schraubengröße ist in D2 nicht gezeigt.
• D1 sind keine Hinweise zur Heranziehung von D2 zu entnehmen.

Mit dieser Argumentation wollen EPA und Patentinhaberin unterbinden, dass als Alternative zur Nagelverbindung eine Schraubverbindung überhaupt erst herangezogen wird.

Mit anderen Worten, es wird gar nicht in den Problem-Solution-Approach eingestiegen, da der Fachmann "gar keinen Anlass habe, überhaupt tätig" zu werden.



Diese Argumentation des EPA ist doch grob rechtsfehlerhaft?

Ich habe keine einzige Rechtsprechung oder Literaturstelle dazu gefunden, die das "überhaupt erstmal tätig werden" des Fachmanns thematisiert oder gar zum Bestandteil des Problem-Solution-Approach oder des Could-Would-Approach macht.

Richtig ist doch hier folgende Vorgehensweise:

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1: zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Objektive Aufgabe: Bereitstellung einer Alternative zur Verbindung von Balken mit Nägeln
• Druckschrift D2 als Beleg für allgemeines Fachwissen: Schrauben als Alternative für Nägel sind naheliegend

Da der Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen weiß, dass Schrauben (sogar bevorzugte) Alternativen zu Nägeln sind, ist der Gegenstand des Streitpatents naheliegend.

Ein Hinweis im nSdT auf die Heranziehung von D2 ist nicht erforderlich, da die objektive Aufgabe in der Bereitstellung einer Alternative besteht (vgl. T 1696/13):


Die pauschale Notwendigkeit eines Hinweises im nSdT für die Kombination des nSdT mit weiteren Druckschriften wird sogar von den Beschwerdekammern verneint:



Danke für Meinungen hierzu.

Hallo Kurt,

der Grund für die vorangehende Frage nach der objektiven technischen Aufgabe ist, dass Deine angeführte Punkte darauf hindeuten, dass sich die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bereits mit Punkt 3 des PSA beschäftigt, also dem would.

 

[patachon]

Ich denke auch, dass das hier alles noch ziemlich relevant ist für die Frage, ob es eine Anregung gab:

"Die Balken müssten zu sehr abgeändert werden, damit sie verschraubt anstatt vernagelt werden könnten

• Es gibt außer Schrauben und Nägeln noch viele andere Verbindungsmittel, also ist die Auswahl von Schrauben erfinderisch.
• Die in D2 abgebildeten Schrauben sind entweder viel zu groß oder viel zu klein zur Verbindung von Balken. Eine für Balken geeignete Schraubengröße ist in D2 nicht gezeigt."

Denn ja - wenn ich die D1 erstmal abändern muss, damit ich überhaupt Schrauben verwenden kann, dann brauche ich für diese Veränderung eine Anregung. Alles andere wäre komplett rückschauend.

Werkstück ist nicht gleich Werkstück (soweit wir in dieser Analogie bleiben können, denn vermutlich geht es bei Dir nicht um Schrauben und Balken). Wenn entweder das Werkstück aus der D1 oder die Schrauben aus D2 nicht in dieser Weise genutzt werden können, dass es direkt "zusammen passt", sondern auf mindestens einer Seite weitere Schritte nötig sind, wäre das ebenfalls rückschauend. Falls die Schrauben im Streitpatent einen bestimmten Effekt haben, der über den Effekt von Nägeln und Kleber hinaus geht und nicht unmittelbar deutlich war, dann kommt die Sache mit der Auswahl zusätzlich zu tragen.


Also mal auf die Frage des Hinweises oder der Anregung zurück: der Hinweis kann hier irgendwo im Stand der Technik liegen, z.B. in der D1 (die auch geänderte Balken und/oder eine Änderung der Verbindungsart nahelegt), in der D2 (die vorschlägt, Schrauben für solche Arten von Balken zu nutzen), oder im Fachwissen (gefährlich, muss gut belegbar sein). Aber es muss einen geben.

Alles in allem klingt es mir - ohne den Fall zu kennen - nach einer rückschauenden Kombination von Dokumenten. Die Definition der Aufgabe ist hier entscheidend, und der Teufel steckt im Detail...

 

[Hans35]

Die "objektive Aufgabe" ergibt sich aus dem Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem nSdT. Das ist in diesem Beispiel zweifellos die Haltbarkeit der Verbindung bei axialer Belastung: Einen Nagel kann man mit einer Zange herausziehen, eine Schraube nicht. Das ist wesentlich mehr als die bloße "Bereitstellung einer Alternative". Wenn dem Fachmann diese Haltbarkeit wichtig ist, dann würde er ganz sicher zur Schraube greifen.
Die Argumente gegen ein Naheliegen liegen danach neben der Sache.
(Umgekehrt wäre die Nagelverbindung von Vorteil, weil die Anbringung mittels Hammer einfacher ist als die Anbringung mittels Schrauber.)

Die bloße "Bereitstellung einer Alternative" als "objektive Aufgabe" findet man gern bei chemischen Erfindungen, d.h. bei neuen Stoffen. Als Nichtchemiker denke ich mir dabei, da hat man diesen Stoff angemeldet, bevor man überhaupt weiß, wofür man ihn mit Vorteil gegenüber dem SdT verwenden kann, d.h. bevor die Erfindung fertig ist. Und die Rechtsprechung toleriert das, weil sich alle Stoffe ja sicher irgendwie voneinander unterscheiden werden, und für irgendetwas wird das schon von Vorteil sein.

 

[newpatent]

Es gibt im nSdT (Nagelverbindung) keine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden.

Hallo Kurt,
wurde im nSDT nur Nagelverbindung genannt oder auch im allgemeinen Befestigungsmittel.

 

[Kurt]

Danke für die weiteren Beiträge. Ich versuche einmal, nacheinander auf die Beiträge einzugehen.

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
  [konkretisiert besser wie folgt:]
• Streitpatent: Schrauben zur Verbindung von Balken (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1: zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Objektive Aufgabe: Bereitstellung einer Alternative zur Verbindung von Balken mit Nägeln
• Druckschrift D2 als Beleg für allgemeines Fachwissen: Schrauben als Alternative für Nägel sind naheliegend

Wurde die genannte objektive Aufgabe vom EPA formuliert?

Der Grund für [diese] Frage ist, dass Deine angeführte Punkte darauf hindeuten, dass sich die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bereits mit Punkt 3 des PSA beschäftigt, also dem would.

Wenn nicht [vom EPA], welche Aufgabe hat das EPA dann formuliert?

Siehe hierzu folgendes von weiter oben:

Seitens EPA und Patentinhaberin werden im Rahmen der Überprüfung von Could-Would folgende Argumente gegen das Naheliegen der Schraubenverbindung angeführt:

• Es gibt im nSdT (Nagelverbindung) keine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden.
• Dem nSdT (Nagelverbindung) sind keine Hinweise auf dessen Nachteile zu entnehmen (die den Fachmann motivieren könnten, tätig zu werden).
• Dem nSdT (Nagelverbindung) ist kein Wunsch nach alternativen Lösungen zu entnehmen.
• Die Lösung gemäß nSdT (Nagelverbindung) ist "gut genug".
• Die Balken müssten zu sehr abgeändert werden, damit sie verschraubt anstatt vernagelt werden könnten
• Es gibt außer Schrauben und Nägeln noch viele andere Verbindungsmittel, also ist die Auswahl von Schrauben erfinderisch.
• Die in D2 abgebildeten Schrauben sind entweder viel zu groß oder viel zu klein zur Verbindung von Balken. Eine für Balken geeignete Schraubengröße ist in D2 nicht gezeigt.
• D1 sind keine Hinweise zur Heranziehung von D2 zu entnehmen.

Mit dieser Argumentation wollen EPA und Patentinhaberin unterbinden, dass als Alternative zur Nagelverbindung eine Schraubverbindung überhaupt erst herangezogen wird.

Mit anderen Worten, es wird gar nicht in den Problem-Solution-Approach eingestiegen, da der Fachmann "gar keinen Anlass habe, überhaupt tätig" zu werden.

Diese Argumentation des EPA ist doch grob rechtsfehlerhaft?

Ich habe keine einzige Rechtsprechung oder Literaturstelle dazu gefunden, die das "überhaupt erstmal tätig werden" des Fachmanns thematisiert oder gar zum Bestandteil des Problem-Solution-Approach oder des Could-Would-Approach macht.

Das EPA kommt in der Einspruchsentscheidung also gar nicht bis zum Schritt der Formulierung der objektiven Aufgabe. In der Einspruchsentscheidung wird zu jedem Einspruchsangriff lediglich wiederholt, man könne keine Motivation für den Fachmann erkennen, vom nSdT abzuweichen und eine Alternative zum nSdT zu suchen. Die einzige Aufgabe, mit der sich das EPA in der Entscheidung befasst, ist die dem nSdT selbst zugrundeliegende Aufgabe.

Dementsprechend antwortet das EPA in der Einspruchsentscheidung auf jeden Einspruchsangriff mit dem "Argument", der nSdT löse bereits seine eigene [!] Aufgabe, weshalb der Fachmann keinen Anlass habe, nach einer anderen Lösung zu suchen.

Ich halte diese "Argumentation" des EPA für ein Fiasko -- oder sieht das jemand anders?

Seitens EPA und Patentinhaberin werden im Rahmen der Überprüfung von Could-Would folgende Argumente gegen das Naheliegen der Schraubenverbindung angeführt:

• Es gibt im nSdT [zwei Balken sind mit Nägeln verbunden] keine Motivation für den Fachmann, überhaupt tätig zu werden.

Hallo Kurt,
wurde im nSDT nur Nagelverbindung genannt oder auch im allgemeinen Befestigungsmittel.

Der nSdT nennt nur die Nagelverbindung, und löst den mit der Nagelverbindung üblicherweise verbundenen Nachteil, dass sich die Verbindung lockern kann, indem ein längerer Nagel genommen wird und dessen dann überstehende Spitze krummgeschlagen wird.

Das EPA argumentiert sinngemäß: der krumm geschlagene Nagel ist gut genug, weshalb der Fachmann nicht nach einer anderen Lösung sucht. Es gibt also keine objektive Aufgabe, und der Fachmann findet deswegen auch keine weiteren Druckschriften, insbesondere nicht D2 mit der Aussage: "Nägel und Schrauben sind äquivalent, wobei letztere besser halten".

 

[Kurt]

Punkt 3
Dann kommt die could/would Überlegung.
Der Fachmann sieht irgendwo im SdT einen Hinweis (erster Hinweis) oder eine Anregung wie die [objektive] Aufgabe gelöst werden kann. Dazu wird er idR zusätzlich zu nSdT eine Druckschrift SdT2 gefunden haben, die diejenigen Merkmale zeigt, die im nSdT "fehlen".

Das ist jedenfalls eine notwendige Voraussetzung, aber es genügt nicht. Der nSdT oder SdT2 muss dem Fachmann zusätzlich die technischen Vorteile zeigen (zweiter Hinweis), die die Kombination der Schriften zu einer Lehre bringt, die - oh Wunder! - mit der Lehre gemäß dem untersuchten Patentanspruch übereinstimmt. Es ist also eine Kombination von zwei völlig beliebigen Schriften aus dem gesamten SdT, die den Fachmann zur Lehre der Erfindung führen kann.

Die Formulierung mit "erstem Hinweis" und "zweitem Hinweis" finde ich etwas verwirrend, obwohl es vielleicht so ausgedrückt werden könnte.

Ich versuche mal eine Umformulierung:

Dann kommt die could/would Überlegung.
Der Fachmann sieht irgendwo im SdT eine Lehre [D2] Hinweis (erster Hinweis) oder eine Anregung wie mit der die [objektive] Aufgabe gelöst werden kann. Dazu wird er idR zusätzlich zu nSdT eine Druckschrift SdT2 gefunden haben, die diejenigen Merkmale zeigt, die im nSdT "fehlen".

Das ist jedenfalls eine notwendige Voraussetzung, aber es genügt nicht. Der nSdT oder SdT2 muss dem Fachmann zusätzlich eine Veranlassung liefern, die technischen Vorteile zeigen (zweiter Hinweis), die die Kombination der Schriften nahelegt zu einer Lehre bringt [...]. Es ist also eine Kombination von zwei völlig beliebigen Schriften aus dem gesamten SdT, die den Fachmann zur Lehre der Erfindung führen kann

Siehe EPA-Richtlinien:

Nochmal kurz die Vorschrift zu Could-Would aus den Richtlinien analysiert:

In der [Could/Would]-Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre [D2] findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde [...], den nächstliegenden Stand der Technik [nSdT D1] [gemäß] dieser Lehre [D2] zu ändern [...] und somit zu [der Erfindung] zu gelangen.

Es wird mit anderen Worten gefordert, dass im Stand der Technik irgendeine Lehre [D2] zu finden sein muss, durch die der Fachmann veranlasst würde, diese Lehre [D2] auf den nSdT [D1] anzuwenden, und somit zu Erfindung zu gelangen.

Mit nochmals anderen Worten: Die Motivation zur Kombination der Dokumente D1 und D2 muss nicht im nSdT D1, sondern in der hinzugezogenen Druckschrift D2 stehen!