'could-would'-Argument vor dem DPMA

[Kurt]

Ich denke auch, dass das hier alles noch ziemlich relevant ist für die Frage, ob es eine Anregung gab:

[Seitens EPA und Patentinhaberin werden im Rahmen der Überprüfung von Could-Would folgende Einwände gegen das Naheliegen der Schraubenverbindung angeführt:]

• "Die Balken [im nSdT D1] müssten zu sehr abgeändert werden, damit sie verschraubt anstatt vernagelt werden könnten

Denn ja - wenn ich die D1 erstmal abändern muss, damit ich überhaupt Schrauben verwenden kann, dann brauche ich für diese Veränderung eine Anregung. Alles andere wäre komplett rückschauend.

Wenn entweder das Werkstück aus der D1 oder die Schrauben aus D2 nicht in dieser Weise genutzt werden können, dass es direkt "zusammen passt", sondern auf mindestens einer Seite weitere Schritte nötig sind, wäre das ebenfalls rückschauend. Falls die Schrauben im Streitpatent einen bestimmten Effekt haben, der über den Effekt von Nägeln [...] hinaus geht und nicht unmittelbar deutlich war, dann kommt die Sache mit der Auswahl zusätzlich zu tragen.

Hierzu mit dem konkretisierten Gegenstand des Streitpatents:

• Streitpatent: zwei Balken sind mit Schrauben verbunden (der Patentgegenstand sei neu)
  [konkretisiert besser wie folgt:]
• Streitpatent: Schrauben zur Verbindung von Balken (der Patentgegenstand sei neu)
• nSdT D1: zwei Balken sind mit Nägeln verbunden
• Objektive Aufgabe: Bereitstellung einer Alternative zur Verbindung von Balken mit Nägeln
• Druckschrift D2 als Beleg für allgemeines Fachwissen: Schrauben als Alternative für Nägel sind naheliegend

Meines Erachtens entfällt hierdurch der Einwand des EPA, da Schrauben und nicht Balken beansprucht sind, weshalb eine etwaige Änderung der Balken irrelevant ist.

• Es gibt außer Schrauben und Nägeln noch viele andere Verbindungsmittel, also ist die Auswahl von Schrauben erfinderisch.

Siehe hierzu T1862/15 "Breitbandlicht-Tandem-OLED-Display":

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Stand der Technik in einem Fall, in dem eine willkürliche Auswahl aus einer Reihe verschiedener Lösungen getroffen wird, keinen Anreiz für den Fachmann enthalten mus, die beanspruchte Lösung zu wählen. Stattdessen müssen alle möglichen Lösungen als gleichermaßen geeignete und naheliegende Kandidaten für die Lösung des oben definierten objektiven technischen Problems angesehen werden; daher sind sie alle als dem Fachmann nahegelegt zu betrachten. Folglich kann eine solche Auswahl nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern I.D.9.19.8:

Eine rein willkürliche Auswahl aus einer Fülle möglicher Lösungen kann nicht erfinderisch sein (T 939/92, ABl. 1996, 309; T 739/08; T 1175/14). In T 400/98 wurde ausgeführt, dass die Anwendung einer von mehreren möglichen Lösungen, die dem Fachmann zur Verfügung standen, keine besonderen Fähigkeiten erfordert und deshalb auch keine erfinderische Tätigkeit aufweist (T 107/02).

Also mal auf die Frage des Hinweises oder der Anregung zurück: der Hinweis kann hier irgendwo im Stand der Technik liegen, z.B. in der D1 (die auch geänderte Balken und/oder eine Änderung der Verbindungsart nahelegt), in der D2 (die vorschlägt, Schrauben für solche Arten von Balken zu nutzen), oder im Fachwissen (gefährlich, muss gut belegbar sein). Aber es muss einen geben.

Vorliegend ist der Hinweis in D2: "Nägel und Schrauben sind für den Fachmann äquivalent, wobei Schrauben besser halten".

 

[patachon]

Warum ist die objektive Aufgabe die Bereitstellung einer Alternative? Die Aufgabe finde ich, indem zuerst die Unterscheidungsmerkmale und dann den technischen Effekt der Unterscheidungsmerkmale betrachte. Schrauben statt Nägeln haben einen technischen Effekt - und der definiert dann die Aufgabe (z.B. "bessere Verbindung mit dem Balken (Aufgabe), denn kann nicht herausgezogen werden (technischer Effekt)"). Zur Lösung dieser Aufgabe muss es dann einen Hinweis irgendwo im Stand der Technik geben.

Ich muss allerdings sagen, dass ich es sehr, sehr schwierig finde, über eine Entscheidung des EPA zu diskutieren und dabei nicht zu wissen, an welchen Stellen die Balkenanalogie eben doch hinkt - vielleicht ist das ja gerade die entscheidende Stelle. Natürlich verständlich, aus Anonymitätsgründen, keine Frage. Aber wenig zielführend, denke ich.

 

[Kurt]

Warum ist die objektive Aufgabe die Bereitstellung einer Alternative?

Von einer anderen Aufgabe ist in dem Verfahren bisher noch nicht die Rede gewesen, auch da insbesondere das EPA sich nicht die Mühe gemacht hat, den Problem-Solution-Approach anzuwenden.

Dementsprechend kommt das EPA gar nicht dazu, sich zur objektiven Aufgabe zu äußern:

In der Einspruchsentscheidung wird zu jedem Einspruchsangriff lediglich wiederholt, man könne keine Motivation für den Fachmann erkennen, vom nSdT abzuweichen und eine Alternative zum nSdT zu suchen. Die einzige Aufgabe, mit der sich das EPA in der Entscheidung befasst, ist die dem nSdT selbst zugrundeliegende Aufgabe. Dementsprechend antwortet das EPA in der Einspruchsentscheidung auf jeden Einspruchsangriff mit dem "Argument", der nSdT löse bereits seine eigene [!] Aufgabe, weshalb der Fachmann keinen Anlass habe, nach einer anderen Lösung zu suchen.

Ich halte diese "Argumentation" des EPA für ein Fiasko -- oder sieht das jemand anders?

 

[Hans35]

Der "Fehler" besteht m.E. darin, dass das EPA (wenn ich die Frage von Kurt richtig verstanden habe) nur die eine im Prüfungsverfahren "festgelegte" Schrift als nSdT berücksichtigt und anderen SdT gar nicht in dieser Rolle betrachtet. Der Erteilungsbeschluss umfasst aber keinen (einem Rechtsmittel zugänglichen?) Beschluss, welcher SdT der nSdt ist.

Vermutlich liegt dann hier ein Fall mangelhafter Tätigkeit des Einsprechenden vor.

Wenn ein bestimmter SdT (egal, welche Rolle er im Prüfungsverfahren gespielt hat) nicht als Ausgangspunkt geeignet ist, um in Kombination mit weiterem SdT den Fachmann zum Anspruchsgegenstand zu führen (was ja durchaus plausibel sein kann, wenn man die Schriften komplett gelesen hat), so ist damit keineswegs die erfinderische Tätigkeit "bewiesen". Vielmehr ist es dann Aufgabe des Einsprechenden, ausgehend von einem anderen SdT zu argumentieren. (Dass es den im Ausgangsfall gibt, kann man sicher unterstellen.) Wenn das dem Einsprechenden (aus Sicht der Einspruchsabteilung) mit keinem SdT in der Rolle des nSdT gelingt, dann gilt die erfinderische Tätigkeit "automatisch" als gegeben. (Die Zahl seiner "Versuche" ist nicht beschränkt, nur sollte er tunlichst vom Vortragen hoffnungsloser Versuche absehen, um die Einspruchsabteilung nicht zu verärgern. Und ein "Treffer" genügt ja.) Wenn der Einsprechende dazu aber nichts vorträgt, ist er selbst schuld; die Einspruchsabteilung recherchiert da nicht neu.

 

[Kurt]

Ja, die vom EPA hauptsächlich als nSdT betrachtete Druckschrift D1 wurde bereits im Prüfungsverfahren zitiert. Es werden jedoch vom EPA bei der Überprüfung der Erfindungshöhe auch andere Druckschriften als nSdT untersucht.

Es geht aber nicht um eine Diskussion, ob D1 als nSdT gelten kann oder nicht. Über D1 als möglichen nSdT sind sich alle Beteiligten einig.

Ich kann nur nochmal wiederholen:

In der Einspruchsentscheidung wird zu jedem Einspruchsangriff lediglich wiederholt, man könne keine Motivation für den Fachmann erkennen, vom nSdT abzuweichen und eine Alternative zum nSdT zu suchen. Die einzige Aufgabe, mit der sich das EPA in der Entscheidung befasst, ist die dem nSdT selbst zugrundeliegende Aufgabe. Dementsprechend antwortet das EPA in der Einspruchsentscheidung auf jeden Einspruchsangriff mit dem "Argument", der nSdT löse bereits seine eigene [!] Aufgabe, weshalb der Fachmann keinen Anlass habe, nach einer anderen Lösung zu suchen.

Ich halte diese "Argumentation" des EPA für ein Fiasko -- oder sieht das jemand anders?

 

[B_2020]

In der Tat tendiert die Einspruchsabteilung bei Aufgabenstellungen, die lediglich eine Alternative darstellen, sich die Frage zu stellen, weshalb eine Alternative gesucht wird.

Sofern man wirklich keinen technischen Effekt und somit eine damit einhergehende (echte) Aufgabe etablieren kann, wird es schwer. Das Motto lautet dann, "ein Fachmann verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird."

Bei Schrauben und Nägel dürften sich jedoch Effekte ergeben. Ich denke daher, dass die abstrakte Argumentation (auf Balken, Nägel und Schrauben beschränkt) nicht weiter helfen wird.

 

[Silber]

In der Tat tendiert die Einspruchsabteilung bei Aufgabenstellungen, die lediglich eine Alternative darstellen, sich die Frage zu stellen, weshalb eine Alternative gesucht wird.

Wo tendiert sie so, oder hat sie schon einmal so tendiert? Diese Fragestellung war noch nie Teil des PSA und würde jegliche Untersuchung sich daraus ergebender Lösungen auf Erfindungshöhe schon im Ansatz stoppen.

 

[B_2020]

Wo tendiert sie so, oder hat sie schon einmal so tendiert? Diese Fragestellung war noch nie Teil des PSA und würde jegliche Untersuchung sich daraus ergebender Lösungen auf Erfindungshöhe schon im Ansatz stoppen.

zum Beispiel hier:
T 2952/19
3.3.3: Even when adopting in the assessment of the inventive step of claim 1 the objective technical problem as proposed by the appellant, i.e. the provision of an alternative process, the claimed process is considered to involve in inventive step for the reasons set out below.
3.3.5: Thirdly, there does not seem to be anything on file that might motivate a skilled person to modify such a commercial product.

Oder hier T 0997/99
4.1.3 Diesem Stand der Technik gegenüber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden alternative Darreichungsformen von Clodronsäure oder Clodronaten zu den in (3) vorgeschlagenen Tabletten bereitzustellen [...]
4.2 Es bleibt noch zu prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung der Aufgabe auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
4.2.1 In (3) wird zwar mikrokristalline Cellulose in einer Menge von etwa 4 % (bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette) als pharmazeutischer Hilfsstoff für eine in der Tabelle auf Seite 10 beispielhaft angeführten Tablette, die einen der in (3) beschriebenen Partialester der Clodronsäure als Wirkstoff enthält, erwähnt. Der Fachmann enthält aus (3) jedoch keinen wie auch immer gearteten Hinweis, daß die Verwendung von mikrokristalliner Cellulose zu einer Verbesserung der Bioverfügbarkeit des Wirkstoff führen könnte. Ganz im Gegenteil, die Lehre von (3) führt den Fachmann von der im Streitpatent vorgeschlagenen Lösung der Aufgabe insofern weg, [...]


Es stimmt, dass die Prüfungrichtlinie und die Sammlung der Rechtssprechung das so nicht sagen und auch dass viele Abteilungen und auch BK einen adneren Weg gehen, aber die Realität ist (zumindest sehe ich das regelmäßig), dass für alternative Lösungen man eine Motivation benötigt (ergibt sich dann auch could-would).

 

[Kurt]

Bei Schrauben und Nägel dürften sich jedoch Effekte ergeben. Ich denke daher, dass die abstrakte Argumentation (auf Balken, Nägel und Schrauben beschränkt) nicht weiter helfen wird.

Ok, ich versuche, die abstrakte Konstellation aus Balken, Nägeln und Schrauben zu konkretisieren.

NSdT D1: Automatische Heckklappe mit Antrieb durch Zahnradsegment.

Offenbarung D2: "Hydraulikzylinder sind generell geeignet als Alternative für Zahnradsegment-Antriebe, und haben gegenüber diesen die Vorteile XYZ. Beispiel: Baggerschaufel wird mit Hydraulikzylinder anstatt Zahnradsegment angetrieben. Hydraulikzylinder können einfachwirkend oder doppeltwirkend betrieben werden."

Patentanspruch: Hydraulikzylinder [geeignet] zum Antrieb einer automatischen Heckklappe, gekennzeichnet durch doppeltwirkenden Betrieb.

EPA: Die [nicht beanspruchte!] Heckklappe muss zum Einbau des Hydraulikzylinders zu sehr umgebaut werden. Außerdem sind Hydraulikzylinder an Baggerschaufeln viel zu groß, daher ist die Anwendung für eine Heckklappe in D2 nicht offenbart.

 

[B_2020]

Ok, ich versuche, die abstrakte Konstellation aus Balken, Nägeln und Schrauben zu konkretisieren.

NSdT D1: Automatische Heckklappe mit Antrieb durch Zahnradsegment.

Offenbarung D2: "Hydraulikzylinder sind generell geeignet als Alternative für Zahnradsegment-Antriebe, und haben gegenüber diesen die Vorteile XYZ. Beispiel: Baggerschaufel wird mit Hydraulikzylinder anstatt Zahnradsegment angetrieben. Hydraulikzylinder können einfachwirkend oder doppeltwirkend betrieben werden."

Patentanspruch: Hydraulikzylinder [geeignet] zum Antrieb einer automatischen Heckklappe, gekennzeichnet durch doppeltwirkenden Betrieb.

EPA: Die [nicht beanspruchte!] Heckklappe muss zum Einbau des Hydraulikzylinders zu sehr umgebaut werden. Außerdem sind Hydraulikzylinder an Baggerschaufeln viel zu groß, daher ist die Anwendung für eine Heckklappe in D2 nicht offenbart.

Das EPA hat doch Recht, in der D2 ist die Anwednung für eine Heckklappe nicht offenbart.

 

[Kurt]

Warum sollte die Anwendung für eine Heckklappe in D2 offenbart sein müssen, wenn dort steht, dass Hydraulikzylinder generell Alternativen für Segmentzahnrad-Antriebe sind? Im Patentanspruch steht ja nur "geeignet für" eine Heckklappe.

Angenommen, in D2 wären überhaupt keine Beispiele angegeben.

Was wäre dann zum Patentanspruch zu sagen?

 

[B_2020]

Es besteht nunmal ein Unterschied, ob eine Anwendung offenbart ist oder nur eine Eignung.
Ich hatte ja auch nichts zum Anspruch gesagt.

Sofern es die Eignung gibt (dies ist objektiv zu würdigen und kann nicht allein auf eine Aussage in der Entgegenhaltung basieren, denn dort kann es falsch behauptet - Stichwort nicht ausführbar- sein).

Ansonsten ist auf folgende Rechtsprechung hinzuweisen und zu argumentieren, weshalb das EPA hier falsch liegt:

5.2.5 Funktionelle Merkmale

new.epo.org

 

[Kurt]

Besten Dank. Ich korrigiere mich:

EPA: Die [nicht beanspruchte!] Heckklappe muss zum Einbau des Hydraulikzylinders zu sehr umgebaut werden. Außerdem sind Hydraulikzylinder an Baggerschaufeln viel zu groß, daher ist die Eignung für eine Heckklappe in D2 nicht offenbart.

 

[B_2020]

Somit wird die objektive Eignung hinterfragt. Entsprechend sollten nun Tatsachen vorgelegt werdenoder argumenterit werden, dass diese Eignung sehr wohl trotz der Bedenken vorliegt.

 

[Kurt]

Okay. Das Hauptargument besteht darin, zu zitieren, was in Offenbarung D2 steht:

"Hydraulikzylinder sind generell geeignet als Alternative für Zahnradsegment-Antriebe, und haben gegenüber diesen die Vorteile XYZ. Hydraulikzylinder können einfachwirkend oder doppeltwirkend betrieben werden."

 

[B_2020]

Naja, die Frage ist doch, ist es auch noch geeignet als Alternative für Zahnradsegment-Antriebe bei Heckklappen.

Wenn es ernsthafte Zweifel hinsichtlich einer solchen Eignung gibt (EPA hat hier technische Zweifel), dann hilft ein Verweis auf die Offenbarungsstelle nicht wirklich weiter.

 

[Kurt]

Der einzige Zweifel seitens des EPA lautet:
"Bagger sind viel größer als Heckklappen, daher eignet sich ein Hydraulikzylinder gemäß D2 nicht für eine Heckklappe."

Offenbarung D2: "Hydraulikzylinder sind generell geeignet als Alternative für Zahnradsegment-Antriebe, und haben gegenüber diesen die Vorteile XYZ. Beispiel: Baggerschaufel wird mit Hydraulikzylinder anstatt Zahnradsegment angetrieben.

...okay, das zweite Argument des EPA lautet wie schon diskutiert:
"Heckklappen mit Zahnradsegment-Antrieb sind gut genug. Es liegt keine Aufgabe vor. Der Fachmann wird nicht tätig.
Daher sind Hydraulik-Heckklappen erfinderisch. "

 

[B_2020]

Der einzige Zweifel seitens des EPA lautet:
"Bagger sind viel größer als Heckklappen, daher eignet sich ein Hydraulikzylinder gemäß D2 nicht für eine Heckklappe."


...okay, das zweite Argument des EPA lautet wie schon diskutiert:
"Heckklappen mit Zahnradsegment-Antrieb sind gut genug. Es liegt keine Aufgabe vor. Der Fachmann wird nicht tätig.
Daher sind Hydraulik-Heckklappen erfinderisch. "

Das erste Argument könnte in Ordnung sein.

Es ist nur Allgemeines ("generell") und etwas Spezielles ("Baggerschaufel") offenbart. Ob sich hieraus schon objektiv eine Eignung auch für Heckklappen ergibt, wird man objektiv unter technischen Gesichtspunkten bewerten müssen. Das EPA wirft Punkte auf, die aus deren Sicht gegen diese objektive Eignung sprechen.
Wie gesagt, hier obliegt es dann dem Vortragenden die Eignung zumindest schlüssig, am besten mit Versuchen oder dergleichen, vorzutragen, am besten die Eignung zu belegen.

Ich hoffe hingegen, dass das zweite Argument zu stark verkürzt ist, denn das scheint mir von der Argumentationslinie nicht den PrüfRiLi zu entsprechen.

Im Grunde hätte das EPA sagen können:
Unterscheidungsmerkmal ist Hydraulik. Diese hat Effekt X (und löst auch das zu Grunde liegende Problem (Subjektive Problem)). Zahnradsegment-Antrieb (anstellte Hydraulik) ist bekannt und stellt das Pendant zum Unterscheidungsmerkmal dar. Kein Effekt ergibt sich aus dem Unterschied, da beide Merkmale Effekt X haben. Daher ist das objektive Problem die Bereitstellung einer Alternative. Diese Alternative war bekannt, jedoch in einem anderen technischen Umfeld. Die dort offenbarten Hydraulikzylinder sind nicht für eine Heckklappe geeignet, da Bagger viel größer als Heckklappen sind. Daher keine Motivation eine Lösung der Implementierung zu finden (T 1761/12), da hierdurch zudem keine Effekt in Aussicht gestellt sind.
Daher Erfinderisch.

Ob das (technisch und aus der Offenbarung heraus) passt, kA.

 

[Kurt]

Okay.

Es ist nur Allgemeines ("generell") und etwas Spezielles ("Baggerschaufel") offenbart. Ob sich hieraus schon objektiv eine Eignung auch für Heckklappen ergibt, wird man objektiv unter technischen Gesichtspunkten bewerten müssen. Das EPA wirft Punkte auf, die aus deren Sicht gegen diese objektive Eignung sprechen. Wie gesagt, hier obliegt es dann dem Vortragenden die Eignung zumindest schlüssig, am besten mit Versuchen oder dergleichen, vorzutragen, am besten die Eignung zu belegen.

Zusätzlich sei es dem Fachmann grundsätzlich bekannt, dass alle wesentlichen Eigenschaften von Hydraulikzylindern größeninvariant sind, mit anderen Worten, dass Hydraulikzylinder in jede beliebige Größe skaliert werden können, ähnlich wie z.B. Schrauben oder Zahnräder.

Das Argument des EPA, das Beispiel "Baggerschaufel" der D2 weise darauf hin, dass Hydraulikzylinder zu groß für Heckklappen sind, ist damit hinfällig.

Das zweite Argument des EPA lautet wie schon diskutiert:
"Heckklappen mit Zahnradsegment-Antrieb sind gut genug. Es liegt keine Aufgabe vor. Der Fachmann wird nicht tätig.
Daher sind Hydraulik-Heckklappen erfinderisch. "

Ich hoffe hingegen, dass das zweite Argument zu stark verkürzt ist, denn das scheint mir von der Argumentationslinie nicht den PrüfRiLi zu entsprechen.

Nahezu wörtlich schreibt das EPA folgendes:

Der nSdT zeigt eine Heckklappe mit Zahnradsegment-Antrieb, die gut funktioniert [sic].

Die Aufgabe, die sich der nSdT [sic] stellt (Zahnradspiel einstellbar machen), wird durch das nSdT-Dokument selbst [sic] bereits gelöst. Mangels Aufgabe gibt es für den Fachmann also keine Motivation, nach einer anderen Lösung zu suchen oder andere Dokumente heranzuziehen.

Außerdem existiert die von der Einsprechenden angegebene objektive Aufgabe (Wartungsfreiheit) im nSdT selbst [sic] nicht. Selbst wenn der Fachmann den nSdT verbessern wollte, gäbe es dafür viele andere Lösungen anstelle der Hydraulik des Streitpatents, wie z.B. eine Verschleißanzeige [???] an dem Zahnradsegment des nSdT anzubringen.

Daher ist das Streitpatent erfinderisch.

 

[Kurt]

Nahezu wörtlich schreibt das EPA folgendes:

Der nSdT zeigt eine Heckklappe mit Zahnradsegment-Antrieb, die gut funktioniert [...]

Ich halte diese "Argumentation" des EPA für ein Fiasko -- oder sieht das jemand anders?