EPÜ Auswirkung der Mangelnden Ausführbarkeit auf die Priorität

[newpatent]

Hallo,

die Priorität für eine Erfindung kann nicht wirksam beansprucht werden, sofern diese nicht ausführbar ist.

Was bedeutet dies für einen Anspruchsgegenstand der nicht über die gesamte Breite ausführbar ist?

Kann dann die Priorität insgesamt nicht wirksam in Anspruch genommen werden?

 

[Pat-Ente]

Ich könnte mir vorstellen, dass man hier (ähnlich wie in G 1/15) eine Teilpriorität für den ausführbar offenbarten Teil annimmt.

 

[B_2020]

Ich denke auch, das man da unter Umständen (sofern eine solche Gliederung in unterschiedliche Teile dann auch offenbart ist und somit in diese Richtung änderbar ist Art. 123(2)) möglich ist, und dann dafür eine (Teil-)Priorität in Anspruch genommen werden kann. Für den anderen Teil hätte man aber immer noch das Problem des Art 83 EPÜ.

Wie die T 843/03 und T 193/95 und die anderen Entscheidungen darstellen, steht die Voraussetzung der Ausführbarkeit zwar nicht im Art. 87(1), 87(4) EPÜ und auch nicht in der PVÜ, aber es wird auf "diesselbe Erfindung" verwiesen.
Eine Erfindung ist bekanntlich ein techn. Lehre unter Beherrschung der Naturkräfte... also de facto auch nacharbeitbar.
Somit kann man mE im Priodokument teils eine Erfindung, weil nacharbeitbar, und teils keine Erfindung, weil nicht nacharbeitbar, als offenbart sehen . Für den zweiten Gegenstand, der keine Erfindung darstellt, kann ich keine Prio in Anspruch nehmen; für den ersten Gegenstand, der eine Erfindung darstellt, kann ich eine Prio in Anspruch nehmen, je nachdem wie offenbart nur unter den Grenzen nach den Standards wie unter G1/15 dargestellt.

 

[newpatent]

Danke für die Antworten.

Wenn die Teilpriorität greift wie sieht die Auswirkung der mangelnden Ausführbarkeit als Stand der Technik aus?

Ist der Gegenstand der teilweise ausführbar ist, teilweise oder überhaupt nicht offenbart und somit Stand der Technik, sei es nach A54(3) oder A54(2)?

 

[Hans35]

Wenn der Prioanmeldung ein
Fahrzeug mit einem Diesel-Antrieb oder mit einem Warp-Antrieb, gekennzeichnet durch xyz.
offenbart, dann wird in einer Nachanmeldung die Teilpriorität, nämlich für ein
Fahrzeug mit einem Diesel-Antrieb, gekennzeichnet durch xyz.
durchaus wirksam beansprucht werden können. Es muss ja nur die Frage positiv beantwortet werden, ob die Prioritätsanmeldung denjenigen Gegenstand offenbart, der in der Nachanmeldung beansprucht wird, und das ist zweifellos der Fall. Was sonst noch in der Prioritätsanmeldung steht, dürfte keine Rolle spielen.

Für Bereichsangaben dürfte da nichts anderes gelten. Ein Beispiel dafür wäre die Verwendung eines Stoffgemischs in einen bestimmten Mischungsverlältnis-Bereich für einen chemischen Verfahrensschritt, wobei die Stoffe gar nicht im gesamten angegebenen Bereich mischbar sind. Es dürfte m.E. nicht zur Unwirksamkeit der Priorität führen, wenn der Bereich "sicherheitshalber" in der Prioritätsanmeldung zu groß angegeben wird, zumal wenn ein Teilbereich zusätzlich explizit erwähnt wird (z.B. in einem Unteranspruch der Prioanmeldung), in dem die Erfindung sicher ausführbar ist.

 

[Hans35]

Wenn die Teilpriorität greift wie sieht die Auswirkung der mangelnden Ausführbarkeit als Stand der Technik aus?

Ist der Gegenstand der teilweise ausführbar ist teilweise oder überhaupt nicht offenbart und somit Stand der Technik, sei es nach A54(3) oder A54(2)?

Der Offenbarungsbegriff ist "einheitlich". Das bedeutet: Die Frage, was im Stand der Technik offenbart ist, ist nach denselben Kriterien zu beantworten, wie die Frage, was in den ursprünglichen Unterlagen oder in der Prioritätsanmeldung einer Anmeldung offenbart ist.

 

[newpatent]

Der Offenbarungsbegriff ist "einheitlich". Das bedeutet: Die Frage, was im Stand der Technik offenbart ist, ist nach denselben Kriterien zu beantworten, wie die Frage, was in den ursprünglichen Unterlagen oder in der Prioritätsanmeldung einer Anmeldung offenbart ist.

Was wäre denn im folgenden Fall:
EP1 (Anmelder I): Auto mit Bremse

EP2 (Anmelder II): Auto mit Bremse

EP3 (Anmelder I: Auto mit Bremse

Einreichung in dargestellter Reihenfolge.

EP3 nimmt die Priorität der EP1 in Anspruch.

Es stellt sich heraus, dass ein Auto mit Scheibenbremse überhaupt nicht hergestellt werden kann.

Der effektive AT für Gegenstände in EP3 sind:
Auto mit Bremse ohne Scheibenbremse: AT der EP1.
Auto mit Bremse mit Scheibenbremse: AT der EP3.

Ist EP3 Auto mit Bremse ohne Scheibenbremse Stand der Technik für EP2, obgleich der Gegenstand nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist?

 

[Pat-Ente]

@Hans35: Die interessantere Frage ist für mich der Fall, in dem die Teile nicht so einfach trennbar sind, d.h. der Anspruch einen (mehr oder weniger einheitlichen) Gegenstand betrifft, der nicht in seinem vollen Umfang in der Prio-Anmeldung ausführbar offenbart ist (so hatte ich auch die Ursprungsfrage verstanden). Und natürlich wird das auch erst dann relevant, wenn die Nachanmeldung den Gegenstand vollständig ausführbar offenbart (sonst wird der Anspruch in dem Umfang ohnehin nicht gewährbar sein).


Mein Vorschlag war, dann die G 1/15 analog anzuwenden, d.h. der in der Prio-Anmeldung ausführbar offenbarte Teil des Anspruchs erhält den Prioritätstag, der erst in der Nachanmeldung ausführbar offenbarte Teil den Anmeldetag. Ich denke, dass man das vertreten kann, bin aber nicht sicher, ob man hier wirklich die von der GBK angenommene konzeptuelle Teilung des Gegenstands anwenden kann, wenn die Teile nicht klar abgrenzbar sind.

 

[newpatent]

@Pat-Ente:

Die Frage war so zu verstehen, wie von dir ausgeführt.

Das soeben aufgeführte Beispiel verdeutlicht dies.

 

[Hans35]

Ist EP3 (Auto mit Bremse ohne Scheibenbremse) Stand der Technik für EP2, obgleich der Gegenstand nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist?

EP3 (mit der Priorität aus EP1) ist für EP2 als Stand der Technik neuheitsschädlich, weil die Offenbarung übereinstimmt. Da brauchen keine Teilbereiche betrachtet werden.

Es stellt sich heraus, dass ein Auto mit Scheibenbremse überhaupt nicht hergestellt werden kann.

Die Ausführbarkeit der Erfindung muss vom Fachmann am Prioritätstag beurteilt werden. Was sich später "herausstellt", spielt keine Rolle und kann die Offenbarung in der Prioanmeldung nicht abändern.

Evtl. kann aber in der EP3 ein nicht-ursprungsoffenbarter Disclaimer dafür sorgen, dass das Beanspruchte auf den ausführbaren Teil beschränkt wird.

@Hans35: Die interessantere Frage ist für mich der Fall, in dem die Teile nicht so einfach trennbar sind, d.h. der Anspruch einen (mehr oder weniger einheitlichen) Gegenstand betrifft, der nicht in seinem vollen Umfang in der Prio-Anmeldung ausführbar offenbart ist (so hatte ich auch die Ursprungsfrage verstanden). Und natürlich wird das auch erst dann relevant, wenn die Nachanmeldung den Gegenstand vollständig ausführbar offenbart (sonst wird der Anspruch in dem Umfang ohnehin nicht gewährbar sein).

Das wird wohl kaum klappen, ohne dass die Nachanmeldung etwas offenbart, was noch nicht in der Prioritätsanmeldung gestanden hat, und was in die Ansprüche (oder zumindest in ihre Auslegung) einbezogen werden soll. Das schließt die Inanspruchnahme der Priorität wohl immer aus; jedenfalls kann ich kein Beispiel konstruieren, wo das nicht der Fall ist. Unterschiede zwischen Prioanmeldung und Nachanmeldung sind immer ein heißes Pflaster.

Wird die Ausführbarkeit im gesamten Bereich erst durch die Nachanmeldung realisierbar, so erreicht man vielleicht am besten, dass die Prioanmeldung nicht "toxisch" wird, wenn man - neben Ansprüchen, für den "gesamten" Bereich - einen gesonderten Patentanspruch hat, der durch einen nicht in der Prioanmeldung offenbarten Disclaimer den Gegenstand auf den am Priotag ausführbaren Teil beschränkt. Für den Restgegenstand ist die Prioanmeldung mangels Ausführbarkeit am Priotag kein "toxischer" Stand der Technik.

Ob das in der Praxis klappt, ist aber nicht sicher: Der Prüfer müsste das ja erst mal kapieren und dann auch noch einverstanden sein. In jedem Fall wäre es besser, wenn die Frage der Ausführbarkeit gar nicht auf den Tisch kommt.

 

[newpatent]

EP3 (mit der Priorität aus EP1) ist für EP2 als Stand der Technik neuheitsschädlich, weil die Offenbarung übereinstimmt. Da brauchen keine Teilbereiche betrachtet werden.

EP1 bzw. EP3 ist aber für Auto mit Scheibenbremse und daher nicht im gesamten Bereich ausführbar?

Evtl. kann aber in der EP3 ein nicht-ursprungsoffenbarter Disclaimer dafür sorgen, dass das Beanspruchte auf den ausführbaren Teil beschränkt wird.

Ein Disclaimer darf nach G 1/03 nicht dazu verwendet werden, nicht ausführbare Ausführungsformen auszuschließen.


Prüfung auf Neuheit=Prio=Unzulässige Erweiterung

Ist das Problem nicht, dass keine teilweise unzulässige Erweiterung existiert oder teilweise SdT für den Fall, dass die einzelnen Elemente für die eine Prio besteht, nicht explizit offenbart sind?

Wird die Gleichheit der Prüfung auf Neuheit, Prio, und unzulässige Erweiterung nicht durch G 1/15 teilweise aufgehoben?

 

[Hans35]

Ein Disclaimer darf nach G 1/03 nicht dazu verwendet werden, nicht ausführbare Ausführungsformen auszuschließen.

Das sehe ich nicht so. Das Wort "Ausführbarkeit" kommt in der Entscheidung G 1/03 nur einmal vor, nämlich bei der Stellungnahme des Patentinhabers, der den Disclaimer dafür für zulässig hält.

Ich vermute eher, dass in der Praxis dieser Fall noch nicht vorgekommen ist, oder jedenfalls noch nicht gerichtlich entschieden wurde. Bevor ich die ganze Anmeldung wegen der Toxität der Prioanmeldung aufgeben müsste, würde ich es jedenfalls mit einem Disclaimer versuchen. Jedenfalls sehe ich keine andere Möglichkeit.

Von der Idee des Patentrechts her wäre es jedenfalls gerechtfertigt, einen Weg zur Erteilung zu finden, genau wie bei der Disclaimerlösung zur "Wiederherstellung der Neuheit". Auch da ist ja das eigentliche Problem, dass die eigene Prioanmeldung des Anmelders einer Erteilung entgegensteht, wenn die Priorität nicht wirksam ist. Es sollte klappen, wenn man getrennte Ansprüche formulieren kann: Die einen sind in der Prioanmeldung (ausführbar) offenbart und genießen das Pioritätsrecht, und die anderen nicht. Merkmale, die lediglich zur Abgrenzung dazwischen dienen (und so lediglich den an sich gewünschten "vollständigen" Anspruch in dem einen oder anderen Sinn beschränken) und die der Erfindung im Übrigen nichts hinzufügen, brauchen dann nicht offenbart zu sein.

Wenn man solche abgrenzenden Merkmale nicht findet, hat wohl wirklich Pech gehabt.

 

[Asdevi]

EP1 bzw. EP3 ist aber für Auto mit Scheibenbremse und daher nicht im gesamten Bereich ausführbar?

Wenn Autos mit Scheibenbremse nicht ausführbar sind, dann stellt sich die Frage nach der Neuheit über EP3 nicht, denn der Anspruch "Auto mit Bremse" in EP2 muss schon wegen mangelnder Ausführbarkeit zurückgewiesen werden.

(Prinzipiell nicht ausführbare Ansprüche - z.B. "ein perpetuum mobile" - haben nie ein Neuheitsproblem, denn das, was beansprucht wird, kann ja dann definitionsgemäß nicht ausführbar im S.d.T. beschrieben worden sein. Sie haben aber ein unlösbares Ausführbarkeitsproblem).

Der Anmelder der EP2 müsste sich dann beschränken, z.B. auf "Auto mit Bremse, die keine Scheibenbremse ist", sofern es dafür eine Grundlage in seiner Anmeldung gibt. Dann ist die Frage, ob EP1 oder EP3 das offenbaren. Wenn z.B. in der EP1 ein ausführbares Beispiel eines Autos mit magnetischer Bremse ist, das sich auch in der EP3 findet, ist die EP2 trotzdem neuheitsschädlich getroffen.

 

[Asdevi]

Das sehe ich nicht so. Das Wort "Ausführbarkeit" kommt in der Entscheidung G 1/03 nur einmal vor, nämlich bei der Stellungnahme des Patentinhabers, der den Disclaimer dafür für zulässig hält.

Dann lies mal den Abschnitt 2.5 der Entscheidung. Auch das hier ist nett:

"Analogously, it is not possible that a disclaimer based on a conflicting application removes a deficiency under Article 83 EPC which would be justified without the limitation."
r. 2.6.2.

 

[newpatent]

Wenn Autos mit Scheibenbremse nicht ausführbar sind, dann stellt sich die Frage nach der Neuheit über EP3 nicht, denn der Anspruch "Auto mit Bremse" in EP2 muss schon wegen mangelnder Ausführbarkeit zurückgewiesen werden.

(Prinzipiell nicht ausführbare Ansprüche - z.B. "ein perpetuum mobile" - haben nie ein Neuheitsproblem, denn das, was beansprucht wird, kann ja dann definitionsgemäß nicht ausführbar im S.d.T. beschrieben worden sein. Sie haben aber ein unlösbares Ausführbarkeitsproblem).

Der Anmelder der EP2 müsste sich dann beschränken, z.B. auf "Auto mit Bremse, die keine Scheibenbremse ist", sofern es dafür eine Grundlage in seiner Anmeldung gibt. Dann ist die Frage, ob EP1 oder EP3 das offenbaren. Wenn z.B. in der EP1 ein ausführbares Beispiel eines Autos mit magnetischer Bremse ist, das sich auch in der EP3 findet, ist die EP2 trotzdem neuheitsschädlich getroffen.

@Asdevi: Vielen Dank für die Antwort.

Wenn EP2 eine Grundlage hat für Auto mit Bremse, die kein Scheibenbremse ist. Ist dann EP3 oder EP1 SdT für EP2? Denn bspw. hat EP3 eine Teilpriorität für besagten Gegenstand.

 

[Asdevi]

@Asdevi: Vielen Dank für die Antwort.

Wenn EP2 eine Grundlage hat für Auto mit Bremse, die kein Scheibenbremse ist. Ist dann EP3 oder EP1 SdT für EP2?

EP1 ist S.d.T. unter Art. 54(3), wenn sie veröffentlicht wurde. EP3 ist S.d.T. unter Art. 54(3) für jeglichen Gegenstand darin, der auch in der EP1 offenbart ist (selbst wenn EP1 nicht veröffentlicht wurde). Ob EP1 und/oder EP3 Stand der Technik sind, hat nichts mit der Offenbarung der EP2 zu tun.

Die Frage ist, ob sie neuheitsschädlicher Stand der Technik sind. Das sind sie nur dann, wenn sie den Gegenstand "Auto mit Bremse, die keine Scheibenbremse ist" offenbaren. Wenn EP1 nur über Bremsen im Allgemeinen spricht, ohne jemals irgendwelche spezifischen Bremsen zu erwähnen oder Scheibenbremsen auszuschließen, ist EP2 neu.

 

[newpatent]

@Asdevi:

Selbstverständlich hat EP2 nichts mit der Offenbarungsgehalt der EP1 oder EP3 zu tun. Der Verweis auf EP2 diente der Abänderung der Ursprungsfrage, welche dann wie folgt aussähe:

EP1 (Anmelder I): Auto mit Bremse

EP2 (Anmelder II): Auto mit Bremse, die keine Scheibenbremse ist.

EP3 (Anmelder I: Auto mit Bremse

Auto mit Scheibenbremse ist nicht herstellbar.
​

Zunächst muss doch die Frage geklärt werden, ob es A54(2) oder A54(3) ist bevor man zu A54(1) kommt. Was nicht ausführbar ist, ist nicht SdT. Aber was ist mit einem Anspruch, der nicht über die gesamte Breite ausführbar ist. Ist es dann teilweise SdT, komplett oder gar nicht?

Für den zusätzlichen Fall, der wie folgt aussieht, könnte es doch evtl. relevant sein:

EP1 (Anmelder I): Auto mit Bremse

EP1: Veröffentlichung

EP2 (Anmelder II): Auto mit Bremse, die keine Scheibenbremse ist.

Auto mit Scheibenbremse ist nicht herstellbar.

Dann wäre es für A56 wichtig, inwieweit EP1 in diesem Fall SdT nach A54(2) wäre.

 

[Hans35]

Dann lies mal den Abschnitt 2.5 der Entscheidung.

Das lese ich da nicht heraus; eher, dass ein Disclaimer nicht erforderlich ist, weil gar keine Toxizität entsteht.

Aber wenn der Prüfer es doch so sieht, nämlich, dass die Priorität nicht greift, aber dennoch die Prioanmeldung eine neuheitschädliche Variante offenbart: Siehst du eine andere Möglichkeit um die Toxizität der Prioanmeldung zu beseitigen und die (Nach-)Anmeldung zu retten, in der ja (voraussetzungsgemäß) alles, was beansprucht wird, auch korrekt und ausführbar offenbart wird? Dem Anmelder kann die Priorität ja erst mal egal sein, wenn sonst kein Stand der Technik aus dem Priointervall vorliegt.

 

[Asdevi]

Das lese ich da nicht heraus; eher, dass ein Disclaimer nicht erforderlich ist, weil gar keine Toxizität entsteht.

Aber wenn der Prüfer es doch so sieht, nämlich, dass die Priorität nicht greift,...

Ich verstehe nicht genau, was das mit der Priorität zu tun hat. Du hattest vorgeschlagen, einen nicht-offenbarten Disclaimer zu nehmen, um das Ausführbarkeitsproblem zu lösen. Das ist nach G1/03 explizit verboten. In der G1/03 geht es auch nicht um "Toxizität", sondern wann Disclaimer erlaubt sind. Und die sind sicher nicht erlaubt, um nachträglich den Schmafu aus den Ansprüchen zu streichen.

Wie auch immer man das Ausführbarkeitsproblem lösen will, so kann man es jedenfalls nicht tun.

 

[Hans35]

Letztlich ging es mir um den Fall, dass der Prüfer die Anwendbarkeit von G 1/15 auf das Ausführbarkeits-Problem nicht anerkennt. Dann könnte man es mit einem Disclaimer versuchen, um die Teilgegenstände hinsichtlich der Priorität unterschiedlich behandeln zu können. Es geht also nicht um "Schmafu", der aus den Ansprüchen gestrichen werden soll.

Solange G 1/15 anwendbar ist (vgl. Beiträge #2 und #3), ist das kein Problem. In der (ältere) Entscheidung G 1/03 gibt es wohl ähnliche Überlegungen wie in G 1/15, und wohl aus diesem Grund sind Disclaimer für die Lösung von Ausführbarkeitsprobleme nicht erforderlich und sollen deshalb auch nicht zugelassen werden.