Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

[Expatriot]

Hallo miteinander,

ich habe mich jetzt durch den Thread gewühlt und muss sagen, dass ich grade ziemlich verwirrt bin.

Die Beschwerdekammern des EPA sagen, dass es der Zweck des Art. 123 (3) EPÜ ist, eine Verfahrenssituation zu vermeiden, in der eine Handlung, die das Patent in der erteilten Fassung nicht verletzt, aufgrund einer nach der Patenterteilung erfolgten Änderung zur Verletzungshandlung wird.

Insofern trifft es zu, dass gegen Art. 123 (3) EPÜ durch eine Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen verstoßen werden kann. Meines Erachtens besteht die Möglichkeit eines Verstoßes gegen diesen Artikel aber nur dann, wenn Merkmale aus der Beschreibung oder einzelne Merkmale aus Patentansprüchen und nicht der ganze Patentanspruch zur Änderung herangezogen werden.

Daher sehe ich hier den Patentanmelder in der Pflicht die Patentanmeldung bzw. das Patent so zu formulieren, dass bei einer Änderung nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen werden kann. Mit anderen Worten, die Verteidigungsstrategie muss in den abhängigen Patentansprüchen angelegt sein, um auf der sicheren Seite zu sein.

Wenn ich jetzt des Ausgangsfall betrachte, dass lediglich ein Patentanspruch erteilt wurde, könnte das ziemlich schwierig werden.

Es wurde ein Chip oder Computerchip erteilt. Somit wäre es jedenfalls in DE nach § 9 PatG verboten, den Chip oder Computerchip herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Ferner wäre es nach § 10 PatG verboten, Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Der "Computerchip" kann wohl so verstanden werden, dass er für die Benutzung mit Computern speziell hergerichtet ist. Allerdings fällt der Computer in keines der Verbote aus §§ 9 u. 10 PatG, weil er weder das Erzeugnis selbst ist noch ein Mittel im Sinne des § 10 PatG.

Somit lässt sich nicht sicherstellen, dass eine Änderung des Patentanspruchs auf den "Computer enthaltend den Chip" nicht dazu führt, dass der Computer plötzlich Mittel i. S. d. § 10 PatG ist. Da Art. 123(3) EPÜ zuvörderst die Rechtssicherheit für Dritte bezweckt, dürfte die Entscheidung hier zu Lasten des Patentinhabers gehen.

Nun kann man der Ansicht sein, dass die Einspruchsabteilung des EPA bzw. dessen Beschwerdekammern das nicht wissen (können). In diesem Fall wäre es wiederum an der Einsprechenden das zu erläutern und den Spruchkörper zu überzeugen.

Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung auch richtig. Es wäre am Patentanmelder gelegen, dass er einen Patentanspruch auf den Computer enthaltend den Chip formulierte.

Viele Grüße,
Expatriot

P.S.:
Zudem möchte ich noch anführen, dass ich in diesem Fall auch Probleme bei der erfinderischen Tätigkeit sehe. Wenn der Chip als solches nicht patentfähig ist, wie solls der Chip im Computer sein?

Beim EPA dürfte das zwar helfen im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, aber ob das in einem Nichtigkeitsverfahren stand hält, wage ich zu bezweifeln.

 

[Alfred]

Hallo Expatriot,

die Frage zielt unter anderem darauf ab, festzustellen, was unbedingt in einen Anspruchssatz enthalten sein sollte basierend auf einer fundierten Basis.

Lediglich 1 Anspruch sollte einen Extremfall verdeutlichen.

Selbst wenn auszuschließen ist, dass der Computer enthaltend den Chip eventuell Mittel iSd § 10 PatG wird, so wäre doch der Chip geschützt gewesen.

 

[Expatriot]

Hallo Alfred,

in diesem Fall bin ich der Meinung, dass - wie in meinem Post oben angedeutet - unbedingt der Computer mit dem Chip als Patentanspruch aufgestellt werden sollte.

Unstreitig dürfte sein, dass der Chip bzw. Computerchip durch den Patentanspruch geschützt ist. Wenn es ursprünglich offenbart ist, kann auch während des Prüfungsverfahrens noch ein zusätzlicher Patentanspruch für den Computer enthaltend den Chip bzw. Computerchip aufgestellt werden. Denn während des Prüfungsverfahrens gibt es noch keinen Schutzbereich.

Nach der Erteilung liegt fest was geschützt ist, nämlich der Gegenstand der sich aus den Patentansprüchen ergibt. Ich verstehe Art. 123 (3) EPÜ und auch § 22 (1) Alt. 2 PatG so, dass eine Handlung, die bei Erteilung nicht verboten war, nicht nachträglich verboten sein darf.

Hier beginnen in der Tat die von Pat-Fragen angesprochenen rechtlichen Probleme. Die Ämter haben nämlich in der Regel bereits keine Möglichkeit den Schutzbereich zu bestimmen.

Geht man davon aus, dass in Deinem Beispiel der Computer ein Mittel i.S.d. § 10 PatG ist, dann liegt ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vor, weil nunmehr etwas verboten ist, was bei Erteilung nicht verboten war, nämlich das liefern oder anbieten eines für den Chip geeigneten Computers, der dazu bestimmt ist mit dem Chip zusammenzuwirken.

Andererseits lässt sich meiner Meinung nach auch die Ansicht vertreten, dass kein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliegt, wenn der Computer kein Mittel nach § 10 PatG ist. Denn es ist auch nach der Änderung nichts verboten, was vor der Erteilung erlaubt war.

Das von Pat-Fragen richtigerweise hervorgehobene Problem ist nun, dass die Ämter keine Möglichkeit haben, dies zu prüfen. Beim EPA ist es quasi unmöglich, weil hierfür eine Prüfung auf eine Erweiterung des Schutzbereichs aus Sicht zumindest derjenigen EPÜ-Staaten zu beurteilen wäre, in denen das Patent gültig ist; und wie zuvor erläutert können die Ämter schon den Schutzbereich nicht vernünftig bestimmen.

Die Lösung, die man durchaus als unbefriedigend empfinden kann, lautet demnach im Zweifel für die Rechtssicherheit und damit gegen den Patentinhaber.

Angenommen Patent P1 hat nur Patentanspruch 1 auf den Chip und Patent P2 hat Patentansprüche 1 und 2 auf Chip und Computer.

P1 und P2 verbieten es den Chip oder einen Computer enthaltend den Chip zu verkaufen etc. Allerdings kann lediglich P2 in einer Fassung verteidigt werden, die auf den Computer mit Chip gerichtet ist. Für P1 muss man (sprich der Patentanwalt) was anderes einfallen lassen.

Viele Grüße,

Expatriot

 

[PatFragen]

Hallo Hans,
also den ersten Absatz können wir fast abschließen. Aber ich möchte doch nochmal feststellen, dass die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung der mittelbaren und/oder äquivalenten Patentverletzung in die (vollständige) Überprüfung des 123(3) im Einspruchsverfahrens nicht nur eine politische Entscheidung ist, sondern dogmatisch/logisch falsch. Die Überprüfung des 123(2) und meinetwegen des 123(3) im Zusammenhang mit der „unmittelbaren und wortsinngemäßen Verletzung“ kann im Einspruch/Nichtigkeitsprozess verbleiben. Auch sind das technische Fragen, die vor (eher) technischen „Spruchkörpern“ gut aufgehoben sind. Die Frage nach dem Schutzbereich insbesondere bei mittelbarer/äquivalenter Verletzung ist eine juristische, die vor einem (eher) juristischen „Spruchkörper“ gehört. (Ich gebe ja zu, dass die Überprüfung auf 123(3) „unmittelbar/wortsinngemäß“ im Einspruch/Nichtigkeit durchaus sinnvoll ist. Notwendig für das Erreichen des Sinnes des 123(3), wäre es aber nicht ). Nur ob die Möglichkeit „vorher Verletzung“ und „hinterher Verletzung“ auch mit den (vollen) Konsequenzen des 123(3) beaufschlagt wird, ist politisch. Nur als Beispiel, falls du die draußen haben wolltest, d.h. nur die Patentverletzungen, die durch die Änderungen an sich hinzukommen, ausschließen wolltest, was wohl dem eigentlichen Sinn des 123(3) entspricht und eigentlich aus den angedeuteten Gründen angemessen wäre, wäre sowas wie (jetzt nur grob skizziert ): „Im Verletzungsprozess kann sich der Beklagte darauf berufen, dass die Verletzungsform nicht in den Schutzbereich des ursprünglich erteilten Patents fällt.“ Jetzt kannst du dir überlegen, welche Form der beiden Einreden du lieber hättest . Und überleg dir insgesamt vielleicht einfach mal, was dir als PA im Zusammenhang mit 123(3) entgegenkäme. Die meisten Probleme mit 123(3) tauchen doch wohl durch Fehler der Anwälte auf und ich weiß nicht, ob du davon ausgehst, dass du fehlerfrei bist ;-). Ich gehe nicht davon aus ;-).

Der zweite Absatz wird komplizierter, weil bei dir nach meinem Verständnis deiner Ausführungen einige logische Probleme kommen. Deine Vorbemerkungen kapier ich noch . Danach wird es aber unlogisch für mich. Dein Beispiel bezog sich doch darauf, dass die „Einredelösung“ auch Probleme aufwerfen würde. D.h. für mich, dass wir annehmen müssen, dass 123(3) im Einspruch nicht geprüft wird, sonst kannst du nicht die Probleme der „Einredelösung“ aufzeigen ;-). Dann gibt es aber keinen Grund, dass nach dem Einspruch nur A+B+C und nicht alleine A+C übrigbleiben kann. Aber lass es uns durchspielen.
Deine Vorgaben waren: Erteilt A+B, im Einspruch wird A+C „versucht“, offenbart ist nur A+B und A+C kein A+B+C
1. 123(3) voll im Einspruch. Was wird geprüft? A+B erteilt. Patentinhaber beantragt A+C. Prüfung auf 123(2) nach A+B ergibt offenbart, Prüfung nach A+C ergibt offenbart; Prüfung auf 123(3) A+C ein Mehr/Aliud bezüglich A+B wird bejaht, weil C ungleich B. Deshalb kein Patent. Daher natürlich auch keine Verletzung möglich, weil kein Patent . Aber A+B+C wird NIE überprüft werden, solange nicht A+B+C beantragt wird! Das Amt/Gericht könnte doch nicht deswegen, weil A+B+C auch offenbart wäre, A+C gewähren, wenn A+B ursprünglich erteilt! Die Prüfung nach A+B+C ist NIE relevant und wird nicht durchgeführt und würde bei einem beantragten Anspruch A+C auch keinerlei Rechtsgrundlage haben!
2. 123(3) gar nicht im Einspruch. Was wird geprüft? A+B erteilt. Patentinhaber beantragt A+C. Prüfung auf 123(2) nach A+B ergibt offenbart, Prüfung nach A+C ergibt offenbart. Keine Prüfung auf 123(3), d.h. Patent wird mit A+C aufrecht erhalten/erteilt. Auch hier wird natürlich nicht auf A+B+C geprüft. Das ist aber kein Unterschied zur ersten Alternative ;-). Der Unterschied ist, dass das Patent mit A+C vorhanden ist. Im Verletzungsprozess, bekommt der Patentinhaber aber keinen Titel, weil der „Verletzer“ genau 123(3) einwendet, d.h. jetzt wird geprüft ob A+C ein Mehr/Aliud bezüglich A+B ist. Und auch hier wird dies bejaht werden, so dass keine Patentverletzung, weil erfolgreiche Einrede.
Was auf eine „ursprüngliche Offenbarung“ untersucht wird, ergibt sich immer durch den Antrag des Patentinhabers und basiert auf 123(2) und nie auf 123(3). Das ist doch schon an dem Wortlaut des 123(3) klar, wo gar kein Bezug auf die ursprüngliche Offenbarung drin ist ;-). Anders ausgedrückt, für die Prüfung auf 123(3) ist die ursprüngliche Offenbarung völlig schnurzpiepe, sowohl ob etwas offenbart oder ob etwas nicht offenbart ist! Das ist etwas sehr Grundsätzliches und sollte eigentlich klar sein!

 

[Alfred]

@Expatriot

Unstreitig dürfte sein, dass der Chip bzw. Computerchip durch den Patentanspruch geschützt ist. Wenn es ursprünglich offenbart ist, kann auch während des Prüfungsverfahrens noch ein zusätzlicher Patentanspruch für den Computer enthaltend den Chip bzw. Computerchip aufgestellt werden. Denn während des Prüfungsverfahrens gibt es noch keinen Schutzbereich.

Dies ist tatsächlich nicht der Streitpunkt.

Nach der Erteilung liegt fest was geschützt ist, nämlich der Gegenstand der sich aus den Patentansprüchen ergibt. Ich verstehe Art. 123 (3) EPÜ und auch § 22 (1) Alt. 2 PatG so, dass eine Handlung, die bei Erteilung nicht verboten war, nicht nachträglich verboten sein darf.

Art. 69 sowie Auslegungsprotokoll enthalten den Aspekt des mittelbaren Schutzes wie in § 10 PatG nicht. Kann der mittelbare Schutz vor dem EPA allein aus dem genannten Rechtsgedanken abgeleitet werden?

Hier beginnen in der Tat die von Pat-Fragen angesprochenen rechtlichen Probleme. Die Ämter haben nämlich in der Regel bereits keine Möglichkeit den Schutzbereich zu bestimmen.

Geht man davon aus, dass in Deinem Beispiel der Computer ein Mittel i.S.d. § 10 PatG ist, dann liegt ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vor, weil nunmehr etwas verboten ist, was bei Erteilung nicht verboten war, nämlich das liefern oder anbieten eines für den Chip geeigneten Computers, der dazu bestimmt ist mit dem Chip zusammenzuwirken.

Andererseits lässt sich meiner Meinung nach auch die Ansicht vertreten, dass kein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliegt, wenn der Computer kein Mittel nach § 10 PatG ist. Denn es ist auch nach der Änderung nichts verboten, was vor der Erteilung erlaubt war.

Das von Pat-Fragen richtigerweise hervorgehobene Problem ist nun, dass die Ämter keine Möglichkeit haben, dies zu prüfen. Beim EPA ist es quasi unmöglich, weil hierfür eine Prüfung auf eine Erweiterung des Schutzbereichs aus Sicht zumindest derjenigen EPÜ-Staaten zu beurteilen wäre, in denen das Patent gültig ist; und wie zuvor erläutert können die Ämter schon den Schutzbereich nicht vernünftig bestimmen.

Die Lösung, die man durchaus als unbefriedigend empfinden kann, lautet demnach im Zweifel für die Rechtssicherheit und damit gegen den Patentinhaber.

Angenommen Patent P1 hat nur Patentanspruch 1 auf den Chip und Patent P2 hat Patentansprüche 1 und 2 auf Chip und Computer.

P1 und P2 verbieten es den Chip oder einen Computer enthaltend den Chip zu verkaufen etc. Allerdings kann lediglich P2 in einer Fassung verteidigt werden, die auf den Computer mit Chip gerichtet ist. Für P1 muss man (sprich der Patentanwalt) was anderes einfallen lassen.

Sofern die mittelbare Patentverletzung derart im Vordergrund steht, so lässt sich aber bei der Ausgestaltung des Chips, welches nicht nur ein Merkmal konkretisiert, sondern ein weiter umfassendes Merkmal betrifft, ein Änderung des Anspruchs im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nicht mehr durchführen.

Im Falle eine Konkretisierung eines Begriffs sollten keine Probleme bestehen, weil eine mittelbare Patentverletzung zuvor schon zu befürchten war.

Soweit ich es richtig sehe, stellt PatFragen in seiner Systemkritik auch auf diesen Punkt ab - nichts geht mehr.

 

[Hans35]

@PatFragen

Du hast mich (zumindest zu Punkt 2) nicht verstanden. Du schreibst: Aber A+B+C wird NIE überprüft werden, solange nicht A+B+C beantragt wird. So weit, so richtig. Aber du setzt nun voraus, dass der Patentanwalt stur ist, und es bei dem Antrag A+C belässt, obwohl ihm gesagt wird, dass das nicht geht. Das tut er aber nicht, sondern er muss A+B+C beantragen, um überhaupt etwas zu bekommen. Ab da betrachtest du einen anderen Fall als ich, da können wir nicht zusammenkommen.

 

[PatFragen]

Hallo Hans,
Jetzt wird es, nach meinem Verständnis, völlig unverständlich was du meinst . Ich setze keinen sturen Patentanwalt voraus, sondern verwerte nur das, was du schreibst ;-).
Du meinst also nicht, dass der „Spruchkörper“ A+B+C überprüft, sondern ein Patentanwalt? OK dann versteh ich deinen Fall etwas besser. Aber wie sieht dein Fall jetzt aus?
Jetzt schreibst du so, als ob du als „Problem“, welches ohne Prüfung des 123(3) im Einspruch/Nichtigkeit auftaucht, der fehlende Trigger für den Patentanwalt auftaucht, auch nach einer Offenbarung für A+B+C zu suchen. Du schreibst er wäre wohl nicht „stur“ und würde das tun. In deinem ursprünglichen Post, wo du aber das Beispiel für dein „Problem“ bringst, schreibst du aber schon, dass aus A+B im Einspruch A+C wird, d.h. wir sind nach deiner Formulierung schon in dem Zustand, dass der Anspruch geändert wurde (das Einspruchsverfahren ist rum). D.h. ein Trigger nutzt dir nichts mehr. Und du schreibst, dass, „Aber niemand beanstandet es“, d.h. das Problem, dass du ursprünglich beschreibst, wäre die fehlende Überprüfung. Das sind aber zwei grundverschiedene Probleme! Ich hatte ja gleich gesagt, dass ich nicht verstehe, warum du auf A+B+C „losgehst“ ;-).
Was ist wirklich das Problem, auf das du hinweisen willst, das bei der „Einredelösung“ gegenüber der Überprüfung im Einspruch auftaucht? Dass nicht vom Amt (d.h. von der Seite des Dritten) auf A+B+C überprüft wird, oder dass der Patentinhaber keinen Trigger erhält einen anderen Anspruch als den von ihm gewünschten A+C zu beantragen, weil es sinnvoller für ihn wäre, lieber nicht A+C zu beantragen?
Aber spielen wir doch mal das Ergebnis einfach mal durch, ob es zu einer Verurteilung wegen Patentverletzung kommt oder nicht und zwar gleich für die „harte“ Einredelösung, d.h. auch keine Überprüfung des „unmittelbaren und wortsinngemäßen 123(3)“ im Einspruch (ich hoffe mal, das ist mittlerweile klar, was damit gemeint ist ). Können wir davon ausgehen, dass in der „weichen“ Einredelösung, d.h. Überprüfung des „unmittelbaren und wortsinngemäßen 123(3)“ im Einspruch, A+C schon im Einspruch nicht aufrechterhalten würde, weil C offensichtlich etwas anderes ist als B, sonst wäre die Diskussion noch überflüssiger (und bei der Möglichkeit C=B‘, d.h. womöglich einem Äquivalent von B, wären wir gerade in dem Fall, der Raus muss und es gäbe wohl auch nicht wirklich einen Sinn für A+B+B‘, was dann ja A+B+C bedeuten würde) ? Außerdem unter der Annahme Verletzungsprodukt hat A+B+C, weil das auch wieder die extremere Annahme ist.
„Bisherige“ Lösung, d.h. 123(3) im Einspruch:
Patent auf A+C wird als nicht rechtsbeständig bezeichnet und deshalb wird der Patentinhaber nach deinem letzten Post, A+B+C beantragen und es wird bemerkt, dass A+B+C nicht offenbart ist, d.h. Patent wird nicht mit A+C aufrechterhalten. Jetzt wäre die Frage, ob du davon ausgehst, es gibt noch einen anderen schutzfähigen Rest also A+B+X (und über diesen Trigger nach der Suche nach dieser alternativen Möglichkeit könnte man sich noch unterhalten, ob das ein „Vorteil“ oder umgekehrt ein „Problem“ ist, wenn er wegfällt), den er dann erhält oder ist das Patent weg?. Aber bleiben wir bei deinem Problem „keiner sucht die Offenbarung von A+B+C“, d.h. es gibt den Antrag A+B+C, dann wäre die Konsequenz, dass kein Patent da ist. Damit natürlich auch keine Verletzung.
Die „harte Einredelösung“:
Patent wird mit A+C aufrechterhalten, weil 123(3) nicht geprüft und A+C alleine ist ja offenbart. Wenn jetzt die Verletzungsklage kommt, wäre also zu überlegen (nach deinem Problem „A+B+C wird nicht überprüft“), ob es im Verletzungsprozess zu einer Überprüfung A+B+C kommen muss oder nicht. Dazu kommt es drauf an, aus was für einen Anspruch heraus die Verletzungsklage eingereicht wird. D.h. ob aus dem aufrechterhaltenen (A+C) oder einem eingeschränkten, z.B. A+B+C (das geht ja auch im Verletzungsprozess ohne Änderung des Anspruchs des Patents), geklagt wird. Ich glaube wir sind uns einig, dass, wenn er eingeschränkt aus A+B+C klagt, das Gericht wohl die Offenbarung von A+B+C überprüfen muss (also bisher haben wir da zumindest immer die Offenbarung für angegeben)? Also bleibt noch die Frage, was passiert bei einem alleinigen Angriff aus A+C. Aber ist es eigentlich wirklich interessant, für den Ausgang, ob eine solche Überprüfung stattfindet? In der Einredelösung sagt der Verletzer doch einfach. Ich berufe mich auf die Einrede und A+C (oder alle anderen Einschränkungen A+C+X, solange X nicht B) verstößt gegen die Einrede. Ich verletze nicht. D.h. das Ergebnis des Verletzungsprozesses ist das gleiche. Egal ob 123(3) im Einspruch oder 123(3) als Einrede!
Wie schon gesagt, ob der Patentinhaber sich eine wertlose Patenturkunde aufhängt, ist mir egal .
Hinsichtlich des Sinnes des 123(3), d.h. des Schutzes des Dritten gegen einen „vorher keine Verletzung, hinterher eine Verletzung“, erfüllt die Einredelösung genau das was 123(3) soll. Und zwar (für mich) dogmatisch besser, weil zumindest die „Äquivalenzbetrachtungen“ bzw. die Frage der mittelbaren Verletzung vor den Spruchkörper käme, wo die hingehören und es, je nach der Formulierung der Einrede, genau auf den Fall zuschneidbar wäre, der wohl eigentlich der Sinn des 123(3) ist, nämlich „vorher keine Verletzung, hinterher Verletzung“ (und nicht so sehr „vorher eine Verletzung, hinterher eine (andere) Verletzung“, aber wie gesagt das ist rein politisch, was man da will ) und das inklusive der mittelbaren und äquivalenten Verletzung. Der 123(3) hat (für mich) nicht den Sinn den Patentinhaber möglicherweise einen zusätzlichen Trigger zu geben, dass er bei den Änderungen aufpasst. Das ergibt sich schon als allgemeiner Trigger durch das Vorhandensein der Einrede.

 

[Hans35]

Also, noch so' Post, und ich geb's auf. Ich habe den Eindruck, du gibst dir keine Mühe konsistent zu verstehen, was ich meine, und wenn ich tatsächlich mal etwas unklar ausgedrückt habe, machst du sonstwas daraus. Da ist keine Diskussion möglich, da wird alles nur wirr.

Wenn du davon ausgehst, ich hätte geschrieben, dass der Patentanwalt etwas prüft, dann willst du anscheinend gar nicht lesen, was da steht, sondern du phantasierst nur rum.

Noch so'n Beispiel im 123(3)-Fall: "...und es wird bemerkt, dass A+B+C nicht offenbart ist, ..." Das Gegenteil meine ich. A+B+C ist offenbart, und deshalb wird das Patent in dieser Weise beschränkt aufrecht erhalten und ist Grundlage des Verletzungsprozesses; A+C ist in dem Fall kein Thema mehr, der Antrag wird zurückgenommen (wenn er überhaupt gestellt wird), da er wegen 123(3) zu nichts führen kann. B muss wegen 123(3) im Anspruch bleiben und C muss wegen des Einspruchsmaterials dazukommen, und einen späteren Verletzungsprozess kann es nur geben, wenn A+B+C auch offenbart ist. A+B+C ist gegenwärtig (mit 123(3)) der einzig sinnvolle Anspruch, der Bestand hat und Bestand haben sollte und dessen Offenbarung dabei auch geprüft wird.

Im Fall deiner Einredelösung hingegen könnte aber A+C als offenbart und erfinderisch aufrechterhalten werden, also ein Aliud, was nur 123(3) hätte verhindern können, den es dann nicht mehr gibt. Zusätzlich bleibt aber A+B - und damit das Merkmal B - im Verletzungsfall wegen der Einredemöglichkeit immer noch im Spiel, ohne dass in diesem Fall A+B+C im Einspruch beantragt und geprüft worden wäre. Eine Verletzung kann es auch bei deiner Einredelösung dann und nur dann geben, wenn der Verletzungsgegenstand A+B und auch A+C und damit, weil er ein einheitlicher Gegenstand ist, A+B+C zeigt, das ist ja der Sinn des Ganzen, denn es soll ja dasselbe wie biher herauskommen, wie oben. Aber, wie gesagt, A+B+C muss trotzdem bei deiner Einredelösung zu keinem Zeitpunkt beantragt und hinsichtlich der Offenbarung geprüft worden sein; nur der Verletzungsgegenstand muss A+B+C aufweisen.

Zusammengefasst: Wenn es um einen Verletzungsprozess geht, in dem nur noch mit dem Gegenstand A+B+C das Patent verletzt werden kann, weil sich im Einspruch A+B als nicht rechtsbeständig erwiesen hat, so kann es bei Einredelösung - im Unterschied zum geltenden 123(3) - passieren, dass A+B+C in der Anmeldung überhaupt nicht ursprünglich offenbart worden ist, weil das weder in der Erteilung (da spielt nur A+B eine Rolle) noch im Einspruch (da geht es um A+C) überprüft wird.

 

[Alfred]

Zusammengenommen scheint es so zu sein, dass die Änderung des Gattungsbegriffs in einem Anspruchssatz, in dem dieser zuvor nicht geschützt war eine Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22(1) Alt. 2 PatG darstellt, welcher im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerde Verfahren vor den deutschen Behörden von Amtswegen zu berücksichtigen ist. Dafür verantwortlich scheint der mittelbare Schutz nach § 10 PatG zu sein.

Selbst wenn der Gattungsbegriff nicht geändert wird, kann die Ausgestaltung eines Gegenstands durch die Hinzunahme eines Merkmals, welches sich im erteilten Anspruchssatz nicht befindet, eine Schutzbereichserweiterung über § 10 PatG ergeben. Bei einer Konkretisierung eines Merkmals ist dies nicht der Fall.

Der mittelbare Schutz ist im deutschen Recht ausdrücklich in § 10 PatG geregelt. Eine entsprechende Regelung findet sich jedoch nicht im EPÜ.

In Art. 69 und seinem Auslegungsprotokoll wird die Bestimmung des Schutzbereichs kodifiziert.

Nach Art. 123(3) darf ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.

Art. 64 EPÜ gewährt dem Inhaber des europäischen Patents ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

Gemäß Art. 138 d) EPÜ stellt die Schutzbereichserweiterung einen Nichtigkeitsgrund dar, welches durch nationale Gerichte überprüft wird.

Wonach richtet sich die Feststellung des Schutzbereichs bei einem europäischen Patent vor den nationalen Gerichten?

Fraglich ist, ob der Schutzbereich eines europäischen Patents nach Art. 69, Art. 123(3), Art. 69 (sowie Auslegungsprotokoll) und Art. 64 die gleichen sind?

Wirkt Art. 64 EPÜ "dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde" in Art. 69 EPÜ (sowie Auslegungsprotokoll) hinein?

Wird der Schutzbereich nach Art. 138 d) durch Art. 69 EPÜ bestimmt oder fließt auch hier Art. 64 EPÜ ein?

Kann der mittelbare Schutz aus Art. 69 EPÜ und Auslegungsprotokoll alleine oder in Verbindung mit einer national bezogenen EPÜ-Vorschrift abgeleitet werden.

Spielt der mittelbare Schutz für ein europäisches Patent überhaupt eine Rolle vor den nationalen Gerichten?

 

[Alfred]

Meine Anmerkungen unter Beitrag 49 sowie dieser Beitrag versuchen die unterschiedlichen Aussagen in dieser Diskussion zu ermitteln, da einerseits alles geht und anderseits nahezu alles ausgeschlossen zu sein scheint.

Es wirkt weiterhin problematisch, dass in der deutschen Rechtsprechung insbesondere des BGH keine Unterscheidung zwischen Schutzgegenstand und Schutzbereich in Abhängigkeit von der zu prüfenden Rechtsnorm vorgenommen wird.

Im deutschen Recht scheint es so zu sein, dass § 9 und § 10 den Schutzbereich gemäß § 14 mitbestimmt, was in Europa vermutlich nicht so ist. Abgesehen von Art. 64(2) EPÜ, welches vermutlich in Art. 69 EPÜ hineinwirkt, ist der Schutzbereich nach Art. 64 etwas anderes als Art. 69 und sein Auslegungsprotokoll. Art. 138 d) EPÜ (Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten) wird sich vermutlich nach Art. 69 EPÜ richten müssen.

Es stellt sich aber die Frage, ob die erst in einem Nichtigkeitsverfahren resultierenden Schutzbereichserweiterungen (eine Erweiterung wurde nicht in einem EPA-Einspruchsverfahren generiert) nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG iVm § 9 und 10 PatG auszulegen sind, obgleich es sich weiterhin um ein europäisches Patent handelt.

Hinsichtlich des Übergangs von Einzelkomponenten zu einer komplexeren Vorrichtung (Änderung des Gattungsbegriff) wurde die mittelbare Verletzung als Begründung von Expatriot angeführt, was zumindest für das deutsche Patentrecht sehr schlüssig erscheint. Allerdings müsste das Gericht auch § 10(2) PatG berücksichtigen:
"(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche
Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9
Satz 2 verbotenen Weise zu handeln."

Allerdings ist in der von PatFragen zitierten BGH-Entscheidung "Elektronisches Modul" der mittelbare Schutz nicht erwähnt. Der BGH betrachtet nur den Schutzgegenstand und berücksichtigt nicht den Schutzbereich des erteilten Patents. Ist diese Betrachtung hinsichtlich des Schutzbereichs zulässig?

Des Weiteren betrifft die genannte BGH-Entscheidung ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Bezugnehmend auf Beitrag 49 scheint der BGH zumindest von im Nichtigkeitsverfahren auftretenden Schutzbereichserweiterung das PatG für die Auslegung heranzuziehen. Ist dies so zulässig? (siehe auch oben)

Europa
Die Entscheidung T 352/04 scheint sich auf einen Kategoriewechsel zu beziehen. (So sieht es auch Singer/Stauder). Scheinbar betrachtet das EPA zumindest Mittelansprüche bezogen Stoffe sowie Stoffzusammensetzungen wie Verwendungsansprüche.

Wie sieht es in den anderen Bereichen aus? Hans35 hatte bereits das Mittel zum Zertrümmern von Steinen in Form eines Hammers (im Gegensatz zu Hammer zum Zertrümmern von Steinen) in die Runde geworfen. Das Mittel zum Zertrümmern von Steinen in Form eines Hammers muss das Ziel verwirklichen bzw. dafür vorgesehen sein. In diesen Kontext gehe ich davon aus, dass ein Mittel zum Zertrümmern von Steinen grundsätzlich das erreichen des Ziels nicht voraussetzt. Wie wird es von den Anderen gesehen?

Aus der T 352/04 ergibt sich für mich aber weiterhin die Frage, wieweit der Schutz eines Anspruch auf Auto enthaltend eine Bremse und ein Blümchen reicht. Der Patentinhaber hat das Blümchen selbst in den Anspruch aufgenommen, obgleich es keinerlei Effekt aufweist (für die erfinderische Tätigkeit spielt es selbstverständlich keine Rolle). Wie sieht es nun aus, wenn jemand ein Auto enthaltend die Bremse ohne Blümchen herstellt.
Das Hinzufügen von nicht-technischen Merkmalen kann nicht aus dem Schutzbereich herausführen, aber wie sieht es aus, wenn der Anspruch derartige nicht-technische Merkmale enthält und das nicht-technische Merkmal nicht in der angegriffenen Ausführungsform enthalten ist.


Die von Pat-Ente vor dem EPA gemachten Erfahrungen decken sich mit nachfolgend aufgeführten Rechtsprechung des EPA.
"In T547/08 wies die Kammer das Argument des Beschwerdeführers, dass der Schutzbereich zu einem anderen Gegenstand (einem "aliud") hin verschoben worden sei, nämlich von einer Benutzerschnittstelle und einer Bildschirmanzeigevorrichtung hin zu einem Dialyseapparat, und dass somit kein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliege, zurück. Sie merkte an, dass ein Wechsel von einem (erteilten) Anspruch, der auf einen ersten Gegenstand gerichtet sei, hin zu einem zweiten, komplexeren Gegenstand (einem "aliud") im Einspruchsverfahren ein übliches und gängiges Vorgehen sei, das mit den Erfordernissen des Art.123(3)EPÜ vollkommen in Einklang stehe. Durch die Hinzufügung eines oder mehrerer einschränkender technischer Merkmale in einer beanspruchten Vorrichtung werde der beanspruchte Gegenstand naturgemäß komplexer, und sie führe nicht zu einer Erweiterung, sondern vielmehr zu einer Einschränkung des Schutzbereichs."

Die Ansichten in dieser Diskussionsrunde scheinen irgendwie alle zutreffend zu sein, je nachdem welches Recht angewendet wird. Zudem müsste scheinbar auch berücksichtigt werden, dass der BGH dazu neigt ab und den Schutzbereich und Schutzumfang zu vermischen.

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!

 

[PatFragen]

Hallo Alfred,
also dass §10PatG auch für ein Europäischen Patent gelten sollte, ergibt sich eigentlich unmittelbar aus der von dir zitierten Norm (Art. 64), dass das EP-Patent die gleichen Rechte liefert wie ein nationales. Mir ist auch kein Fall bekannt, dass ein Gericht gesagt hätte, nö das ist nen EP-Patent, da gibt es keinen mittelbaren Schutz.
Hinsichtlich deiner Aussage, dass bei einer reinen Konkretisierung keine Schutzbereichserweiterung gegeben sein kann, würde ich doch widersprechen. Die Gefahr sollte geringer sein, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es Fälle gibt, bei denen die allgemeine Form (die dann konkretisiert wird) noch nicht als wesentliches Element der Erfindung angesehen wird, nach der Konkretisierung jedoch sehr wohl. Das sollte sogar durchaus wahrscheinlich sein, weil man die Konkretisierung ja wohl meist deshalb macht, um patentfähig zu werden, also ist die konkrete Form wohl grundsätzlich ein wesentliches Element der Erfindung liegt, während es vorher ein unwesentliches Element oder Staple Good gewesen sein kann.
(Auch §10PatG an sich ist für mich ein „rotes Tuch“, weil der Ansatz von „Diarähmchen“ her zwar nachvollziehbar ist, die Umsetzung aber massive Probleme beinhaltet ;-). Aber lassen wir das in dieser Diskussion hier )

 

[PatFragen]

Hallo Hans,
wir hätten wieder mal das Problem, dass wir völlig unterschiedliche Herangehensweisen haben . Deine Ausführungen sind für mich absolut unlogisch, gerade dann wenn ich versuche alle deine Angaben konsistent zu berücksichtigen. Du bringst dein Beispiel, um aufzuzeigen, dass auch die Einredelösung Probleme hat und nicht nur hat, sondern erzeugt „vergleichbar schwierige Probleme erzeugen“. D.h. aber wiederum, dass das Problem vorher nicht da ist und sowas kann man nur zeigen/belegen, wenn man sich genau den gleichen Fall einmal nach der ersten Alternative (123(3) im Einspruch) und einmal in der zweiten Alternative („Einredelösung“) ansieht. Aber dann taucht genau das Problem für mich auf, auf das ich schon am Anfang hingewiesen habe, nämlich dass ich nicht verstehe warum nur A+B+C geschützt wäre, weil du am Ende deines ersten Posts des Beispiels schreibst, dass nur A+B und A+C offenbart wäre. Da, wie gesagt, um das Erzeugen eines Problems zu belegen, der gleiche Fall für die zwei Alternativen betrachtet werden muss, ergibt dies, dass auch für die „123(3) Einspruchslösung“ natürlich nur A+B und A+C offenbart sein darf. Und davon bin ich ausgegangen, weil du sonst (nach meiner Logik) nicht ein Erzeugen eines Problems, d.h. ein neues Problem, aufzeigen kannst. Jetzt liest es sich so, dass du einerseits in der „123(3) Einspruchslösung“ betrachten willst, dass A+B+C übrigbleibt, weil A+B+C offenbart ist und andererseits dies mit der „Einredelösung“ vergleichst, bei der aber nur A+B und A+C offenbart ist (letzter Satz in deiner ursprünglichen Beispielsformulierung). D.h. du legst einen Vergleich zwischen Äpfeln (ursprüngliche Offenbarung von A+B+C) und Birnen (nur eine Offenbarung von A+B und A+C) an ;-). Damit geht (logisch betrachtet) nicht der Nachweis des Erzeugens eines Problems ;-).
Aber lassen wir das jetzt und gehen einfach von dem aus, was du (womöglich) meinst.
In der „123(3) Einspruchslösung“ ist A+B erteilt. Im Einspruch versucht der Patentinhaber erst A+C zu bekommen, jetzt kommt die Überprüfung des 123(3), d.h. der Spruchkörper, wird kein A+C gestatten, sondern es wird nur, unter der Prämisse, dass A+B+C offenbart ist, ein Patent eingeschränkt auf A+B+C aufrechterhalten. Jetzt wird im Verletzungsprozess (sinnvoll) nur noch A+B+C einklagbar sein. Soweit OK.
In der „Einredelösung“ ist ebenfalls A+B erteilt. Im Einspruch versucht der Patentinhaber wiederum A+C zu erhalten und bekommt ein derart abgeändertes Patent nun, sobald zumindest A+C offenbart ist. Eine Offenbarung von A+B+C ist nicht erforderlich (die Überprüfung wird auch nicht durchgeführt, weil ja der entsprechende Patentanspruch gar nicht beantragt wird ). D.h. für die „Aufrechterhaltung“ in der „Einredelösung“ kommt es nicht auf eine Offenbarung von A+B+C an (du solltest aber für einen Vergleich, vom gleichen Fall ausgehen, d.h. entweder ist auch für beide Alternativen A+B+C offenbart oder für beide Alternativen nur A+B und A+C.
Also sind wir uns einig, glaube ich, dass unterschiedliche Patentansprüche in den aufrechterhaltenen Patenten vorhanden sein können. Die Frage ist aber, was könnte die Auswirkung davon im Verletzungsprozess sein. Nur darauf kommt es für mich an, weil, wie gesagt, der einzig für mich sinnvolle Nutzen eines Patents ist, dass man ein Verletzungsprozess führen kann. Ein an die Wand hängen der Urkunde habe ich schon mehrfach als (für mich) nicht relevant angesehen. Also schauen wir uns den Verletzungsprozess an. Auch hier muss man zur Suche eines Unterschieds/Problems wieder vom gleichen Fall ausgehen. D.h. das Verletzungsprodukt muss identisch sein. Eigentlich wäre jetzt vom Sinn des 123(3) der kritischere Fall A+C, aber du gehst von A+B+C aus. Also nehmen wir Verletzungsprodukt A+B+C.
Da in der „123(3) Einspruchslösung“ der Patentanspruch A+B+C fordert und das Verletzungsprodukt A+B+C hat, wird eine Patentverletzung gegeben sein. Eine Einrede gibt es nicht und wäre auch nicht zielführend.
In der „Einredelösung“ lautet der Patentanspruch jedoch nur A+C. Jetzt sollte man vorher noch unterscheiden aus welchen, potentiell eingeschränkten, Patentanspruch heraus man klagen wollte. Dem aufrechterhaltenen Patentanspruch A+C oder einem zusätzlich eingeschränkten Patentanspruch A+B+C.
Nehmen wir zuerst, weil es wohl klarer ist, an, dass er aus einem uneingeschränkten Patentanspruch A+C heraus klagt. Dann würde das Produkt A+B+C eine Verletzung darstellen, aber die Verletzung würde durch die Einrede doch gekippt werden, weil A+C, d.h. der Patentanspruch, ein Mehr/Aliud zu den ursprünglich erteilten Patentanspruch A+B ist. Also in dem Fall keine Verletzung. Der Sinn des 123(3) ist erfüllt. Der Patentinhaber hat durch die Änderung im Einspruch nicht ein mehr an „Schutz“ bekommen. Er bekommt gar nichts mehr . Das widerspricht aber nicht dem dogmatischen Sinn des 123(3). Aber man könnte hier die, wie gesagt, politische Entscheidung, wie man die „Einrede“ ausgestaltet, heranziehen und basierend darauf, dass das Verletzungsprodukt ja auch bereits unter A+B gefallen wäre und jetzt auch unter A+C fällt, und somit wohl kein schützenswerter Besitzstand beim Verletzer aufgetreten ist, die Einrede so ausgestalten, dass sie bei diesem Fall ins Leere greift (z.B. die Alternative, die ich als zweites gegeben hatte, sollte das tun, wenn ich die nicht auf die Schnelle falsch formuliert habe ). Dann würde die Verletzung aber durch die Verletzung von A+C und die Verletzung von A+B gegeben sein, und nicht durch die Verletzung von A+B+C! Und ehrlich gesagt nutzt er ja wohl auch die Erfindung (insbesondere wenn A+B+C sogar offenbart war, was du ja eigentlich brauchst, um es mit der „123(3) Einspruchslösung“ mit aufrechterhaltenen Anspruch A+B+C zu vergleichen ;-) ). Aber wie gesagt, die Entscheidung hat nichts mit Dogmatik sondern nur Politik zu tun.
Nehmen wir dann an, dass er aus einem eingeschränkten Patentanspruch A+B+C klagt. Wenn im Verletzungsprozess aber nur ein eingeschränkter Patentanspruch geltend gemacht wird, MUSS das Verletzungsgericht, die ursprüngliche Offenbarung ansehen, auch heute schon! Und zwar immer im Vergleich zu dem Patentanspruch der gerade anhängig/in Kraft ist (in 123(3) steht doch Patentanspruch, d.h. das „Ding“, das im aufrechterhaltenen Patent steht). Nicht zu irgendeinem anderen Patentanspruch, der vielleicht mal „rumgegeistert“ ist. Und in Kombination aller Merkmale des geltend gemachten Patentanspruches. Oder meinst du, derzeit kannst du bei einer Klage basierend auf einem eingeschränkten Patentanspruch, verschiedene Ausführungsbeispiele mischen und die Richter machen das mit? Insbesondere schon gar nicht, wenn der Richter (und das sollte er dann schon) weiß, dass etwas wie 123(3) im Einspruch nicht überprüft wurde (weil das ja nicht mehr vorgesehen ist)! Das ist eine Verletzungsklage aus einem eingeschränkten Patentanspruch und der muss natürlich überprüft werden, ob der ursprünglich offenbart ist! Und was soll bedeuten „aber A+B - und damit das Merkmal B - im Verletzungsfall wegen der Einredemöglichkeit immer noch im Spiel“ sei? Was ist das und aus was leitest du denn sowas ab? Also die Ausführungen müsstest du noch massiv erläutern, warum das so sein sollte, wie du es annimmst (und vor allem, was genau du eigentlich damit meinst. Das kann man aus deinen Ausführungen nicht einmal ansatzweise konsistent ableiten). Und auch hier hätte der Verletzer natürlich die Einrede, wobei das Ergebnis wieder davon abhinge, was für eine Einredeform politisch gewählt würde. Man könnte sie „hart“ machen, dann würde wieder keine Verletzung rauskommen, weil der Patentanspruch A+C (und hier geht es um den Patentanspruch der im aktuellen Patent drinsteht, nicht um den, der im Verletzungsprozess geltend gemacht wird) ein Mehr/Aliud zu dem ursprünglichen Patentanspruch A+B ist. Oder „weich“, d.h. vorher bei (A+B) wäre eine Verletzung da, dann kann auch hinterher (A+C) eine Verletzung da sein.
Ich habe auch nie gesagt, dass „meine Einredelösung“ immer das gleich Ergebnis bringen soll/muss, wie die jetzige. Im Gegenteil, wenn sie besser sein soll, dann muss es doch Unterschiede geben! Wenn die beide immer das Gleiche geben würden, bräuchte man nichts zu ändern ;-)? Ich habe nur gesagt, dass ich bei meinem (nicht klaren) Verständnis deines Beispiels kein Problem sehe und dass die „Einredelösung“ dogmatisch besser ist und nicht so von einer völlig beliebigen Kaffeesatzleserei abhängig ist, insbesondere wenn man §10PatG berücksichtigen will. Man kann sie darauf zuschneidern, was man mit der „Einrede“ wirklich erreichen will.

 

[Alfred]

also dass §10PatG auch für ein Europäischen Patent gelten sollte, ergibt sich eigentlich unmittelbar aus der von dir zitierten Norm (Art. 64), dass das EP-Patent die gleichen Rechte liefert wie ein nationales. Mir ist auch kein Fall bekannt, dass ein Gericht gesagt hätte, nö das ist nen EP-Patent, da gibt es keinen mittelbaren Schutz.

Mein Eindruck ist, dass der Schutzbereich nach Art. 69 von Art.64 zu unterscheiden ist, abgesehen von Art. 64(2). Der mittelbare Schutz könnte zumindest somit über Art. 64 nicht einbezogen werden. Im Falle von Art. 123(3) könnte dies so sein.

Müssten nationale Gerichte nach Art. 138 d) EPÜ zumindest theoretisch Art. 69 ohne Art. 64 (abgesehen von Art. 64(2)) anwenden. Wie sieht es theoretisch aus, wenn die Schutzbereichserweiterung erst während des Nichtigkeitsverfahren entsteht?

Hinsichtlich deiner Aussage, dass bei einer reinen Konkretisierung keine Schutzbereichserweiterung gegeben sein kann, würde ich doch widersprechen. Die Gefahr sollte geringer sein, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es Fälle gibt, bei denen die allgemeine Form (die dann konkretisiert wird) noch nicht als wesentliches Element der Erfindung angesehen wird, nach der Konkretisierung jedoch sehr wohl. Das sollte sogar durchaus wahrscheinlich sein, weil man die Konkretisierung ja wohl meist deshalb macht, um patentfähig zu werden, also ist die konkrete Form wohl grundsätzlich ein wesentliches Element der Erfindung liegt, während es vorher ein unwesentliches Element oder Staple Good gewesen sein kann.

Hört sich schlüssig an. Hier möchte ich nur betonen, dass sich die Konkretisierung auf die Konkretisierung eines Merkmals bezieht.

 

[PatFragen]

Hallo Alfred,
Ja die Konkretisierung des Merkmals "Befestigungsmittel" in eine "Klammer, die in Form eines & gebogen aus einer 3 mm dicken Schicht aus 99% Silber ausgebildet ist" ;-). Ich glaube, wenn das Befestigungsmittel vorher noch nicht aus § 10 PatG heraus eine Verletzung war, ist die Klammer hinterher wohl recht eindeutig eine .



Zu deinem Art.69/Art.64 "Problem" muss ich doch etwas spitzfindig folgendes bemerken (du solltest mittlerweile mitbekommen haben, dass ich die Logik/Dogmatik bzw. die Worte auf ziemliche Goldwaagen lege ).
Weder spricht Art.69 vom Schutz/Recht noch spricht Art.64 vom Schutzbereich ;-). Die beiden behandeln logischerweise unterschiedliche Dinge ;-). Ich hatte Hans auch schon darauf hingewiesen, dass man da aufpassen muss ;-). (ich hoffe ich habe es in schlampigen Formulierungen nicht selber auch durcheinandergebracht ).

Der Schutzbereich ist etwas, was nach Art.69+Protokoll aus den Patentansprüchen abgeleitet wird. D.h. anschaulich nur das "WAS" geschützt ist, wenn es in den Schutzbereich fällt. Der Schutz oder das Recht des Art.64 bezieht sich auf das Recht, das und warum man es durchsetzen kann, d.h. auch auf welcher rechtlichen Grundlage (§139 iVm §§9-13) ich einen Titel erhalte aber nicht nur für was für einen Gegenstand ich einen Titel erhalte ;-).
Natürlich ist das etwas unterschiedliches.

Art.64 sagt nun, du hast die gleichen Rechte wie im nationalen Fall, also schließt das auch notwendigerweise die mittelbare Verletzung des §10PatG mit ein.

 

[Hans35]

@Alfred, #49

Wonach richtet sich die Feststellung des Schutzbereichs bei einem europäischen Patent vor den nationalen Gerichten?

Soviel ich weiß, gilt im Nichtigkeitsverfahren das PatG erst mal nur für DPMA-Patente, und das EPÜ gibt in Art. 138 nur eine Ermächtigung für die nationalen Gesetzgeber, weil das EPA keine Nichtigkeitsverfahren durchführt. Die Erklärung der Nichtigkeit des deutschen Anteils europäischer Patente erfolgt auf Grund von Art. 1 § 6 IntPatÜbkG, wo von der Ermächtigung des Art. 138 EPÜ Gebrauch gemacht wird. Die Nichtigkeitsgründe stimmen aber mit § 22 iVm § 21 PatG überein. Auch hier ist aber nur vom "Schutzbereich" ohne weitere Erläuterungen die Rede.

Um festzustellen, ob der Schutzbereich eines europäischen Patents erweitert wurde, ist dann m.E. erst mal wieder das EPÜ anzuwenden, da im Erteilungsverfahren des EPA genau dieser Schutzbereich festgelegt wird.

Der Schutzbereich des europäischen Patents in Deutschland bestimmt sich aber nicht nur nach Art. 69, sondern vor allem auch nach Art 64 EPÜ. Und in letzerem wird auf das nationale Recht, also das PatG Bezug genommen. Insofern ist dafür, was durch das europäische Patent geschützt ist, neben § 14 und § 9 auch § 10 PatG (mittelbarer Schutz) anzuwenden.

Somit müsste wohl bei der Feststellung, ob der Schutzbereich eines europäischen Patents, soweit für Deutschland gültig, erweitert wurde, auch der mittelbare Schutz berücksichtigt werden.

 

[Alfred]

@PatFragen und Hans35

Irgendwie liegt in den Aussagen ein innerer Widerspruch vor.

Einerseits geht EPÜ nach Art. 138 bzw. Art 123(3) vor, anderseits fließt der mittelbare Schutz aus den nationalen Rechten wiederum über Art. 64 EPÜ ein.

Art. 64 EPÜ bezieht sich doch eher auf einen Patentverletzungsfall, also die Ansprüche, die geltend gemacht werden können aufgrund einer Schutzrechtsverletzung. Im deutschen Recht wäre dies bspw. ein Verstoß gegen § 9 oder § 10 PatG. Derartige Regelungen sind im EPÜ abgesehen von Art 64 (2) nicht enthalten. Darin wird geregelt, was als Verletzung im Falle eines Herstellungsverfahren anzusehen ist. Somit kann der mittelbare Schutz für die Schutzbereichsbestimmung nach Art. 123(3) und Art. 138 d) EPÜ nicht über Art. 64 hergeleitet werden.
Für eine Patentverletzung gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents ist mittelbare Schutz über Art. 64 EPÜ einschlägig. In Art. 138 d) muss doch beurteilt werden, ob im EPA-Einspruchsverfahren eine Erweiterung nach Art. 123 (3) stattgefunden hat.

Nach welchem Recht neue Schutzbereichs-erweiternde Ansprüche während eines Nichtigkeitsverfahren vor einem deutschen Gericht geprüft werden (Erweiterungen, die nicht in einem EPA-Einspruchsverfahren entstanden sind) ist weiterhin fragwürdig.

 

[Hans35]

Den Widerspuch bzw. die "Ungereimtheit" sehe ich auch.

Einerseits geht es (im Verletzungsprozess) um eine konkrete Handlung, die nach § 9 oder 10 PatG verboten ist. Andererseits (beim Bestimmen des Schutzbereichs) geht es um die Gesamtheit aller möglichen Verletzungsgegenstände, mögen sie existieren oder nicht, so weit die Patentansprüche diese Gegenstände (Erzeugnisse und Verfahren) definieren.

Dazu stelle ich mal folgende Auslegung zur Diskussion:

Der Schutzbereich ist durch Art. 69 bzw. § 14 zwar "bestimmt", indem dort festgelegt wird, welche Erzeugnisse bzw. Verfahren von dem einzelnen Patent betroffen sind. Diese Erzeugnisse und Verfahren wären eher als "Schutzgegenstand" zu bezeichnen. Zur Definition des Schutzbereichs, also wenn festzustellen ist, ob bzw. wann eine Verletzungshandlung vorliegt, müssen aber (für DE) die Bestimmungen in § 9 ff. PatG zusätzlich berücksichtigt werden. Denn es sind ja nicht jegliche Handlungen mit einem von § 14 betroffenen Gegenstand verboten (geschützt). Z.B. darf jederzeit die Erfindung beschrieben und die Beschreibung veröffentlicht werden (vorbehaltlich Urheberrecht). Eine Beschreibung der Erfindung, obwohl der Schutzgegenstand unzweifelhaft nach § 14 betroffen ist, fällt nicht in den Schutzbereich des Patents.

Meine Definition von "Schutzbereich" wäre demgemäß die Gesamtheit der Handlungen im Sinne von § 9 ff. PatG, die durchgeführt werden können, soweit dabei ein Schutzgegenstand im Sinne von Art. 69 bzw. § 14 zum Einsatz kommt und so den Schutzbereich "bestimmt". Erst hiervon ausgehend würde ich prüfen, ob durch eine Änderung des Patents der Schutzbereich erweitert wurde.

Soweit das europäische Einspruchsverfahren betroffen ist, würde das bedeuten, dass eine Schutzbereichserweiterung bereits vorliegt, wenn Handlungen in irgendeinem benannten Land zusätzlich geschützt werden, d.h. insbesondere für DE, wenn eine Handlung nach § 10 hinzukommt.

 

[Expatriot]

Hallo miteinander,

ich habe mich noch eingehender mit der Problematik beschäftigt.

Die Lösung des EPA besteht gemäß der Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer darin, dass das EPA das nationale Verletzungsrecht bei der Prüfung von Art. 123 (3) EPÜ nicht zu berücksichtigen braucht und die Möglichkeit einer Verletzung daher für die Prüfung einer Zulässigkeit einer Änderung nicht relevant ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Achte Auflage, II.E.2.3.1, 3. Absatz).

Demnach ist für das EPA entschieden, dass meine Überlegungen hinsichtlich §§ 9, 10 PatG nicht relevant sind. Damit dürfte auch das Problem "keine Änderung möglich" jedenfalls aus Sicht des EPA gelöst sein.

Es scheint mir daher, dass Art. 123 (3) EPÜ für das Einspruchsverfahren wirklich nur eine Nebenrolle spielt. Wichtig ist der Artikel nach meinen Erkenntnissen hauptsächlich für Streichungen, Ersetzungen und Kategorienwechsel.

Die gesamte Verletzungsproblematik wird - wie anhand des Durcheinanders ersichtlich - aus meiner Sicht zurecht von der GBK aus dem Einspruchsverfahren beim EPA ausgeklammert.

@Hans35:
Ich muss Deinen Ausführungen zu Art. 64 EPÜ und Deiner Definition von Schutzbereich widersprechen.

Art. 64 EPÜ befasst sich damit, welche Rechte aus dem europäischen Patent erwachsen können und bietet damit das Einfallstor für die §§ 139ff. PatG. Lediglich Abs. 2 normiert den Schutz auf das unmittelbare Verfahrenserzeugnis und stellt damit eine Mindestforderung an die Vertragsstaaten; der Art. 64 EPÜ schweigt aber zum Schutzbereich.

Der Schutzbereich des europäischen Patents ist ausschließlich durch Art. 69 (1) EPÜ normiert. Die §§ 9 und 10 PatG definieren lediglich welche Handlungen in Bezug auf Gegenstände, die in den durch Art. 69 (1) EPÜ festgelegten Schutzbereich fallen, verboten sind. Sie sind nicht Teil des Schutzbereichs selbst.

Das lässt sich anhand der englischen Fassung erkennen, die von "extend the protection it [Anm. the European patent] confers" spricht und den Begriff "Schutzbereich" ("extent of protection") komplett vermeidet. Aus meiner Sicht ist der Schutzbereichs-Begriff in Art. 123 (3) EPÜ jedenfalls nicht umfangsgleich zu dem Schutzbereichs-Begriff in Art. 69 (1) EPÜ. Ich würde es daher lediglich als Formulierungsschwäche der deutschen Fassung des EPÜ ansehen.

Wenn man Deiner Auslegung, Hans35, folgt und eine Mischung aus verbotener Handlung und Gegenstand als Schutzbereich definiert, ergibt sich das Problem, dass in jedem EPÜ-Staat ein anderer Schutzbereich entstünde. Das wäre sinn- und zweckwidrig, weil das EPÜ Rechtssicherheit für eine große Anzahl an Vertragsstaaten zu erreichen möchte. Der Rechtssicherheit ist aber nicht gedient, wenn es im Extremfall bis zu 35 verschiedene Schutzbereiche gäbe.

Besser dürfte es sein, wenn man annimmt, das Ar. 69 (1) EPÜ definiert, welcher Gegenstand in den Schutzbereich fällt und welcher nicht. Welche Handlungen in Bezug auf Gegenstände verboten sind, die dem Schutzbereich unterfallen, kann jeder Vertragsstaat selbst definieren.

Viele Grüße,
Expatriot

 

[Hans35]

@Expatriot

Die gesamte Verletzungsproblematik wird - wie anhand des Durcheinanders ersichtlich - aus meiner Sicht zurecht von der GBK aus dem Einspruchsverfahren beim EPA ausgeklammert.

Ich denke, mit diesem Statement liegst du richtig.

Vielleicht gibt es auch (noch) gar nicht die eine, richtige Gesetzesauslegung zu den hier diskutierten Details der Schutzbereicherweiterung, die jeder akzeptiert; jedenfalls sehe ich sie nicht. Das mag daran liegen, dass die Fallzahlen zum BGH/GBK zu niedrig sind, damit sich eine konsistente Auslegung "von allein" durchsetzen kann. Dadurch tradiert jeder Diskussionsteilnehmer das, was er mal gelernt und richtig oder vielleicht auch falsch verstanden hat (da nehme ich mich auch nicht aus) und wird nicht hinlänglich schnell von der "Wirklichkeit" eines Besseren belehrt. Das gilt m.E. auf allen Ebenen der Kompetenz und Autorität, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Denn sogar Kommentare, die zum Teil wie Dogmen behandelt werden (z.B. der Schulte im DPMA), haben stellenweise ihre Schwächen.

Ich bin mit mir auch nicht einig, ob Diskussionen wie diese hier die Sache wenigstens etwas klären können, oder ob sie bei Lesern, die nicht mitdiskutieren, eher zur Verwirrung beitragen.

 

[Alfred]

@Expatriot

Durch Ausklammerung der Verletzungsproblematik (Verletzungshandlung) wird der scheinbare Widerspruch zwischen deutscher und europäischer Rechtsprechung sowie den verschiedenen Ansicht wesentlich klarer.

Demnach spielt die mittelbare Handlung bei der Schutzbereichsbestimmung nach Art 123(3) keine Rolle.

Ich möchte die Klarheit nicht vernebeln, aber unter Punkt 5 der Entscheidung G 2/88 wird folgendes ausgeführt:

"Als ein dem EPÜ zugrundeliegendes Prinzip ist anerkannt, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt"

Unter absoluten Schutz, soweit ich es sehe, sind alle Benutzungshandlungen wie Herstellung, Gebrauch, Anbieten, in Verkehr bringen zu verstehen, aber nicht der mittelbare Schutz.

Der absolute Schutz, aber auch nicht mehr, wird bei der Betrachtung des Schutzbereichs nach Art 123(3) insbesondere beim Kategoriewechsel verwendet.

Kennt jemand die Quelle für die soeben zitierte Passage ? Findet sich dies in der Gesetzgebungsakte des EPÜ? Unabhängig davon, wo kann die "Gesetzungsgebungsakte" (sofern dies so bezeichent wird) aufgefunden werden?

Wie wird das nationale Gericht mit Art 138 d) umgehen und mit entstehenden Erweiterungen während des Nichtigkeitsprozesses?