Teil 2: Wortmarke oder Wort-/Bildmarke?
Zwei sehr bedeutsame Markenformen sind die Wortmarke und die Wort-/Bildmarke. Oft steht man vor der Entscheidung, ob eine Wortmarke oder eine Wort- /Bildmarke angemeldet werden soll. Eine Wortmarke weist bezüglich des möglichen Schutzumfangs erhebliche Vorteile auf. Aus diesem Grund sollte in aller Regel der Wortmarke der Vorzug gegeben werden. Eventuell bietet es sich an, bei einprägsamen grafischen Elementen zusätzlich eine separate Bildmarke zu schützen.
Alle Artikel zur Artikelserie “Einstieg ins Markenrecht”:
Teil 1: Welche Markenformen gibt es?
Teil 2: Wortmarke oder Wort-/Bildmarke?
Teil 3: Lebensphasen einer Marke
Teil 4: Wirkungen einer Marke
Teil 5: Eintragungshindernisse
Teil 6: Verwechslungsgefahr
Teil 7: Deutsche Marke
Teil 8: Unionsmarke
Teil 9: Internationale Registrierung
1. Wort-/Bildmarke
Eine Wort- /Bildmarke wird von Mandanten oft mit den Argumenten präferiert, dass sie sowohl eine Wortmarke als auch eine Bildmarke erhalten würden. Dieses Argument verkennt die Auswirkungen der Ansammlung vieler Merkmale in einer Marke, die jeweils eine Schmälerung des Schutzumfangs bedeuten. Ein weiterer Nachteil ist die mangelnde Flexibilität bei einem Redesign. Nach einer gewissen Zeit wirkt eine Marke „altbacken“ und ein Redesign oder „Auffrischen“ wird angestrebt.
Eine Marke muss benutzt werden, damit keine Löschungsreife eintritt. Löschungsreife einer Marke tritt ein, falls diese nicht benutzt wird. Dies gilt jedoch nur, falls noch nicht fünf Jahre ab Eintragung der Marke vergangen sind.[1] Die Benutzung einer Marke muss daher innerhalb der ersten fünf Jahre aufgenommen werden, um eine sofortige Löschungsreife nach Ablauf der ersten fünf Jahre nach Eintragung zu vermeiden. Die Bezeichnung „Benutzungsschonfrist“ ist daher irreführend, vielmehr sollte von einer „Benutzungsaufnahmefrist“ gesprochen werden.
Die Benutzung muss ernsthaft erfolgt sein.[2] Eine nur symbolische Benutzung, die keiner zu erwartenden wirtschaftlichen Tätigkeit entspricht, sondern nur einer Löschungsreife vorbeugen soll, stellt keine ernsthafte Benutzung dar.[3] Außerdem liegt nur dann eine rechtserhaltende Benutzung vor, falls die Marke keine Abweichungen im Vergleich zur eingetragenen Marke aufweist, die zu einer Änderung des „kennzeichnenden Charakters“ geführt hat.[4] Bei einem Redesign einer Wort- Bildmarke könnte jedoch genau dieser Fall eintreten.
Die Abb. 1 zeigt eine frühere Wort- /Bildmarke der Barmer Ersatzkasse.[5] Anhand dieser Marke können die Probleme bei einem Redesign verdeutlicht werden. Beispielsweise könnte ein Redesign-Wunsch dahin gehen, die Schrift von Look und insbesondere den darunter stehenden Schriftzug „das Jugendmagazin der“, der holprig geschrieben ist, in einer anderen Schriftart oder Schriftgröße zu verwenden. Außerdem könnte die Absicht bestehen, den Wirbel rechts oben zu entfernen oder grafisch anders zu gestalten. Zusätzlich könnte eine andere Farbgestaltung angestrebt werden oder die Absicht bestehen, das Ausrufezeichen vor „Look“ zu entfernen. Bereits eine und ganz bestimmt die Summe dieser Änderungen würde den kennzeichnenden Charakter der Marke ändern. Eine entsprechend „aufgefrischte“ Wort- /Bildmarke wäre außerhalb des Schutzumfangs der eingetragenen Marke. Die Konsequenz wäre, dass die eingetragene Marke löschungsreif wäre und die abgeänderte Marke ohne Markenschutz.
Ein Redesign einer bestehenden Wort-/Bildmarke schließt sich daher zumeist von vorne herein aus. Stattdessen wird zumeist eine neue Marke angemeldet. Es gibt daher kaum alte Wort- /Bildmarken. Eine Ausnahme stellt der Coca-Cola-Schriftzug dar. Die Abb. 2 zeigt die Wort-/Bildmarke der Coca Cola Company.[6] Allerdings wirkt diese Wort-/Bildmarke tatsächlich etwas aus der Zeit gefallen.
2. Wortmarke
Ein „Auffrischen“ einer Wortmarke ist in aller Regel kein Problem, denn die Marke wird in jeder beliebigen Schriftart, Schriftgröße oder Farbgestaltung rechtserhaltend benutzt. Auch die Verwendung der Marke mit einer Binnengroßschreibung ändert daran nichts.
3. Beschreibende Bezeichnung: wie erhält man trotzdem eine Marke?
Eine Bezeichnung, die für die gewünschten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, ist nicht eintragungsfähig.[7] Diese Regelung ist sinnvoll und man sollte bei einer Markenanmeldung nicht dagegen verstoßen. Es gibt jedoch einen gewissen Graubereich, bei dem man vermuten kann, dass eine Eintragung einer Marke problematisch ist. In diesem Fall bietet sich eine Anmeldung mit einem gestaffelten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an. In einer ersten Klasse können Waren oder Dienstleistungen benannt werden, die gewünscht sind, die aber eventuell zu einer Ablehnung führen. In einer zweiten Klasse werden Waren oder Dienstleistungen aufgenommen werden, bei denen ein beschreibender Charakter der Markendarstellung bereits ernsthaft bezweifelt werden kann. In einer dritten Klasse sind Waren oder Dienstleistungen aufzuführen, die mit Sicherheit nicht von der Markendarstellung beschrieben werden, für die der Mandant aber dennoch seine Marke benutzen möchte. Auf diese Weise erhält der Mandant zumindest für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, die er benutzen möchte, seine Marke.
4. Wort- /Bildmarke, wenn Wortmarke nicht geht?
Ist eine Bezeichnung als Wortmarke nicht eintragungsfähig, könnte man auf die Idee kommen, die Wortmarke in Form einer Wort- /Bildmarke zu „erweitern“. Allerdings sollte man nicht dem Trugschluss unterliegen, dass hierdurch ein Schutz für die nicht eintragungsfähigen Textbestandteile erworben wird. Vielmehr müssen die zusätzlichen grafischen Elemente derart prägend sein, dass sie die Eintragungsfähigkeit allein herstellen. In diesem Fall wäre eher zu überlegen, eine Bildmarke für die starken grafischen Elemente anzumelden, denn der zusätzliche Textbestandteil trägt in aller Regel nicht zur Eintragungsfähigkeit bei, sondern schmälert allenfalls den Schutzumfang.
[1] § 49 Absatz 1 Satz 1 Markengesetz.
[2] § 26 Absatz 1 Markengesetz.
[3] BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 – I ZR 41/10 – Werbegeschenke.
[4] § 26 Absatz 3 Markengesetz.
[5] EUIPO, https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE500000395325889, abgerufen am 30.11.2022.
[6] EUIPO, https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/US500000073509019, abgerufen am 30.11.2022.
[7] § 8 Absatz 2 Nr. 2 Markengesetz.
