DE Weiterbehandlung im DPMA und "vorsorgliche" Beschwerde

[Hans35]

Bei einer DPMA-Zurückweisung enden die Fristen für Beschwerde und Weiterbehandlung gleichzeitig. Welche Erfahrungen liegen damit vor?

Die Beschwerde darf nicht "hilfsweise" erhoben werden, denn dann steht sie unter einer Bedingung und ist unzulässig. Sie kann aber "vorsoglich" erhoben werden. Ist das überhaupt nötig, oder wird die Weiterbehandlung sowieso jedenfalls zuerst bearbeitet?

Bei Erfolg des Weiterbearbeitungsantrags wird der angegriffene Beschluss gem § 123a "wirkungslos", so dass die Beschwerde wohl ins Leere geht. Wird die Beschwerdegebühr dann automatisch zurückgezahlt, oder muss das extra beantragt werden?

Will der Prüfer die Weiterbehandlung ablehnen, so muss er auch noch über die Abhilfe zur Beschwerde entscheiden. Dafür gibt es aber eine Monatsfrist. Kommt es deshalb vor, dass die Akte ohne Weiterbehandlungsbeschluss ans Gericht geht?

Und falls es doch einen Ablehnungsbeschluss zur Weiterbehandlung gibt: Wird diese im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung gleich mitgeprüft, oder muss man sich hiergegen gesondert beschweren?

 

[Expatriot]

Hallo Hans35,

ich sehe nicht wirklich eine praktisch relevante Möglichkeit, wie der Antrag abgelehnt werden sollte.

Das kann meiner Meinung nach nur passieren, wenn die versäumte Handlung nicht nachgeholt worden ist. Wenn die Gebühr nicht gezahlt worden ist, gilt der Antrag schon nicht als gestellt.

Dafür kann man vom Amt einen beschwerdefähigen Feststellungsbeschluss erhalten. Die Beschwerde kann dann allenfalls noch darauf gerichtet sein, festzustellen, dass die erforderlichen Handlungen vorgenommen wurden.

Ich verstehe deshalb auch nicht wirklich die Motivation dahinter, gleichzeitig mit dem Antrag auf Weiterbehandlung Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss zu erheben. Es wäre hilfreich, hier noch etwas Input zu haben, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann.

Viele Grüße,

Expatriot

 

[Hans35]

Die Weiterbehandlung kann abgelehnt werden, wenn die in § 123a angegebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind:

(1) Es muss die "Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist" vorliegen.
(2) Die versäumte Handlung muss innerhalb der Antrags-Frist nachgeholt werden.

Bei (1) kommt es wohl darauf an (?), ob die Zurückweisung mit der versäumten Frist begründet wurde, oder anders, z.B. weil Patentfähigkeit nicht gegeben ist.

Auch bei (2) sind Grenzfälle denkbar, z.B. wenn nach einem Prüfungsbescheid, der auf eine fehlende Erfinderbenennung hingewiesen wird, diese nachgereicht wird, aber sonstge Mängel, auf die der Bescheid zusätzlich hinweist, werden nicht behoben.

Wer die Weiterbehandlung beantragt, möchte ja, dass das Prüfungsverfahren weitergeht, und nicht, dass die Akte zum Gericht kommt. Grundsätzlich geht das auch über Beschwerde und "kassatorische" Abhilfe, aber auf die kann man sich ja wohl nicht verlassen. Die letzte Entscheidung, die mir begegnet ist und sich in einem Obiter Dictum negativ zur kassatorischen Abhilfe äußert (11W (pat) 29/12), ist vom 10.11.2014 (letzter Absatz).

Zur Motivation:
Wenn die Weiterbehandlung wegen (1) oder (2) zu Recht abgelehnt wird, ist das Erteilungsverfahren zu Ende; es kommt überhaupt nicht mehr auf die Patentfähigkeit der Erfindung an (vgl. 7 W (pat) 39/15). Die eventuelle Rückzahlung der Beschwerdegebühr nützt dem Anmelder nichts.
Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist nach Ablehnung der Weiterbehandung erfolgt nicht, da der Anmelder nicht "ohne Verschulden an der Fristeinhaltung gehindert" war (20 W (pat) 37/16). Das erzwingt m.E. regelmäßig eine "vorsorgliche" Beschwerde innerhalb der Monatsfrist. Denn wer ist schon zu 100% sicher, dass der Weiterbehandlungsantrag erfolgreich ist?

 

[Fragender]

Hallo,

eigentlich gibt es keinen Grund, überhaupt die Weiterbehandlung zu benötigen, wenn man einen funktionierenden Fristenkalender hat... Ehrlich gesagt sind 123a-Anträge so selten, dass man sich den Paragraphen hätte sparen können. Und wenn die Weiterbehanldung beantragt wird, wird sie eigentlich immer gewährt, weil zumindest eine rudimentäre Antwort dabei ist (Ausnahme: Privatanmelder).

Unabhängig davon: eine Rückzahlung der Gebühr für die"vorsorgliche" Beschwerde müsste nicht beantragt werden, das DPMA würde bei amtsseitigen Fehlern abhelfen und von sich aus zurückzahlen. Aber auch mit Antrag: wo sollte der Grund für die Rückzahlung liegen? Bei einer versäumten Frist liegt der Fehler ja wohl eindeutig beim Anmelder, oder?

Meine Empfehlung: einfach rechtzeitig antworten oder rechtzeitig Fristverlängerung beantragen... Spart allen Seiten Aufwand und Ärger.

Gruß, Fragender

 

[Hans35]

@Fragender
Es gibt schon den einen oder anderen Anmelder, der glaubt, alles selbst zu können, bis er nach einer Zurückweisung dann doch einen Anwalt beauftragt. Und so jemand könnte es wohl auch entdecken, wenn dann "nicht ohne Verschulden" nur Weiterbehandlung beantragt und nicht auch vorsorglich Beschwerde erhoben wurde...

Im Übrigen: Rückzahlung der Beschwerdegebühr (für die "vorsorgliche" Beschwerde) gibt es nur nach erfolgreichem Weiterbehandlungsantrag, wenn also tatsächlich eine Frist versäumt wurde. Denn nur dann ist die Zurückweisung nach § 123a "wirkungslos" (doch wohl ex tunc, oder?) und die Beschwerdegebühr wurde ohne Rechtsgrund entrichtet (§ 812 BGB, vgl. BPatG 7 W (pat) 8/18). Die Rückzahlung mag also nicht der "Billigkeit" entsprechen, sie braucht dies aber auch nicht.

Wenn gar keine Frist versäumt wurde und der Anmelder also insofern tatsächlich ohne Verschulden ist, wird der Weiterbehandlungsantrag abgelehnt, und ohne (rechtzeitige und damit vorsorgliche) Beschwerde gegen die Zurückweisung ist dann die Anmeldung tot; eine Beschwede gegen die Ablehnung der Weiterbehandlung bringt nichts, denn die erfolgte ja nach § 123a korrekt.

Aber das BPatG hat ja festgestellt, dass hier "keine unübersichtliche oder verworrene Rechtslage" vorliegt, die sogar ein Anmelder ohne Anwalt überblicken kann...

 

[Expatriot]

Hallo Hans35,

hinsichtlich der 11 W (pat) 29/12 hat sich der Senat nicht negativ zur Abhilfe geäußert. Er hat lediglich der Prüfungsstelle die Bedeutung der Abhilfe erklärt.

Es gibt schon den einen oder anderen Anmelder, der glaubt, alles selbst zu können, bis er nach einer Zurückweisung dann doch einen Anwalt beauftragt.

Ja, diese Anmelder gibt es. Wie es diesen Anmeldern ergeht, sieht man an den von Dir zitierten Beschlüssen.

Und so jemand könnte es wohl auch entdecken, wenn dann "nicht ohne Verschulden" nur Weiterbehandlung beantragt und nicht auch vorsorglich Beschwerde erhoben wurde...

Diesen Satz verstehe ich nicht so ganz. Meinst Du damit, dass der - dann wohl erfolglos gebliebene - Anmelder versuchen könnte, den Patentanwalt dafür haftbar zu machen?

Im Übrigen hat das BPatG nicht behauptet, dass der Anmelder die Rechtslage ohne Anwalt überblicken kann. Es hat - zu Recht - darauf hingewiesen, dass der Anmelder sich einen Überblick über die Rechtslage verschaffen muss. Ob er sich hierfür auf eigene Gedankenkraft verlässt, die Rechtsbehelfsbelehrung liest und versteht, anwaltlichen Rat einholt oder beim DPMA anruft, ist dem Anmelder selbst überlassen. Er darf nur nicht untätig bleiben; andernfalls hat er die Rechtsfolgen der Untätigkeit zu tragen.

Insgesamt steht damit für mich fest, dass die Ausgangsproblematik des Threads keine ist, die in der patentanwaltlichen Praxis auftritt, sondern gelegentlich dann hineinschwappt, wenn der Anmelder endlich das tut, was er hätte schon längst tun sollen, nämlich sich rechtlichen Beistand holen.

Viele Grüße,

Expatriot

 

[Fragender]

@Hans35
BPatG 7 W (pat) 8/18 ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar...

Ich persönlich denke: der Beschluss wird (zum Zeitpunkt des 123a-Antrags) nur wirkungslos, d.h. er existiert noch, und damit war auch die Beschwerde nicht ohne Rechtsgrund. Die Prüfungsstelle könnte dann abhelfen. Gegen die Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr steht dem Anmelder dann ja wieder die Beschwerde offen... Vielleicht hat er Glück und der 7. Senat sieht das ein bisschen anders.

Gruß, Fragender

 

[Hans35]

@Expatriot:
Hinsichtlich der 11 W (pat) 29/12 hat sich der Senat nicht negativ zur Abhilfe geäußert.

Das habe ich auch nicht behauptet. Mir ging es um die kassatorische Abhilfe.

Wenn da steht: "Im weiteren Verfahren wird die Prüfungsstelle zu beachten haben, dass eine Abhilfe die vollumfängliche Stattgabe des Beschwerdebegehrens erfordert, also zur beantragten Patenterteilung führen muss.", dann ist das durchaus eine Ablehnung der kasstorischen Abhilfe, also dass nur der Beschluss "kassiert" und das Prüfungsverfahren fortgesetzt wird, auch wenn noch ungewiss ist, ob erteilt werden kann.

Der Anmelder hat - auch in dem zitierten Fall - nach einer Abhilfe sicher keinen (einklagbaren) Anspruch auf Erteilung, und nur der könnte m.E. den Prüfer wohl daran hindern, abzuhelfen, wenn die im Beschluss genannten Zurückweisungsgründe ausgeräumt sind und daher die Beschwerde gem. § 71 Abs. 3 nunmehr begründet ist, auch wenn (noch) keine erteilungsfähige Unterlagen vorliegen. Eher zeugt es von einer gewissen Bequemlichkeit des Prüfers, wenn er z.B. eine Akte, in der vielleicht noch nicht einmal recherchiert wurde, wegen irgendwelcher Mängel zum Gericht schickt, und wenn er Glück hat, ist die Sache damit für ihn erledigt. Die gegenteilige Auffassung mag dogmatisch überzeugender sein - die Beschwerde ist nur begründet, wenn das Patent erteilt werden kann - , ich sehe aber keinen praktischen Sinn darin.

Ergänzung:
Auch in den neuen Prüfungsrichtlinien des DPMA vom 11.1.2019 heißt es in in Punkt 2.9 (S. 23 rechts unten): Die Abhilfe setzt voraus, dass die von der Prüfungsstelle bisher aufgezeigten Zurückweisungsgründe nicht mehr bestehen, beispielsweise, weil die Beschwerdebegründung die Prüfungsstelle von der anderen Auffassung überzeugt hat oder weil geforderte Änderungen vorgenommen wurden. Von der Erteilungsreife der Anmeldung steht da nichts.

 

[Hans35]

@Expatriot:
Im Übrigen hat das BPatG nicht behauptet, dass der Anmelder die Rechtslage ohne Anwalt überblicken kann.

Doch, hat es, nämlich in 20 W (pat) 37/16 auf S.7 unten:
"Eine unübersichtliche oder verworrene Rechtslage liegt ebenfalls nicht vor. Bei den hier in Rede stehenden gesetzlichen Regelungen (Einlegung der Beschwerde nach § 73 PatG bzw. Antrag auf Weiterbehandlung nach § 123aPatG) handelt es sich auch nicht um selten angewandte und wenig bekannte Nebenbestimmungen, deren Unkenntnis –auch für einen anwaltlich nicht vertretenen Einzelanmelder –entschuldbar wäre, zumal ..."

Insgesamt steht damit für mich fest, dass die Ausgangsproblematik des Threads keine ist, die in der patentanwaltlichen Praxis auftritt, ...

Auch dieser Äußerung kann ich nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil. Jeder Patentanwalt, der eine Weiterbehandlung beantragt und nicht parallel vorsorglich Beschwerde erhebt, setzt sich Schadenersatzansprüchen aus, wenn die Weiterbehandlung abgelehnt wird. Denn dadurch entsteht schuldhaft (!) die Situation, dass das Verfahren beendet ist, ohne dass es noch darauf ankommt, ob eine patentfähige Erfindung angemeldet wurde, d.h. ohne dass diese Frage noch dem BPatG vorgelegt werden kann. Vielmehr kann dann im Beschwerdeverfahren nur die Feststellung einer fehlerhaften Bearbeitung des Weiterbehandlungsantrags durch das DPMA zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens führen.

 

[Asdevi]

Auch dieser Äußerung kann ich nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil. Jeder Patentanwalt, der eine Weiterbehandlung beantragt und nicht parallel vorsorglich Beschwerde erhebt, setzt sich Schadenersatzansprüchen aus, wenn die Weiterbehandlung abgelehnt wird. Denn dadurch entsteht schuldhaft (!) die Situation, dass das Verfahren beendet ist, ohne dass es noch darauf ankommt, ob eine patentfähige Erfindung angemeldet wurde, d.h. ohne dass diese Frage noch dem BPatG vorgelegt werden kann. Vielmehr kann dann im Beschwerdeverfahren nur die Feststellung einer fehlerhaften Bearbeitung des Weiterbehandlungsantrags durch das DPMA zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens führen.

Im Prinzip ja, aber...

...wer beantragt vor dem DPMA Weiterbehandlung? Zu einer Zurückweisung sollte es nur auf Grund einer mündlichen Verhandlung kommen, die für alle Fälle hilfsweise beantragt worden ist. Und dann geht sowieso nur die Beschwerde.

Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, jemals vor dem DPMA Weiterbehandlung beantragt zu haben.

 

[Hans35]

Ich bezweifele, dass jeder Patentanwalt immer zumindest hilfsweise eine Anhörung beantragt. Und aus denselben Gründen mag in solchen Fällen auch zu bevorzugen sein, dass nach einer Zurückweisung das Prüfungsverfahren weitergeht und die Akte nicht dem BPatG vorgelegt wird. Dafür wäre der Weiterbehandlungsantrag optimal geeignet, wenn nicht ...

Wenn man sich der Risiken bewusst ist, ist ja alles in Ordnung.

 

[Blood für PMZ]

Hallo Asdevi,

doch, es gibt schon Gründe für einen Patentanwalt, bewusst und auch berechtigt eine Weiterbehandlung zu beantragen.

Mit Fristversäumung hat das nichts zu tun, sondern mit geänderten Absichten des Mandanten. Beispielsweise dann, wenn eine Patentanmeldung ohnehin fallengelassen werden soll, der Prüfer keinem Fristgesuch mehr stattgibt, der Mandant sich aber bei den Fristen zu den Freigabeformalitäten nach dem ArbnErfG verheddert hat.

@Hans35,

dann wird man allerdings nur dann eine Weiterbehandlung beantragen, wenn sichergestellt ist, dass die auch problemlos durchgeht, und das ist einfach. Es muss eben ein gängiger Prüfungsbescheid sein, kein Sonderfall. In Zweifelsfällen lässt man davon sowieso die Finger. Für eine gleichzeitige Beschwerde sehe ich da keinen Raum.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ

 

[Expatriot]

Hallo miteinander.

Danke Hans35 noch für Deine Klarstellung bei Abhilfe. Ich habe mich jetzt etwas damit beschäftigt und feststellen müssen, dass es unterschiedliche Arten gibt, wozu auch die kassatorische Abhilfe gehört. Jetzt bin ich eher der Meinung, dass der Hinweis des BPatG nicht wirklich sinnvoll ist, weil im Allgemeinen Abhilfe nicht vollständige Abhilfe sein muss. Liegt aber wohl am Einzelfall und Rechtsprechung habe ich so auch noch keine studiert. Scheint aber in jedem Fall ein interessantes Spielfeld zu sein.

Es erschließt sich mir aus 20 W (pat) 37/16 immer noch nicht, wo da steht, dass der Anmelder die Situation ohne Anwalt überblicken könne. Es heißt lediglich, dass es auch für einen nicht vertretenen Anmelder nicht entschuldbar sei, den Überblick nicht zu haben. Um sich den Überblick zu verschaffen muss der Anmelder sich nicht vertreten lassen; Auskunft einer sachkundigen Person reicht aus.

Nach den Ausführungen von Asdevi und Blood für PMZ bin ich noch mehr überzeugt, dass die Weiterbehandlung ein ziemlich exotischer Rechtsbehelf ist. Ich würde auch nicht vorsorglich Beschwerde einlegen, sondern einfach Beschwerde einlegen und keine Weiterbehandlung beantragen.

Bisher habe ich es zudem nicht erlebt, dass das DPMA einen Zurückweisungsbeschluss überhaupt erlässt, ohne dass der Prüfer den Bescheid mit Nachfrist und Empfangsbekenntnis zustellen lässt oder mal beim PA nachfragt, was los ist.

Zur Haftungsfrage möchte ich nur sagen, dass die Höhe des Schadensersatzes für ein Fristversäumnis, das zum endgültigen Untergang der Anmeldung führt, eher gering sein dürfte. Vertrauensschaden ist sowieso unersetzlich - leider.

Viele Grüße,

Expatriot

 

[Hans35]

@Expatriot
... bin ich noch mehr überzeugt, dass die Weiterbehandlung ein ziemlich exotischer Rechtsbehelf ist. Ich würde auch nicht vorsorglich Beschwerde einlegen, sondern einfach Beschwerde einlegen und keine Weiterbehandlung beantragen.

Das sehe ich auch so. Letztlich geht es nur um Fälle, wo - aus welchen Gründen auch immer - eine Äußerungsfrist abgelaufen war und es nicht sinnvoll oder gewünscht ist, dass die Akte zum BPatG geht. Wenn man seinen Prüfer kennt und weiß, dass der nicht gern abhilft, dann bleibt leider nur die Weiterbehandlung - oder man lässt es eben. Deshalb meine Ausgangsfrage, ob es Erfahrungen über die beiden zitierten (negativen) BPatG-Entscheidungen hinaus gibt.