Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

[Alfred]

Das EPA erteilt auch Patente auf Enantiomere (jüngeres Patent) von bekannten Racematen (älteres Patent). Bspw. werden in einer Druckschrift die optischen Aktivität bzw. absolute Konfiguration nicht konkret aufgeführt, sondern lediglich eine Strukturformel oder Name ohne Angabe der optischen Eigenschaft oder absoluten Konfiguration.

Bei der Beurteilung der Neuheit betrachtet das EPA scheinbar nicht die Tatsache, dass das Racemat vom Anspruch erfasst wird. Mit der Folge, dass das jüngere Patent auch die Herstellung, Anbieten usw. eines Racemats verbieten könnte.

Das BGH scheint dies bei der Neuheitsbetrachtung anders zu handhaben. Es wird geprüft, ob das Racemat gemäß der Lehre des Patents vom Anspruch bezogen auf die optische aktive Verbindung erfasst wird. Sofern in der Beschreibung das Racemat als Stand der Technik beschrieben wird, kann es aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen werden. Aus diesem müsste folgen, dass ein Stand der Technik der während des Prüfungsverfahren in die Beschreibung aufgenommen wird, nicht zu einer Beschränkung des Schutzumfangs führen kann.

Die konkreten Fragen sind:

Bezieht sich das EPA tatsächlich lediglich auf den Schutzgegenstand?

Nachträglich eingefügter Stand der Technik hat keinen Einfluss auf den Wortsinn eines Anspruchs?
Aus diesem würde folgen, dass ein nicht aufgenommener Stand der Technik in die ursprüngliche Anmeldung nachteilig wäre?

 

[Alfred]

Sofern die Frage zu trivial erscheint, würde ich mich über eine kurze sowie mühelose Antwort sehr freuen.

 

[Expatriot]

Hallo Alfred,

ich bin kein Chemiker und würde daher aus Deinen Fragen gerne was lernen, deshalb kurz meine Einschätzung aus "mechanischer Sicht" dazu; ich hoffe auf eine fruchtbare Diskussion.

zu Frage 1:

Das EPA, wie auch das DPMA, prüfen die Patentansprüche bzw. deren Merkmale. Erfahrene Prüfer haben mir erzählt, dass sie vor der Recherche weder die Beschreibung noch die Zeichnungen ansehen, um sich ihre Vorstellung vom Sinngehalt der Ansprüche nicht zu "verderben".

Insofern beziehen die Prüfer sich wohl lediglich auf den Schutzgegenstand, besser den Gegenstand für den Schutz begehrt wird.

zu Frage 2:

Kommt drauf an. Wenn ich mich an Art. 69 EPÜ und § 14 PatG halte, dann schon, nämlich im Rahmen der Auslegung der Patentansprüche. Die wird aber von Prüfern nicht gern gemacht oder, wenn man Pat-Fragen folgen möchte, auch falsch gemacht (siehe Thema: Art. 123(3)EPÜ und Oberbegriff und die darin zitierte Entscheidung T 0352/04).

zu Frage 3:

Das lässt sich so pauschal nicht sagen und hängt von der Auslegung der Patentansprüche ab. Der BGH sagt, dass der technische Sinngehalt der Patentansprüche zu ermitteln ist. Eine Auslegung der Patentansprüche dahingehend, dass der Stand der Technik vermieden wird, obwohl der Stand der Technik in den Wortsinn des Patentanspruchs fällt, ist grundsätzlich nicht statthaft (siehe BGH, Urteil vom 07.09.2004 - X ZR 255/01 "Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung", Rn 12ff.).

Zusammenfassend:

Ohne eine etwas genauere Darstellung bzw. Hinweise auf entsprechende Entscheidungen kann jedenfalls ich mir keine fundierte Meinung bilden. Ich bin außerdem skeptisch, dass Deine Prämisse, dass das Racemat unter den Wortlaut der Patentansprüche des jüngeren Patents falle, zutreffend ist. Hier wäre auch ein Hinweis recht hilfreich.

Viele Grüße,
Expatriot

 

[Hans35]

Als Nicht-Chemiker würde ich die Sache so beurteilen, dass die Sicht des BGH, so wie du sie beschreibst, korrekt ist, die des EPA aber nicht, und ich würde damit rechnen, dass der BGH das EPA-Patent in einem Nichtigkeitsverfahren (für DE) korrigiert, wenn es denn dazu kommt. (Konkret kenne ich entsprechende Beschlüsse des EPA nicht und würde sie wegen des chemischen Kauderwelschs wohl auch nicht verstehen.) Vermutlich, wird aber niemand so frech sein, mit einem Patent auf die Enantiomere gegen das vorbekannte Racement eine Verletzungsklage einzureichen, auch wenn es offensichtlich in den Schutzbereich fällt, so dass der "Verletzer" zu einer Nichtigkeitsklage gezwungen ist. Da wird man sich eher außergerichtlich einigen.

 

[Alfred]

Hallo Expatriot,

Moleküle zeigen bei bestimmter Anordnung eine optische Aktivität, jedoch besitzen sie die gleiche Strukturformel. Ein Racemat ist ein Gemisch aus den zwei Stoffen, welche die gleiche Strukturformel aufweisen, aber eine entgegengesetzte optische Aktivität aufweisen.

Ausgedrückt werden könnte es folgendermaßen:
Verbindung A1 und Verbindung A2 sind Antipoden (optisch entgegengesetzte Aktivität)

Racemat ist ein Gemisch aus A1 und A2, wobei weder A1 noch A2 im Stand der Technik offenbart ist.

Sofern der Stand der Technik lediglich die Strukturformel erwähnt, ohne jedoch die optische Aktivität anzugeben, ist eine Strukturformel zusammen mit der konkreten optischen Aktivität neu.

In T 0296/87 (Case Law Book) wird die Neuheit eines Enantiomers gegenüber Racematen beschrieben.

Fraglich ist, ob ein Anspruch auf A1 (ein Enantiomer); ohne weitere Angaben im Anspruch auch ein Racemat erfasst. Der Schutzgegenstand ist Enantiomer A1, welches jedoch auch das Racemat bestehend aus A1 und A2 erfasst.

In der Escitalopram-Entscheidung des BGHs wurde ausgeführt, dass ein unter den Wortlaut des Anspruchs falle, welches nur auf ein optisches Isomer gerichtet war, auch Stoffgemische insbesondere auch Racemate unter den Wortlaut fallen, obgleich der Gegenstand des Anspruchs sich lediglich auf ein optisches Isomer bezieht. Auf diesen Aspekt geht die Escitalopram-Entscheidung unter (23) und insbesondere unter (24) ein. Selbst wenn in den nebengeordneten Ansprüchen auch Zusammensetzung offenbart werden, wird ausdrücklich von den Richtern betont, dass es sich bei deren Betrachtung ausschließlich um Anspruch 1 gerichtet auf ein optisches Isomer handelt.

In (24) wird dadurch gelöst, dass der Wortsinn des Anspruchs 1 im Zusammenspiel zwischen dem in der Beschreibung zitierten Stand der Technik und dem Wortlaut des Anspruchs ein Racemat (Gemisch) aus A1 und A2 ausschließe.
Kann ein SdT zur Ermittlung des Wortsinns herangezogen werden?
Kann ein nachträglich eingefügter SdT (während des Prüfungsverfahrens) zur Ermittlung des Wortsinns herangezogen werden?

In der T-Entscheidung verliert die Kammer kein Wort über den Schutzbereich und führt somit auch keine Betrachtung des Schutzbereichs durch.

Ich hoffe, dass der Unterschied zwischen Enantiomer und Racemat eingermaßen schlüssig dargestellt ist.

 

[Alfred]

@Hans35

Die Folge wäre doch, dass das Patent in DE nichtig sein könnte, obgleich das EPA es als patentfähig beurteilt hat.

Nehmen wir an, dass EPA hätte einen Anspruch auf ein Enantiomer gegenüber dem Racemat erteilt. Aus der Beschreibung insbesondere dem Stand der Technik geht nicht hervor, dass der Wortsinn des Anspruchs ein Racemat ausschließt. Unter der Annahme, dass das EPA ausschließlich den Schutzgegenstand aber nicht die Reichweite des Anspruchs betrachtet hat.

In einem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG wird davon ausgegangen, dass ein Anspruch auf ein Enantiomer A1 auch das Racemat (Gemisch) aus A1 und A2 (Antipoden) erfasse und somit der Anspruch auf das Enantiomer A1 neuheitsschädlich getroffen sei. Das Patent wäre nichtig, obwohl das EPA es anders beurteilt hat.

Mithin geht es nicht ausschließlich um das Verhältnis zwischen jüngeren und älterem Recht.

 

[Alfred]

Der BGH sagt, dass der technische Sinngehalt der Patentansprüche zu ermitteln ist. Eine Auslegung der Patentansprüche dahingehend, dass der Stand der Technik vermieden wird, obwohl der Stand der Technik in den Wortsinn des Patentanspruchs fällt, ist grundsätzlich nicht statthaft.

Könntest du bitte das Aktenzeichen der BGH-Entscheidung nennen?

 

[Expatriot]

Hallo Alfred,

die Entscheidung, die ich meinte ist BGH, Urteil vom 07.09.2004 - X ZR 255/01 "Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung", Rn 12ff.

Viele Grüße,
Expatriot

 

[Alfred]

Danke!

Beziehen sich alle Entscheidungen, welche den Stand der Technik zur Auslegung des Schutzbereichs heranziehen auf äquivalent Verletzung (u.a. Freier Stand der Technik)? Sofern dies so sein sollte, wäre die Frage nach dem Einfluss der SdT ausgeräumt. Es gibt an immer wieder Entscheidungen, die den Eindruck erwecken, dass der Stand der Technik zur Bestimmung des Wortsinns genutzt werden könnte wie die genannte Escitalopram-Entscheidung (Rn 24) oder BPatG 19 W (pat) 312/04 (Rn 45).

Entnehme ich deiner vorherigen Skepsis ausdrückende Aussage, dass der bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines Anspruchs nur der Schutzgegenstand des Anspruchs (sei es im Erteilungs-, Einspruchsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren) aber nicht seine Reichweite (Schutzbereich) berücksichtigt wird?

In der Escitalopram-Entscheidung scheint der BGH im Rahmen seiner Neuheitsprüfung über den Schutzgegenstand hinaus auch den erfassten Bereich zu prüfen.

Sofern diese Aussagen stimmen, kann das Patent auf das Enantiomer auch nicht im Nichtigkeitsverfahren untergehen. Die Ausführungen in der Escitalopram-Entscheidung unter Rn24 wäre sinnlos.

Welche Folgen hätte dies für den Inhaber des älteren Patents auf das Racemat?

Zudem könnte der Inhaber des jüngeren Patents gerichtet auf das Enantiomer anderen als dem Inhaber des älteren Patents wiederum die Herstellung des Racemats verbieten, weil das Enantiomer Bestandteil im Racemat ist.

 

[Hans35]

Zu Post #6:

Wenn es wirklich zu einer Nichtigkeitsklage kommt, wird der Patentinhaber das vorbekannte Racement mit einem Disclailer ausschließen. Der verbleibende Gegenstand ist dann neu und auch im Übrigen patentfähig, so dass es eine beschränkte Aufrechterhaltung gibt. Da das idR ohne weiteres vorhersehbar ist, wird das wohl kaum so durchgezogen.

 

[Alfred]

@Hans35

Sofern es sich um einen nicht offenbarter Disclaimer handelt, der lediglich eine zufällige Vorwegnahme darstellt, wird dies wohl gehen. Sofern sich aber beide Dokumente auf das gleiche Gebiet beziehen, sehe ich Schwierigkeiten einen nicht-offenbarten Disclaimer zu bekommen. Unterscheidet sich die deutsche Rechtsprechung in dieser Hinsicht von der europäischen?

 

[Hans35]

Nach der neuesten BGH-Entscheidung X ZB 5/16 (Phosphatidylcholin) ist ein nicht offenbarter Disclaimer "zum Herstellen der Neuheit" zulässig, wenn er zur Lehre des Anspruchs nichts beiträgt, also keinen technischen Effekt bewirkt, genau wie das EPA es auch sieht. Das dürfte bei einem Racemat wohl der Fall sein (falls ich mich als Nicht-Chemiker hier nicht irre). Es ist allenfalls nicht entschieden, ob ein nicht offenbarter Disclaimer bei der Beurteilung der Neuheit doch unberücksichtigt bleiben muss, wie in der Entscheidung X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung), aber dann wäre das Zulassen eines solchen Disclaimers ziemlich sinnlos.

 

[Alfred]

Hallo Hans35,

das Ausklammern von Racematen würde etwas zur technischen Lehre beitragen. Enantiomere können unterschiedlich wirken, teilweise erheblich. Infolge des Unterschieds wird mithin ein technischer Effekt bewirkt. Die Entgegenhaltung gerichtet auf das Racemat liegt auf demselben technischen Gebiet, sodass es für einen Fachmann zumindest nicht fernliegend ist.

 

[Hans35]

Ich war davon ausgegangen, dass wohl die Enantiomere eine besondere technische Wirkung haben (opt. Drehung usw.), nicht aber das Racement, so dass man es zum Erzielen einer seiner (bekannten) technischen Wirkungen immer durch ein Enantiomer ersetzen könnte. Das nicht offenbarte Merkmal, das den Ausschluss des Racements bewirkt (Konzentration von A1 und A2 beträgt je 50%) wäre also nichts, was man technisch nutzen könnte. Na ja....

 

[Expatriot]

Hallo Alfred,

zu Post #9:

Ob sich alle Entscheidungen darauf beziehen kann ich nicht sagen; mit äquivalenter Verletzung hat das vorliegend nichts zu tun.

Die Entscheidungen erwecken nicht nur den Eindruck, sondern die Richter ziehen selbstverständlich den im Patent zitierten Stand der Technik zur Auslegung der Patentansprüche heran. Die Würdigung des zitierten Standes der Technik ist schließlich Teil der Beschreibung, die zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist.

Hier ist es aber so, dass der Senat in Rn 19 zusätzlich erläutert, dass "im ersten Satz der Beschreibung" die Erfindung "zwei neue Enantiomere" betrifft. Der Gegenstand des Patents ist damit aus Sicht des Senats ziemlich deutlich umrissen.

Hinsichtlich meiner Skepsis, könnte man es grob so zusammenfassen: Die Patentansprüche werden in den unterschiedlichen Verfahren jeweils nur soweit ausgelegt, dass die Beantwortung der Rechtsfrage möglich ist (Rn 19). Die Frage was alles in den Schutzbereich fällt wird in Rn 19, letzer Satz ausgeklammert, weil es bei der Beurteilung der Patentfähigkeit keine Rolle spielt ("... bedarf im vorliegenden Zusammenhang keiner Entscheidung.")

Die Ausführungen in Rn 24 des Urteils sind nicht sinnlos, sondern geben erkennbar die Ansicht des Patentgerichts wieder. Der BGH-Senat widerspricht (Rn 26) dieser Ansicht.

Nach der Auslegung des Merkmals durch den BGH erscheint die Rechtsansicht, dass das Racemat vom Schutzbereich erfasst ist, wenig überzeugend. Auch ein Disclaimer ist demnach nicht erforderlich, um die Patentfähigkeit herzustellen, weil der Patentanspruch aufgrund seines technischen Sinngehalts nicht das Racemat erfasst.

Demnach dürfte das Patent auf das Enantiomer folgenlos für den älteren Patentinhaber bleiben, weil aus Sicht des BGH das Racemat und das Enantiomer unterschiedliche Gegenstände sind, es sei denn, es handelt sich um ein Stoffgemisch, das in Rn 19, letzter Satz angesprochen ist.

Viele Grüße,
Expatriot

 

[Hans35]

Ausgehend von der Escitalopram-Entscheidung möchte ich hier noch mal den Sachverhalt so zusammenfassen, wie ich ihn verstanden habe:

Im vorliegenden Patent, das (u.a.) wegen fehlender Neuheit angegriffen wird, wird im Anspruch 1 nur das (+)- Enantiomer beansprucht. Von diesem hat der Patentanmelder offenbart, dass nur dieses, im Gegensatz zum (-)- Enantiomer, eine pharmakologische Wirkung hat (wobei mit (+) und (-) die optische Drehrichtung angeben). Ergänzend ist das (pharmakologisch uninteressante) (-)- Enantiomer Gegenstand eines weiteren Anspruchs. Zur Herstellung der Enantiomere kann man vom Racement ausgehen und die Enantiomere voneinander trennen, oder im Zuge des Herstellungsprozesses einen optisch aktiven Stoff nutzen, so dass das gewünschte Enantiomer bevorzugt entsteht.

Im Stand der Technik ist das Racement bekannt, das aus dem (+)- und dem (-)- Enantiomer im Mischungsverhältnis 1:1 besteht, und dessen pharmakologische Wirkung (wohl durch diese "Verdünnung"?) zumindest nicht so gut ist, wie die des isolierten (+)-Enantiomers.

Im Patentanspruch 1 ist von irgendwelchen Beimischungen oder möglichen Verunreinigungen nicht die Rede, und für die Frage der Neuheit muss (nur) das beanspruchte (+)- Enantiomer neu sein. Das ist der Fall (im Gegensatz zur Auffassung der Vorinstanz), weil es im Stand der Technik nur als Bestandteil des Racements und nicht "individualisiert" offenbart ist und damit dem Fachmann auch nicht isoliert in die Hand gegeben ist. Das kann man wohl als "Wortsinn" des Anspruchs bezeichnen. Das Patent hat daher Bestand.

Geht man nun zu einem möglichen Verletzungsprozess, so umfasst der Schutzumfang alle Nutzungen des beanspruchten (+)- Enantiomers, und dazu gehört auch eine Mischung zu 50% mit dem (-)- Enantiomer, d.h. das Racement. In der Tat hat der BGH dies bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt; also nur der Schutzgegenstand des Anspruchs (der auf das isolierte (+)- Enantiomer gerichtet ist) muss neu sei, ungeachtet der Reichweite des Anspruchs (Schutzbereich), die alle Nutzungen, auch in Form von Gemischen einschließt, was hier z.B. auch das Racement umfassen würde.

Ein solches "1:1 verdünntes" Enantiomer als eine Nutzung des - nur in der reinen Form beanspruchten - (+)-Enantiomers gehört nun wohl hinsichtlich des Schutzbereichs des Patents zum Äquvalenzbereich und ist daher dem Einwand des "freien Stands der Technik" zugänglich. Dadurch wird das bekannte Racement vom Schutz ausgeschlossen, wenn der Verletzer diesen Stand der Technik vorbringt; er ist also nicht auf eine Nichtigkeitsklage zu verweisen. Jedenfalls würde ich das aus der bereits vorliegenden Feststellung der Neuheit des Anspruchs 1 durch den BGH angesichts des Stands der Technik, der das Racement zeigt, schließen.
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Ganz anders ist dieselbe Erfindung zu beurteilen, wenn der Patentanspruch 1 auf ein Gemisch des (+)- Enantiomers mit dem (-)- Enantiomer gerichtet wird, wobei der Anteil des (+)- Enantiomers zwischen 100 % und 0 % liegt. Bei einem solchen Anspruch wäre eine wortsinngemäße Verletzung bei jedem Mischungsverhältnis gegeben, und eine äquivalente Benutzung braucht insofern nicht geltend gemacht werden. Von einem solchen Anspruch war ich bei den vorherigen Posts ausgegangen.

Die Neuheitsfrage sieht hier anders aus. Gibt es (wie im Ausgangsfall) einen Stand der Technik, der (nur) das Racement zeigt und ist dieser dem Patentinhaber bereits vor der Anmeldung bekannt, so wird er in den Patentanspruch einen (entsprechend ursprünglich offenbarten) Disclaimer einfügen. Wird dieser Stand der Technik erst nach dem Anmeldetag dem Patentinhaber bekannt, so wird es wohl darauf hinauslaufen, dass er einen nicht urspünglich offenbarten Disclaimer "zum Herstellen der Neuheit" in den Anspruch 1 einfügt, der jedenfalls beim EPA, aber vermutlich auch beim BGH nicht auf Bedenken stoßen wird.

Im Verletzungsfall durch das Racement (solange noch kein Disclaimer eingefügt ist) wird es einen Einwand des freien Stands der Technik nicht geben, wenn erst der Verletzer diesen Stand der Technik einführt, da es dieses Mal nicht um eine äquivalente Benutzung geht. Vielmehr wird der Verletzer zu dem von mir angesprochenen Nichtigkeitsverfahren genötigt, das der Patentinhaber dadurch entschärfen wird, dass er nun den erwähnten Disclaimer in den Anspruch 1 einfügt, damit das Patent nicht in Gänze mangels Neuheit nichtig wird.
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Bei beiden Anspruchsarten ergibt sich die Freistellung des Racements (durch "freien Stand der Technik" bzw. durch den Disclaimer), und ein Verletzungsprozess wegen des Racements bleibt erfolglos. Dies wirkt nicht nicht nur gegen den/die anderen Beteiligten, sondern letztlich gegen jedermann, der den Stand der Technik mit dem Racement in das Verfahren einführt.

Welcher Art des Anspruch der Vorzug zu geben ist, ist mir allerdings unklar, die Schutzwirkung scheint mir auf den ersten Blick gleich zu sein.

Soweit das Verständnis eines Nicht-Chemikers für diese Sache.

 

[Alfred]

@Expatriot

Die Entscheidungen erwecken nicht nur den Eindruck, sondern die Richter ziehen selbstverständlich den im Patent zitierten Stand der Technik zur Auslegung der Patentansprüche heran. Die Würdigung des zitierten Standes der Technik ist schließlich Teil der Beschreibung, die zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist.

Hier ist es aber so, dass der Senat in Rn 19 zusätzlich erläutert, dass "im ersten Satz der Beschreibung" die Erfindung "zwei neue Enantiomere" betrifft. Der Gegenstand des Patents ist damit aus Sicht des Senats ziemlich deutlich umrissen.

Hinsichtlich meiner Skepsis, könnte man es grob so zusammenfassen: Die Patentansprüche werden in den unterschiedlichen Verfahren jeweils nur soweit ausgelegt, dass die Beantwortung der Rechtsfrage möglich ist (Rn 19). Die Frage was alles in den Schutzbereich fällt wird in Rn 19, letzer Satz ausgeklammert, weil es bei der Beurteilung der Patentfähigkeit keine Rolle spielt ("... bedarf im vorliegenden Zusammenhang keiner Entscheidung.")

Reicht eine Aussage wie "die Anmeldung betrifft" für eine einschränkende Auslegung aus?

Die Ausführungen in Rn 24 des Urteils sind nicht sinnlos, sondern geben erkennbar die Ansicht des Patentgerichts wieder. Der BGH-Senat widerspricht (Rn 26) dieser Ansicht.

Nach der Auslegung des Merkmals durch den BGH erscheint die Rechtsansicht, dass das Racemat vom Schutzbereich erfasst ist, wenig überzeugend. Auch ein Disclaimer ist demnach nicht erforderlich, um die Patentfähigkeit herzustellen, weil der Patentanspruch aufgrund seines technischen Sinngehalts nicht das Racemat erfasst.

Unter Rn24 führt der BGH seine Ansicht aus. In der Tat widerspricht der BGH unter RN 26 der Ansicht des Patentgerichts, aber nicht hinsichtlich des Schutzbereichs. Der BGH begründet in Rn26 ff. u.a. die Neuheit des Enantiomers aufgrund einer nicht individualisierten Offenbarung im Stand der Technik.

Mein Eindruck ist, dass es sich bei Rn24 um die Ansicht des BGH handelt, welches den folgenden Wortlaut besitzt:

Rn24:"Zwar könnte dem Wortlaut des Anspruchs bei isolierter Betrachtung entnommen werden, dass auch Stoffgemische umfasst sind, die neben dem (+)-Enantiomer auch andere Stoffe einschließlich des (-)-Enantiomers enthalten. Darunter ließe sich theoretisch auch das Razemat subsumieren. Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich jedoch, dass der Anspruch nicht in diesem weiten Sinn zu verstehen ist. Citalopramrazemat wird bei der Beschreibung des Standes der Technik ausdrücklich als bekannt bezeichnet. Als Gegenstand des Streitpatents werden im ersten Satz der Beschreibung demgegenüber zwei neue Enantiomere von Citalopram bezeichnet. An anderer Stelle wird hervorgehoben, dass fast die gesamte pharmakologische Wirkung auf dem (+)-Enantiomer beruhe. Nur dieses wird – insoweit abweichend vom einleitenden Satz der Beschreibung – in Patentanspruch 1 geschützt. All dies lässt es als ausgeschlossen erscheinen, dass zum Gegenstand der Erfindung auch das bekannte Razemat gehören soll. Das Streitpatent betrifft vielmehr nur das (+)-Enantiomer in Reinform. Ob hierzu auch Stoffgemische gehören, in denen das (-)-Enantiomer als unwesentliche Verunreinigung enthalten ist, und bei welchem Grad der Verunreinigung gegebenenfalls die Grenze zu ziehen wäre, bedarf im vorliegenden Zusammenhang keiner Entscheidung."

Der erste Satz unter Rn 24 (markiert) geht davon aus, dass der Wortlaut des Anspruchs (bei isolierter Betrachtung) auch Stoffgemische umfasst, die neben dem (+)-Enantiomer auch andere Stoffe einschließlich des (-)-Enantiomers enthalten

Obgleich ich den Diskussionspunkt nicht überdehnen möchte, so stellt sich doch die Frage, wieso bei isolierter Betrachtung des Anspruchs, also lediglich der Wortlaut überhaupt Stoffgemische mit anderen Stoffen außer dem (-)-Escitalopram in Frage kommen. Der Gegenstand des Anspruchs ist eindeutig (+)-Escitalopram. Selbstverständlich könnte man über den Gehalt an (-)-Escitalopram diskutieren, was aber hier nicht entscheidend ist.

Erst nach der Auslegung des Anspruchs unter Berücksichtigung der Beschreibung kommt der BGH zu dem Schluss, dass zumindest das Racemat nicht enthalten ist.

Verletzungshandlungen werden im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigt.

Also was bewegt den BGH über die Betrachtung des Schutzgegenstands hinauszugehen, wenn es behauptet, dass der Wortlaut bei isolierter Betrachtung auch Stoffgemische mit anderen Stoffen umfasst? Der BGH betrachtet den Schutzbereich (Wortlaut), aber um was für einen Schutzbereich handelt es sich. Besagter Schutzbereich wird ohne Berücksichtigung von Handlungen vorgenommen, geht jedoch über den Gegenstands des Anspruchs (erstmal nur Wortlaut) hinaus.

QUOTE=Expatriot;33802]
Demnach dürfte das Patent auf das Enantiomer folgenlos für den älteren Patentinhaber bleiben, weil aus Sicht des BGH das Racemat und das Enantiomer unterschiedliche Gegenstände sind, es sei denn, es handelt sich um ein Stoffgemisch, das in Rn 19, letzter Satz angesprochen ist.
[/QUOTE]

Dies hört sich schlüssig an.

 

[Alfred]

@Hans35

Also würdest du bei der ersten Anspruchsauslegung eine äquivalente Patentverletzung annehmen?

 

[Hans35]

Ja, das folgt zumindest aus dem Umkehrschluss: Das Gemisch A1-A2 (Racement) kann keine Verletzung des Wortsinns (nur A1) sein kann, sonst könnte A1 ja nicht neu sein, wie es der BGH (Escitalopram) angesichts des Stands der Technik mit dem Racement festgestellt hat. Bei einer wortsinngemäßen Verletzung wird der Verletzer ja auf die Nichtigkeit mangels Neuheit verwiesen, wenn er (im Verletzungsprozess) entgegenstehenden Stand der Technik vorlegt, und ihm steht der Einwand des freien Stands der Technik nicht zur Verfügung.

Für "wortsinngemäße Verletzung" und "Neuheitsschädlichkeit" muss es m.E. dieselben Kriterien geben, wenn zum einen der Verletzungsgegenstand und zum anderen der Stand der Technik mit dem Anspruch zu vergleichen ist. Sonst könnte der vermeintliche Verletzer trotz eines nachgewiesenen einschlägigen Stands der Technik (hier: das Racement betreffend) in eine Lücke fallen; die Rechtsprechung sollte das wohl vermeiden können. Hier berührt diese Frage allerdings das für Nicht-Chemiker zumindest gewöhnungsbedürftige "Individualisieren" gem. Olanzapin. - Wie das bei chemischen Sachverhalten aber genau ist, da sollte besser ein Chemiker Auskunft geben.

 

[Alfred]

Ja, das folgt zumindest aus dem Umkehrschluss: Das Gemisch A1-A2 (Racement) kann keine Verletzung des Wortsinns (nur A1) sein kann, sonst könnte A1 ja nicht neu sein, wie es der BGH (Escitalopram) angesichts des Stands der Technik mit dem Racement festgestellt hat. Bei einer wortsinngemäßen Verletzung wird der Verletzer ja auf die Nichtigkeit mangels Neuheit verwiesen, wenn er (im Verletzungsprozess) entgegenstehenden Stand der Technik vorlegt, und ihm steht der Einwand des freien Stands der Technik nicht zur Verfügung.

Es existieren doch außer den "Schneidmesser"-Bedingungen noch weitere Kriterien, die bei einer äquivalenten Verletzung vorliegen müssen?

Abgesehen davon sind folgende Konstellation denkbar:

(1) Beschreibung inkl. SdT schließt Racemate aus:

Keine wortsinngemäße Verletzung

Keine äquivalente Verletzung

Ich denke bei Fall (1) sind wir uns einig.


(2) Beschreibung schließt Racemate nicht aus

Folgende weitere Annahmen:

Vor dem DPMA
Patent wird nicht erteilt, weil das DPMA den Schutzbereich immer bestimmt auch im
Erteilungsverfahren.

Vor dem EPA (Annahme, worauf sich meine ursprüngliche Frage bezog)
Patent wird erteilt, weil das EPA den Schutzbereich im Erteilungsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt. Allerdings wird der SdT in die Beschreibung eingefügt.

Verletzungsklage vor dem BPatG
Inhaber des jüngeren Patents (Enantiomer) nimmt den Inhaber des älteren Patents (Racemat) in Anspruch. Racemat fällt unter den Wortsinn des Patents, da der nachträglich eingefügte SdT nicht zur Auslegung des Anspruchs genutzt werden kann.

Bei der Auslegung des jüngeren Patents durch das BPatG wird festgestellt, dass der Anspruch auf das Enantiomer auch das Racemat erfasst.

Nichtigkeitsverfahren
Der Inhaber des älteren Rechts reicht eine Nichtigkeitsklage ein und das BGH widerruft das Patent, da der Anspruch im Lichte der Beschreibung inkl. SdT das Racemat nicht ausschließt. Ein Disclaimer ist in diesem Fall nicht möglich, da der Ausschluss des Racemats etwas zur Lehre des Patents hinzufügt.

Für "wortsinngemäße Verletzung" und "Neuheitsschädlichkeit" muss es m.E. dieselben Kriterien geben, wenn zum einen der Verletzungsgegenstand und zum anderen der Stand der Technik mit dem Anspruch zu vergleichen ist. Sonst könnte der vermeintliche Verletzer trotz eines nachgewiesenen einschlägigen Stands der Technik (hier: das Racement betreffend) in eine Lücke fallen; die Rechtsprechung sollte das wohl vermeiden können. Hier berührt diese Frage allerdings das für Nicht-Chemiker zumindest gewöhnungsbedürftige "Individualisieren" gem. Olanzapin. - Wie das bei chemischen Sachverhalten aber genau ist, da sollte besser ein Chemiker Auskunft geben.

Die Individualisierung erzeugt im Grunde das Problem, wodurch die vorliegende Diskussion ein chemisches Beispiel ist. Ohne die Individualisierung wäre das Enantiomer nicht mehr neu. Normalerweise ist der Schutzbereich des Anspruchs bei einer Individualisierung (Auswahlerfindung) wie im Falle von Olanzapin enger für das jüngere Patent.