Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

[Hans35]

Da haben wir wohl ganz gut herausgearbeitet, dass die Olanzapin-Entscheidung, wo der Begriff "Individualisieren" für das feststellen der Neuheit von Stoffen wohl erstmals Bedeutung erlangt, auf das Verletzungsverfahren durchgreift. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass letztlich im Verletzungsprozess eine wortsinngemäßen Verletzung durch das vorbekannte Racement festgestellt wird, wenn der Anspruch nur auf das "individualisierte" Enantiomer gerichtet ist, so dass eine diesbezügliche Berücksichtigung eines "freien Stands der Technik" nicht in Betracht kommt, und dass gleichzeitig das beanspruchte Enantiomer in der Nichtigkeit seine Neuheit behauptet. Eher denke ich, dass der Begriff "Individualisieren" in irgendeiner Form in das Verletzungsverfahren Einzug halten muss, oder dass man Wege finden wird, diese Frage anders zu lösen. Ich kann nur hoffen, dass der BGH sich da in der Pflicht sieht, beides unter einen Hut zu bringen.

Ich bin jedenfalls der Auffassung, dass es gut und richtig ist (im Sinne der "Belohnungstheorie"), dass ein Enantiomer im Vergleich zum Racement als "individualisiert" neu ist. Das Verletzungsverfahren muss irgendwie so daran angepasst werden, dass das Racement, sei es vor dem Anmeldetag bekannt oder nicht, keine Verletzung darstellt, wenn der Anspruch nicht ausdrücklich das Racement umfasst, weil es bei der Erteilung (zumindest vermeintlich) ebenfalls neu war, und dass es einen Weg geben muss, das Racement aus dem Schutzbereich zu entfernen, wenn die Anmeldung erstmals das Enantiomer dem Fachmann zur Verfügung stellt und erst nach der Erteilung ein Stand der Technik auftaucht, der das Racement beschreibt.

Am einfachsten dürfte das gehen, wenn man das alles vor dem Anmeldetag bedenkt und wenn einerseits die auf die Enantiomere gerichteten Patentansprüche von vorn herein (z.B. durch einen offenbarten Disclaimer) klarstellen, dass das Racement nicht umfasst ist, und ein wenn andererseits ein zusätzlicher Nebenanspruch für sich auf das bloße Racement gerichtet ist. Dann ist man auf die Fortentwicklung der Rechtsprechung nicht angewiesen.

Im Übrigen:
Wie kommst du zu der Auffassung "Das Patent wird nicht erteilt, weil das DPMA den Schutzbereich immer bestimmt, auch im Erteilungsverfahren."? Ich kenne keinen Prüfungsbescheid des DPMA, der den Schutzbereich diskutiert, oder gar einen Beschluss, der mit irgendwelchen Fragen des Schutzbereichs eine Zurückweisung begründet. Einzige Ausnahme sind Fragen der Zulässigkeit von Anspruchsänderungen im Einspruch wegen einer möglichen Schutzbereichserweiterung. Sollte das bei chemischen Sachverhalten anders sein? – Natürlich wird im Erteilungsverfahren, wo auch immer, der Stand der Technik (bei Neuheit und erfinderischer Tätigkeit) berücksichtigt, dass ist ja der Hauptpunkt des Prüfungsverfahrens.

 

[Alfred]

Hallo Hans35,

die Aussage, dass das DPMA den Schutzbereich immer bestimmt ist absichtlich sehr überspitzt ausgedrückt.

Da das BGH die Entscheidungen der vorangehenden Instanzen prüft, müssten die Behörden dies auf dieselbe durchführen. Das BGH hat in der Escitalopram-Entscheidung (Betrachtung zur Neuheit) über den Gegenstand hinaus auch den Schutzbereich in Betrachtung zur Neuheit einbezogen. Gerichtet ist der Anspruch auf (+)-Escitalopram und dennoch hat der BGH Beurteilungen zu Stoffgemischen angestellt. Demnach müsste auch das DPMA, sofern es notwendig ist, auch die Neuheit auf die gleiche Weise betrachten. Es wäre sinnwidrig, wenn die unterschiedlichen Instanzen von verschiedenen materiell-rechtlichen Voraussetzungen ausgehen würden.

Das EPA, soweit ich es bisher gesehen habe, stellt keine Betrachtung dazu an, was der Anspruch erfasst.


Viele Grüße

Alfred

 

[Hans35]

Ich kann nicht sehen, dass in der Escitalopram-Entscheidung im Zusammenhang mit der Neuheit der Schutzbereich diskutiert wird und etwa die Neuheit gegeben wäre, weil die in den Entgegenhaltungen offenbarten Stoffe nicht in den Schutzbereich des angegriffenen Patents fallen. Es wird nur diskutiert, was erforderlich ist, damit der beanspruchte Stoff, so wie er im Anspruch steht, als im Stand der Technik bereits offenbart gelten kann. Entsprechend wird diese Entscheidung auch im DPMA keine entsprechenden Überlegungen zum Schutzbereich ausgelöst haben.

Der Schutzbereich spielt Escitalopram-Entscheidung nur im Zusammenhang mit dem ergänzenden Schutzzertifikat eine Rolle, weil dieses nur erteilt wird, wenn eine arzneimittelrechtliche Zulassung für ein Mittel vorliegt, das durch das Patent geschützt ist. Das ist hier nicht der Fall, weil die diskutierten Zulassungen nur das Racement betreffen, das sogar eine andere pharmakologische Wirkung hat.

 

[Alfred]

Hallo Hans35,

Ich kann nicht sehen, dass in der Escitalopram-Entscheidung im Zusammenhang mit der Neuheit der Schutzbereich diskutiert wird und etwa die Neuheit gegeben wäre, weil die in den Entgegenhaltungen offenbarten Stoffe nicht in den Schutzbereich des angegriffenen Patents fallen.

In Rn 24 der zitierten Entscheidung wird folgendes ausgeführt, woran sich in Rn28 nahtlos eine Beurteilung der Neuheit anschließt:

"Zwar könnte dem Wortlaut des Anspruchs bei isolierter Betrachtung entnommen werden, dass auch Stoffgemische umfasst sind, die neben dem (+)-Enantiomer auch andere Stoffe einschließlich des (-)-Enantiomers enthalten. Darunter ließe sich theoretisch auch das Razemat subsumieren. Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich jedoch, dass der Anspruch nicht in diesem weiten Sinn zu verstehen ist."

Das Problem, welches schon gegenüber Expatriot geäußert wurde:

Sollte bei isolierter Betrachtung Racemate nicht ausgeschlossen sein, welches jedoch im Lichte der Beschreibung eingeschlossen sein könnte.

Der BGH geht über den Gegenstand gemäß Wortlaut hinaus, also über das (+)-Enantiomer. Des Weiteren kommt der BGH zu dem Schluss, dass Zusammensetzungen abgesehen von Racematen durch den Anspruch erfasst werden. Dies geht über den Gegenstand des Anspruchs hinaus und führt somit zu einer Betrachtung des Schutzbereichs.

Es wird nur diskutiert, was erforderlich ist, damit der beanspruchte Stoff, so wie er im Anspruch steht, als im Stand der Technik bereits offenbart gelten kann. Entsprechend wird diese Entscheidung auch im DPMA keine entsprechenden Überlegungen zum Schutzbereich ausgelöst haben.

Dies gehört zur Prüfung der Neuheit. Die deutschen Behörden begründen dies zwar teilweise mit der erfinderischen Tätigkeit, aber dies liegt wohl vermutlich daran das Ausführbarkeit und erfinderische Tätigkeit häufig nicht sauber voneinander getrennt werden.

Der Schutzbereich spielt Escitalopram-Entscheidung nur im Zusammenhang mit dem ergänzenden Schutzzertifikat eine Rolle, weil dieses nur erteilt wird, wenn eine arzneimittelrechtliche Zulassung für ein Mittel vorliegt, das durch das Patent geschützt ist. Das ist hier nicht der Fall, weil die diskutierten Zulassungen nur das Racement betreffen, das sogar eine andere pharmakologische Wirkung hat.

Für die Beständigkeit des Zertifikats ist es auch erforderlich, dass der Gegenstand des Patents aus dem sich dieser ableitet neu und erfinderisch ist. Es ist eindeutig ersichtlich, dass die Neuheit sowie erfinderische Tätigkeit geprüft wurde, da Art. 54 und § 3 PatG über dem Tenor angegeben ist. Die Neuheitsprüfung wird auch in diesem Fall nicht anders sein.

 

[Hans35]

Ich denke, in dem von dir hervorgehobenen Satz geht es um die Frage, wann im Stand der Technik eine Ausführungsart der beanspruchten Erffindung beschieben wird und damit der Neuheit entgegensteht. Also konkret, ob ein im Stand der Technik beschriebenes Gemisch eine (neuheitsschädliche) Ausführungsart des (als reine Substanz beanspruchten) Stoffes sein kann ( Escitalopram-Entscheidung Absatz 19). Das mag bei manchen Gemischen vielleicht so zu sehen sein, hier aber jedenfalls nicht:

Citalopramrazemat wird bei der Beschreibung des Standes der Technik ausdrücklich als bekannt bezeichnet. ... All dies lässt es als ausgeschlossen erscheinen, dass zum Gegenstand der Erfindung auch das bekannte Razemat gehören soll. Das Streitpatent betrifft vielmehr nur das (+)-Enantiomer in Reinform. Ob hierzu auch Stoffgemische gehören, in denen das (-)-Enantiomer als unwesentliche Verunreinigung enthalten ist, und bei welchem Grad der Verunreinigung gegebenenfalls die Grenze zu ziehen wäre, bedarf im vorliegenden Zusammenhang keiner Entscheidung. ​

Der Begriff "gehören" (s.o.) diskutiert ausdrücklich den "Gegenstand der Erfindung" und nicht den Schutzbereich.

Ich sehe beim besten Willen auch sonst nicht, wo Fragen des Schutzbereichs diskutiert werden. Der Vergleich des Stands der Technik mit dem Anspruchsgegenstand zum Feststellen der Neuheit hat nichts mit dem Schutzbereich zu tun und stützt sich im gegebenen Fall darauf, dass der Stoff für eine neuheitsschädliche Offenbarung in dem Dokument des Stands der Technik "individualisiert" beschrieben sein müsste, was aber nicht der Fall ist. Und mit der erfinderischen Tätigkeit hat das erst Recht nichts zu tun, denn da werden ja zwei Gegenstände des Stands der Technik (idR aus unterschiedlichen Druckschriften) gemeinsam betrachtet. Beim Schutzbereich geht es hingegen immer nur um einen einzigen (Verletzungs-)Gegenstand, der in den Schutzbereich fällt, oder auch nicht.

 

[Alfred]

Hallo Hans,

für den Fall, dass ein Anspruch auf einen Nagel gerichtet ist, kann dann ein Nagel mit einer Niete als Anspruchsgegenstand angesehen werden - dies würde sich aus der Entscheidung des BGH ergeben. Der BGH hat geprüft, ob eine Gemisch aus Nagel und einer Niete vom Anspruchsgegenstand ausgeschlossen ist. Da im Lichte der Beschreibung die Niete mit dem Nagel ausgeschlossen wird, kann aber immer noch ein Nagel mit einer Klammer geschützt sein.

Dies ist die Logik, die vom BGH hier angewendet wird. Entscheidend ist, dass der Beginn des Absatzes (Rn19) der Escitalopram-Entscheidung nicht einfach aus der Betrachtung herausgelassen werden kann.

Der Anspruch bezieht sich jedoch lediglich auf einen Nagel und nicht auf etwas anderes. Dennoch betrachtet der BGH den Nagel ebenfalls in einem Gemisch. Allerdings ist das Gemisch nicht Gegenstand des Anspruchs. Dies führt aus meiner Sicht zu einer Betrachtung des Schutzbereichs. Ein Gemisch wird durch den Anspruch lediglich erfasst.

Selbstverständlich könnte in der Beschreibung der Nagel auch als Gemisch beschrieben sein. Dies hat der BGH jedoch nicht geprüft. Dann hätte der Beginn des Absatzes RN 19 der Escitalopram-Entscheidung folgendermaßen beginnen müssen: Gemäß Anspruchswortlaut ist kein Racemat enthalten, jedoch ist zu prüfen, ob der Begriff "(+)-Enantiomer" in der Anmeldung/Patent einer anderen Bedeutung zukommen könnte oder als besondere Ausführungsform angesehen werden kann.

Im Falle des Nagel-Niete Beispiels könnte in der Beschreibung der Nagel mit einer Niete auch als Ausführungsform beschrieben sein. Dann würde aber nicht jedes Gemisch aus Nagel und einem weiteren Element den Gegenstand des Anspruchs bilden.

Entscheidend ist somit, dass im Sinne des BGH ein Anspruch auf einen Nagel auch andere Elemente erfasst, was ich dem Schutzbereich zuordnen würde. Geprüft wurde lediglich, was nicht zum Anspruchsbereich gehört - hier nur Racemat, da nur dies vorgebracht wurde. Selbst wenn der BGH den Ausdruck gehört zum Anspruchsgegenstand definiert, so hat dieser einen Teil des Schutzbereichs mit dem Anspruchsgegenstand gleichgesetzt. Daher führt die Verwendung der Begriffe "gehört" oder "Anspruchsgegenstand" nicht aus der Tatsache heraus, dass hier teilweise der Schutzbereich betrachtet wurde.

Viele Grüße

Alfred

 

[Hans35]

Entscheidend ist somit, dass im Sinne des BGH ein Anspruch auf einen Nagel auch andere Elemente erfasst, was ich dem Schutzbereich zuordnen würde.

Genau durch diese Zuordnung stiftest du Verwirrung. Der Schutzbereich hat nichts mit dem Erteilungsverfahren zu tun.

Der BGH legt aus, was der (Schutz-)Gegenstand des Patents ist, damit geprüft wird, ob dieser Gegenstand neu ist. Die Frage der "Individualisierung" kann dazu gehören, wenn es um die Neuheit von Stoffen geht. Das führt hier zu dem Ergebnis, dass eine Entgegenhaltung, die das Racement zeigt, nicht neuheitsschädlich ist. Die Behandlung dieser Frage mag ähnlich aussehen, wie die Bestimmung eines Schutzbereichs, weil ja im Erteilungsverfahren dafür zu prüfen ist, ob das Racement zu diesem Schutzgegenstand gehört (was verneint wird).

Aber nur im Fall einer (möglichen) Patentverletzung ist zu klären, ob das Racement in den Schutzbereich des Patents fällt und evtl., ob dies (nur) eine äquivalente Patentverletzung ist.

Gleichwohl hatten wir (weiter oben) festgestellt, dass Fragen des Schutzgegenstands und des Schutzbereichs aufeinander abgestimmt werden sollten, damit es nicht zu inkonsistenten Entscheidungen kommt. Also konkret: Es sollte nicht sein, dass im Nichtigkeitsverfahren herauskommt, dass das Racement eine wortsinngemäße Patentverletzung darstellt, so dass der Einwand des freien Stands der Technik nicht vorgebracht werden kann, sondern der Verletzer auf das Nichtigkeitsverfahren verwiesen wird. Und im Nichtigkeitsverfahren kommt dann heraus, dass das Racement nicht zum Schutzgegenstand gehört und daher das Patent als neu gegenüber dem Stand der Technik aufrechterhalten wird, weil das Racement keine Ausführungsart der Erfindung ist. So etwas würde ich als inkonsistent bezeichnen.

 

[Hans35]

Ergänzung:

Dass eine Konsistenz zwischen der Festlegung des Schutzgegenstands im Prüfungsverfahren und der Ermittlung des Schutzbereichs im Verletzungsfall bestehen soll, liegt daran, dass in beiden Fällen zunächst eine Auslegung des Patentanspruchs erfolgen muss, d.h. es muss ermittelt werden, was der Patentanspruch "bedeuten soll". Diese Auslegungen sind grundsätzlich unabhängig voneinander, da jedes Entscheidungsgremium für sich eine Auslegung vornehmen muss. Aber sie müssen eben doch zueinander passen, denn sie haben immer nach denselben Kriterien zu erfolgen, in denen die Beschreibung eine wichtige Rolle spielt.

Im Fall Escitalopram erfolgt diese Auslegung im Aschnitt I des Urteils, und im Unterabschitt I.4 werden Merkmale abgehandelt, die "einer besonderen Betrachtung" bedürfen. Im Teil I.4.a wird als Teil dieser Auslegung der Punkt besprochen, dass das (+)-Enantiomer zwar in Reinform beansprucht ist, dass dieses aber offenbar nicht "gemeint" ist. Denn eine Herstellung in Reinform ist in der Chemie wohl nie möglich (außer vielleicht bei Si-Kristallen) und auch hier nicht gemeint und sicher auch nicht offenbart. Die Auslegung ergibt nun, dass die beanspruchte Reinform so zu verstehen ist, dass das (+)-Enantiomer immer durch eine gewisse Menge (-)-Enantiomer verunreinigt sein wird. Wieviel das sein darf, damit das Gemisch noch als zur Erfindung gehörig angesehen werden kann, also nur im ppm-Bereich oder vielleicht sogar 50% (was zum Racement führt) "braucht nicht entschieden werden" (für die vorliegende Überprüfung der Patentfähigkeit), weil bereits aus der Beschreibung hervorgeht, dass das Racement nicht als zur Erfindung gehörig gemeint ist; und andere Werte als 50% sind unerheblich, weil keine Entgegenhaltung vorliegt, die einen anderen Wert offenbart. Nicht mehr und nicht weniger bringt Absatz 19 dieser Auslegung zum Ausdruck. In einem Verletzungsverfahren müsste die Auslegung des Anspruchs die Frage der "Reinform" ebenfalls beantworten (und auch da Racement ausschließen), bevor überhaupt eine Ermittlung des Schutzbereichs und dessen Vergleich mit dem Verletzungsgegenstand beginnen kann.

Dein ursprünglicher Diskussionspunkt, dass das DPMA im Erteilungsverfahren den Schutzbereich betrachtet, das EPA aber nicht, läuft damit darauf hinaus, dass das DPMA häufiger andere Punkte als das EPA bei der Auslegung des Anspruchs für klärungsbedürftig hält.

Da die Klärungsbedürftigkeit immer eine Einzelfallangelegenheit ist, glaube ich nicht, dass man einen solchen Zusammenhang finden kann, selbst wenn man ähnlich gelagerte Fälle zählt.

 

[Alfred]

Hallo Hans35,

zu I.4a)

Dies ist so nicht korrekt, da ein Urteil im Urteilsstill abgehandelt wird. Demnach ist der erste Absatz von I.4a) das Ergebnis und nicht die Ausgangssituation.

Die Richter geben immer zuerst das Ergebnis und anschließend die dazugehörige Begründung.

Deshalb ist klar ersichtlich, dass in Rn 19 der Escitalopram-Entscheidung nicht ausschließlich der Schutzgegenstand betrachtet wird.

Hinsichtlich meines letzten Beitrags hast du einen Satz aus dem Zusammenhang entrissen. Eine Stellungnahme zu meiner Gesamtaussage konnte ich nicht entnehmen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der BGH den Schutzbereich einbezogen hat, und lediglich unbenannt hat. Es wirkt nicht nur wie eine Prüfung des Schutzbereichs, sondern ist auch eine. Der BGH versucht den Eindruck zu erwecken, dass ausschließlich der Gegenstand geprüft wurde, was aber beim näheren Hinsehen nicht der Fall sein kann.

Im Nichtigkeitsverfahren wird der Schutzbereich geprüft, wo es notwendig ist, also wenn im Einspruchsverfahren oder während des Nichtigkeitsverfahren der Anspruch geändert werden soll.

"Dass eine Konsistenz zwischen der Festlegung des Schutzgegenstands im Prüfungsverfahren und der Ermittlung des Schutzbereichs im Verletzungsfall bestehen soll, liegt daran, dass in beiden Fällen zunächst eine Auslegung des Patentanspruchs erfolgen muss, d.h. es muss ermittelt werden, was der Patentanspruch "bedeuten soll". Diese Auslegungen sind grundsätzlich unabhängig voneinander, da jedes Entscheidungsgremium für sich eine Auslegung vornehmen muss. Aber sie müssen eben doch zueinander passen, denn sie haben immer nach denselben Kriterien zu erfolgen, in denen die Beschreibung eine wichtige Rolle spielt.“

Die Konsistenz kann nicht immer vorliegen, da eben im Erteilungsverfahren der Schutzgegenstand und nicht sein Schutzbereich wie bei der Patentverletzung geprüft wird. Ich möchte nochmal anmerken, dass die vorliegende Situation erst durch die Individualisierung hervorgerufen wird.

Viele Grüße

Alfred

 

[Hans35]

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der BGH den Schutzbereich einbezogen hat, und lediglich umbenannt hat. Es wirkt nicht nur wie eine Prüfung des Schutzbereichs, sondern ist auch eine. Der BGH versucht den Eindruck zu erwecken, dass ausschließlich der Gegenstand geprüft wurde, was aber beim näheren Hinsehen nicht der Fall sein kann.

Ok, wenn du das so sehen möchtest, dann kann ich dich nicht daran hindern. Bitte denke aber daran, wenn du einen Prüfer oder Richter, der an der betreffenden Entscheidung beteiligt ist, mit dieser Auffassung persönlich konfrontierst, dann kann er das als einen ehrenrührigen Vorwurf empfinden.

Ich denke, die Sache ist damit ausdiskutiert.

 

[Alfred]

Hallo Hans35,

wieder einmal unsachlich! Ein Argument kann daraus nicht abgeleitet werden.


Viele Grüße

Alfred