ArbnErfG Erfindung in Konzernverbund

[Fip]

Wie ist es aus arbeitnehmererfinderrechtlicher Sicht zu handhaben, wenn in einem Konzern, dem eine Vielzahl von verbundenen Unternehmen in verschiedenen Ländern angehören (insbesondere auch deutsche GmbHs), alle IP-Rechte zentral von einer im Ausland ansässigen Holding angemeldet und verwaltet werden sollen.

Konkreter: Arbeitnehmer A der DE GmbH macht eine Erfindung, meldet diese ordnungsgemäß und die Erfindung wird durch die DE GmbH in Anspruch genommen. Dann überträgt die DE GmbH alle Rechte an der Diensterfindung auf die NL BV, einem Schwesterunternehmen im Konzern, das dann die Ersthinterlegung vornimmt und auch Nachanmeldungen etc. einreichen soll, also generell als Anmelder und späterer Inhaber fungieren soll, der konzernintern Nutzungsrechte vergibt, die zentrale Verwaltung der Schutzrechte übernimmt, etc.

Das ArbnErfG verlangt ja in § 13 ArbErfG eine unverzügliche Anmeldung des Arbeitgebers und scheint einer solchen Vorgehensweise etwas im Wege zu stehen. Andererseits meine ich, der Arbeitgeber ist nach erfolgter Inanspruchnahme berechtigt, frei über seine Rechte an der Erfindung zu verfügen, wie es ggf. indirekt aus § 7 ArbErfG hervorgeht. Und wie sieht es mit den Vergütungsansprüchen der Erfinder aus?

Hat jemand Erfahrung mit einer solchen (ich vermute mal nicht ganz ungewöhnlichen) Kontellation? Was ist dabei zu beachten? Kennt jemand Entscheidungen? Nach dem Wälzen diverser Bücher bin ich mir hier immer noch nicht wirklich schlüssig, was die richtige Vorgehensweise ist.

 

[hyperandy]

Wie ist es aus arbeitnehmererfinderrechtlicher Sicht zu handhaben, wenn in einem Konzern, dem eine Vielzahl von verbundenen Unternehmen in verschiedenen Ländern angehören (insbesondere auch deutsche GmbHs), alle IP-Rechte zentral von einer im Ausland ansässigen Holding angemeldet und verwaltet werden sollen.

Konkreter: Arbeitnehmer A der DE GmbH macht eine Erfindung, meldet diese ordnungsgemäß und die Erfindung wird durch die DE GmbH in Anspruch genommen. Dann überträgt die DE GmbH alle Rechte an der Diensterfindung auf die NL BV, einem Schwesterunternehmen im Konzern, das dann die Ersthinterlegung vornimmt und auch Nachanmeldungen etc. einreichen soll, also generell als Anmelder und späterer Inhaber fungieren soll, der konzernintern Nutzungsrechte vergibt, die zentrale Verwaltung der Schutzrechte übernimmt, etc.

Das ArbnErfG verlangt ja in § 13 ArbErfG eine unverzügliche Anmeldung des Arbeitgebers und scheint einer solchen Vorgehensweise etwas im Wege zu stehen. Andererseits meine ich, der Arbeitgeber ist nach erfolgter Inanspruchnahme berechtigt, frei über seine Rechte an der Erfindung zu verfügen, wie es ggf. indirekt aus § 7 ArbErfG hervorgeht. Und wie sieht es mit den Vergütungsansprüchen der Erfinder aus?

Hat jemand Erfahrung mit einer solchen (ich vermute mal nicht ganz ungewöhnlichen) Kontellation? Was ist dabei zu beachten? Kennt jemand Entscheidungen? Nach dem Wälzen diverser Bücher bin ich mir hier immer noch nicht wirklich schlüssig, was die richtige Vorgehensweise ist.

Ich würde die Erstanmeldung in DE durch den Arbeitgeber vornehmen und erst dann übertragen, in einigen Ländern machen wir das so (z.B. CZ). §13 ArbErfG ist dann gewahrt. Ggf. kann man auch eine Vereinbarung nach §22 ArbnErfG machen, da habe ich aber weniger Erfahrung. Die Frage ist ja auch, wo anmelden, wenn zusätzliche Erfinder aus Ländern dabei sind, deren Gesetz es erfordert, dass man dort anmeldet (GB, FR, IT, CN, IN, etc.). In DE und dem Land einreichen oder Foreign Filling Licence beantragen?

Durch die Inanspruchnahme ist auch ein Vergütungsanspruch durch der Erfinder dem Grunde nach entstanden (§9 ArbnErf). Die Frage ist dann noch, wem gegenüber er diese durchsetzen können (Firma DE, Firma NL oder ggf. beide) und wie es bei einer weltweiten Benutzung aussieht. Für Details und ggf. Entscheidungen müsste ich mir aber nochmal die Unterlagen von Falkenstein durchsehen.

 

[SwissPatEng]

Ich würde die Erstanmeldung in DE durch den Arbeitgeber vornehmen und erst dann übertragen,

Hmmm, das sehe ich etwas anders. Bezüglich §13 ArbErfG mag das ok sein, aber wie sieht es mit der Vergütung aus? Mit "Übertragung" muss ja ein Verkauf gemeint sein ("Verschenken" darf ein Unternehmen Patente nicht, sonst kommt die Steuerprüfung...). Somit wäre dann der Erfinder einmalig für den Verkauf zu entschädigen. Der Verkaufspreis müsste natürlich marktüblich sein, was in diesem frühen Stadium fast unmöglich festlegbar ist.

Durch die Inanspruchnahme ist auch ein Vergütungsanspruch durch der Erfinder dem Grunde nach entstanden (§9 ArbnErf). Die Frage ist dann noch, wem gegenüber er diese durchsetzen können (Firma DE, Firma NL oder ggf. beide)

Die Firma NL hat mit dem Erfinder nichts zu tun, also kann dieser etwaige Ansprüche nur gegenüber der Firma DE durchsetzen. Ausser die Inanspruchnahme und/oder die Übertragung wären nicht korrekt abgelaufen, dann könnte der Erfinder wohl ein Recht auf das Patent gegenüber Firma NL durchsetzen. Bezüglich der Erfindervergütung sehe ich aber einzig die Firma DE in der Pflicht.

 

[hyperandy]

Wie ist es aus arbeitnehmererfinderrechtlicher Sicht zu handhaben, wenn in einem Konzern, dem eine Vielzahl von verbundenen Unternehmen in verschiedenen Ländern angehören (insbesondere auch deutsche GmbHs), alle IP-Rechte zentral von einer im Ausland ansässigen Holding angemeldet und verwaltet werden sollen.

Konkreter: Arbeitnehmer A der DE GmbH macht eine Erfindung, meldet diese ordnungsgemäß und die Erfindung wird durch die DE GmbH in Anspruch genommen. Dann überträgt die DE GmbH alle Rechte an der Diensterfindung auf die NL BV, einem Schwesterunternehmen im Konzern, das dann die Ersthinterlegung vornimmt und auch Nachanmeldungen etc. einreichen soll, also generell als Anmelder und späterer Inhaber fungieren soll, der konzernintern Nutzungsrechte vergibt, die zentrale Verwaltung der Schutzrechte übernimmt, etc.

Ich hatte in meinen Unterlagen leider nichts passendes gefunden. In Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 4/2017 gibt es einen Artikel Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsnehmerrecht ab 2015. Unter Punkt I Konzernbezogene Entscheidungen. Vielleicht helfen die dort diskutierten Entscheidungen weiter.

 

[Armin]

Wie ist es aus arbeitnehmererfinderrechtlicher Sicht zu handhaben, wenn in einem Konzern, dem eine Vielzahl von verbundenen Unternehmen in verschiedenen Ländern angehören (insbesondere auch deutsche GmbHs), alle IP-Rechte zentral von einer im Ausland ansässigen Holding angemeldet und verwaltet werden sollen.

Konkreter: Arbeitnehmer A der DE GmbH macht eine Erfindung, meldet diese ordnungsgemäß und die Erfindung wird durch die DE GmbH in Anspruch genommen. Dann überträgt die DE GmbH alle Rechte an der Diensterfindung auf die NL BV, einem Schwesterunternehmen im Konzern, das dann die Ersthinterlegung vornimmt und auch Nachanmeldungen etc. einreichen soll, also generell als Anmelder und späterer Inhaber fungieren soll, der konzernintern Nutzungsrechte vergibt, die zentrale Verwaltung der Schutzrechte übernimmt, etc.

Das ArbnErfG verlangt ja in § 13 ArbErfG eine unverzügliche Anmeldung des Arbeitgebers und scheint einer solchen Vorgehensweise etwas im Wege zu stehen. Andererseits meine ich, der Arbeitgeber ist nach erfolgter Inanspruchnahme berechtigt, frei über seine Rechte an der Erfindung zu verfügen, wie es ggf. indirekt aus § 7 ArbErfG hervorgeht. Und wie sieht es mit den Vergütungsansprüchen der Erfinder aus?

Hat jemand Erfahrung mit einer solchen (ich vermute mal nicht ganz ungewöhnlichen) Kontellation? Was ist dabei zu beachten? Kennt jemand Entscheidungen? Nach dem Wälzen diverser Bücher bin ich mir hier immer noch nicht wirklich schlüssig, was die richtige Vorgehensweise ist.

Nachdem hier einige Jahre vergangen sind, würde mich sehr interessieren, ob es hierzu inzwischen neue Erkentnisse oder auch passende Literatur gibt.

Was spricht eigentlich für eine solche Patentholding-Struktur? Geht es da primär um Steuervermeidung, indem die (zunehmend als monetär so wertvoll angesehenen) immateriellen IP-Güter im Ausland gehalten werden und im Inland nur noch die billige Erfinderwerkbank steht? Oder sprechen irgendwelche Vorteile im Verwaltungsprozedere etc. für eine solche Patentholding?

 

[Lysios]

Was spricht eigentlich für eine solche Patentholding-Struktur?

Steueroptimierung kann ein Aspekt sein. Eine Lizenzierung der Erfindungen und darauf erteilter Schutzrechte und anhängiger Anmeldungen an alle Konzernunternehmen (alle abhängigen Unternehmen der Holding) und die Rechtsverteidigung aller Konzernunternehmen bzgl. (potentieller) Schutzrechtsverletzungen als Gegenleistung für die Erfindungsrechte bringt aber oftmals nicht nur steuerliche Vorteile.

Auch bei Lizenzverhandlungen mit Dritten (nicht nur im Fall potentieller Verletzungen) ist es nun einmal einfacher, so den ganzen Konzern bzgl. der Lizenzierung von seinen Schutzrechten und bzgl. der Lizenzierung von Schutzrechten des Dritten (und dessen abhängiger Unternehmen) auf einmal abzudecken.

Und so sind dann auch die ganzen Verwaltungskosten für das Schutzrechtsmanagement transparent. Das Thema Erfindervergütung bleibt natürlich bei den Arbeitgebern hängen. Man kann aber auch hier über eine Rückerstattung der Kosten für Vergütungen und deren Ermittlung nachdenken. In Deutschland wird die Übertragung der Erfindungsrechte mangels konkretem Kaufpreis als fiktiver Kauf zwischen zwei vernünftigen Vertragsparteien betrachtet, für den ein fiktiver Kaufpreis für den Zeitpunkt der Übertragung ermittelt werden muss. Das ist aber eine Wissenschaft für sich.

 

[Armin]

OK danke Dir.

Ist es in einer solchen Konstruktion sinnvoll und/oder üblich, dass die Schutzrechte von vornerherein durch die Holding auch angemeldet werden -- oder sollten die Anmeldungen besser/sicherer/einfacher durch die jeweligen lokalen/nationalen Tochtergesellschaften erfolgen und dann auf die Holding umgeschrieben werden?

 

[Lysios]

Ist es in einer solchen Konstruktion sinnvoll und/oder üblich, dass die Schutzrechte von vornerherein durch die Holding auch angemeldet werden

Je früher die Übertragung stattfindet, desto größer ist die Ungewissheit über den Wert der Erfindung. Das spiegelt sich dann auch entsprechend im fiktiven Kaufpreis wider. Will man diesen möglichst gering halten, so empfiehlt sich daher eine "automatische" Übertragung der Erfindungsrechte vom Arbeitgeber sobald dieser darüber verfügen kann. Zu klären wäre, inwieweit dieses Kriterium auch mit anderen Zielkriterien in Übereinstimmung gebracht werden kann.

 

[Armin]

[...] empfiehlt sich daher eine "automatische" Übertragung der Erfindungsrechte vom Arbeitgeber sobald dieser darüber verfügen kann. Zu klären wäre, inwieweit dieses Kriterium auch mit anderen Zielkriterien in Übereinstimmung gebracht werden kann

Wie bzw. wer klärt derartiges? Ist Dir hierzu Literatur o.ä. bekannt? Würde mich interessieren.

 

[Lysios]

Wie bzw. wer klärt derartiges? Ist Dir hierzu Literatur o.ä. bekannt? Würde mich interessieren.

Ohne Not wird vermutlich niemand solches Know How an die große Glocke hängen.

 

[Armin]

Also nen Fall für Prof. T.?

 

[Blood für PMZ]

Hallo Armin,

mir würde da auch Lysios selbst oder etwa Prof. B. und mehrere weitere gute und teure Berater einfallen. Oder man greift einfach auf das Patentanwaltsbüro zurück, das einen sonst berät. Letztlich hat jedes nicht gerade frisch gegründete Patentanwaltsbüro schon mehrfach bei solchen organisatorischen Fragen mitgewirkt und beraten.

Jedesmal ist die Konstellation des Firmenverbundes ein bisschen anders und man sollte sich genau anschauen, wo Schwierigkeiten auftreten können. Die können durch mitwirkende Schwesterunternehmen in miserabel kompatiblen Ländern hervorgerufen werden oder dadurch, dass nicht alle Beteiligungen so hundertprozentig sind wie gedacht. Die Organigramme vom letzten mal kann man nie genau so verwenden. Und dann wirken auch noch Menschen mit nicht kompatiblen Vorstellungen mit.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ

 

[Armin]

OK danke Dir Blood.

Hier noch eine weitere Frage aus demselben Dunstkreis der (internationalen) Konzernerfindung:

Angenommen ein ausländischer Erfinder aus demselben Konzern ist (Mit-)Erfinder bei einer Patentanmeldung. Z.B. ein US-Erfinder vor dem DPMA. Oder ein deutscher Erfinder vor dem USPTO.

Genügt da die Unterschrift des ausländischen Erfinders auf einer Übertragungsvereinbarung an die jeweilige Patentanmelderin -- oder muss/sollte der jeweilige ausländische Arbeitgeber des ausländischen Erfinders (als möglicher Inhaber der Erfindungsrechte aufgrund Arbeitsverhältnis) diese Vereinbarung ebenfalls unterschreiben?

Gruß
Armin

 

[Armin]

Mal wieder eine Frage zum Thema Erfindung im Konzernverbund.

Bei internationalen Konzernstrukturen ist es ja nicht ganz trivial, die Übertragung der Rechte an der Erfindung einschließlich des Prioritätsrechts sauber und rechtzeitig so durchzuführen, dass die Rechtsübertragung in allen beteiligten Jurisdiktionen Bestand hat.

Die Pflicht, eine Erfindung in gewissen Ländern zuerst anzumelden, macht es nicht einfacher, besonders wenn Miterfinder aus verschiedenen Ländern an der Erfindung beteiligt sind.

Anstatt Erfindungs- und Prioritätsrechte vom bzw. ins Ausland zu übertragen: Macht es Sinn, dass mehrere an einer Erfindung bzw. Anmeldung beteiligte Konzern-Landesgesellschaften die Anmeldung als Anmeldergemeinschaft einreichen?

 

[Pat-Ente]

@Armin: Ganz generell wird es die Situation im späteren Verlauf nicht einfacher machen, wenn auch noch mehrere Anmelder beteiligt sind. Zudem gibt es in manchen Ländern Restriktionen (z.B. Erstanmeldeverpflichtungen bei potentiellen Staatsgeheimnissen), wenn der _Anmelder_ ein Inländer ist (ja, natürlich mag es umgekehrt auch Verpflichtungen geben, dass der Anmelder ein Inländer sein muss ...).

 

[patatt]

Mit einer frühzeitigen Übertragung könnte ja dann im Prinzip die Erfindervergütung umgangen werden, weil dann lediglich aus dem Veräußerungspreis einmal vergütet werden müsste und dieser zum Zeitpunkt der Anmeldung, insbesondere wenn noch keinerlei Umsätze existieren, sehr niedrig ausfallen könnte. Ist das legal ?

 

[silvio_h]

Mit einer frühzeitigen Übertragung könnte ja dann im Prinzip die Erfindervergütung umgangen werden, weil dann lediglich aus dem Veräußerungspreis einmal vergütet werden müsste und dieser zum Zeitpunkt der Anmeldung, insbesondere wenn noch keinerlei Umsätze existieren, sehr niedrig ausfallen könnte. Ist das legal ?

Ja. Es gibt auch in DE diverse Firmen, die eine Patentverwaltungs-GmbH haben, die auch die Patentanmeldungen tätigt. Der Arbeitgeber überträgt die Rechte an diese Firma noch vor Anmeldung und ist dann letztlich nur zu dieser zeitigen Vergütung verpflichtet. Wie das das Unternehmensklima beeinflusst, sei einmal dahingestellt.

Viele oder einige Konzerne zahlen aber auch Vergütung auf Umsätze bezogen auf jede Konzerngesellschaft.