US US Nachanmeldung Anspruchsrückbeziehungen

[ppa]

ein Standardfall, der mir aber immer wieder Kopfzerbrechen bereitet:

Erstanmeldung DE oder EP, mit üblicher Anspruchsstruktur mit Mehrfachrückbeziehungen.

US-Nachanmeldung, die somit nur Einfachrückbeziehungen zulässt. Hier können gleich die Bezugszeichen aus den claims gestrichen werden.

Sollte man dabei in der englischen Fassung gleich Einfachrückbeziehungen auf einen Anspruch, somit bei allgemeiner Rückbeziehung auf Anspruch 1 einreichen lassen, oder erst die Mehrfachrückbeziehungen für die bessere Offenbarung, und dann formell korrigieren?

Dadurch fällt aber bereits eine Formalbeanstandung an, die zu Kosten führt.
Ist bei der US-Anspruchsstruktur die Mehrfachrückbeziehung durch die Gesamtoffenbarung offenbart, also wenn später zb Anspruch 1, 5 und 6 kombiniert werden sollen, ist dann die Kombination von A5 und A6 offenbart? Es könnten doch auch Alternativen sein.

In US-Anmeldungen formulieren einige Anmelder am Ende der allgemeinen BEschreibung "Items" mit Anspruchstrukturen, die ggü den Ansprüchen ergänzt sind, um hier ggf ergänzende Offenbarungen zu erhalten. Das erscheint "trickreich", aber aufwändig.

 

[pak]

Schließe mich der Frage einfach mal an, zumal eine ähnliche Problematik bei Nachanmeldungen in China besteht ...

Gruß

pak

 

[B_2020]

Hallo,
warum nicht die DE/EP Struktur einreichen (wegen der umfangreicheren Offenbarung) sowie eine
PRELIMINARY AMENDMENT einreichen, also noch bevor eine Formalbeanstandung erfolgt.
In dieser dann die Bezugszeichen raus (wenn nicht schon getan) die Mehrfachbezüge raus etc....

 

[ppa]

@ B_2020
hört sich gut an, vielen Dank,
reicht ihr bzw euer US-PA die PRELIMINARY AMENDMENT gleich mit der Anmeldung ein, also am AT?

Sonst nimmt der PA wahrscheinlich wieder Gebühren für die weitere Handlung.

 

[B_2020]

@ B_2020
hört sich gut an, vielen Dank,
reicht ihr bzw euer US-PA die PRELIMINARY AMENDMENT gleich mit der Anmeldung ein, also am AT?

Sonst nimmt der PA wahrscheinlich wieder Gebühren für die weitere Handlung.

Das kommt (wie sagt es der BGH immer) auf den konkreten Fall des Einzelfalls an.

Wenn man frühzeitig dabei ist (heißt Mdnt. nicht erst am Tag vor dem Prio Ende sich für die US entscheidet), dann kann man das sicherlich in einer Handlung zusammen führen.

 

[pak]

Mich interessiert in diesem Zusammenhnag, welche Folgen dann eine Patenterteilung in den USA oder China hat. Wenn man also ursprünglich alle Mehrfachrückbezüge drinnen hatte, diese während des Verfahrens dann auf Einfachrückbezüge reduziert und eine Patenterteilung erzielt hat, kann man dann in einem Nichtigkeitsverfahren o.ä. die weggefallenen Rückbezüge wieder "aktivieren"? Vielleicht ein Beispiel:

Erteilte Patentansprüche mit einfachen Rückbezügen:

1. Vorrichtung mit A
2. Vorrichtung nach 1 mit B
3. Vorrichtung nach 1 mit C
4. Vorrichtung nach 1 mit D

Kann ich mich in einem Nichtigkeitsverfahren o.ä. dann wie folgt einschränken?

1. Vorrichtung mit A, B und C
2. Vorrichtung nach 1 mit D

Oder gäbe das dann Probleme, zumal die Kombination von A, B und C zwar in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein mag, nicht aber in den erteilten Patentansprüchen beansprucht ist?

Danke und Gruß

pak

 

[Hans35]

So wie ich es mal gelernt habe, kommt es sowohl bei DE als auch bei EP nicht darauf an, was in den ursprünglichen Unterlagen beansprucht wird; vielmehr gehören auch Beschreibung und Zeichnung zu den Offenbarungsmitteln. Selbst wenn am AT gar nichts beansprucht wird, dann kann dieser Mangel behoben werden, indem Patentansprüche nachgereicht werden, sofern alles, worauf es ankommt, in der Beschreibung offenbart ist.

Im Beispielfall muss also aus der Beschreibung hervorgehen, dass und wie die Merkmalsgruppen B und C zu Lösung eines technischen Problems mit A zusammenwirken; das genügt. Wenn es also von Vorteil ist, dass im Interesse einer Nachanmeldung die Patentansprüche der Prioritätsanmeldung in DE oder EP in bestimmter Weise abgefasst sind, dann gibt es hier kein grundsätzliches Hindernis; die Abwägung, was dann besonders vorteilhaft ist, umfasst natürlich auch die Gebühren.

Weitergehend ist die Frage, wie weit das erteilte Patent hinter der Offenbarung vom AT zurückbleibt, so dass letztlich eine (durchaus ursprungsoffenbarte) Schutzbereichserweiterung beantragt wird. Das ist aber eine Frage, die bereits im Prüfungsverfahren im Auge behalten werden muss: Auch aus der Beschreibung des zu beschränkenden Patent muss jedenfalls hervorgehen, dass und wie A, B und C (und ggf. D) zusammenwirken, wenn nun eine "Vorrichtung mit A, B und C" beansprucht werden soll, und das darf kein Aliud sein.

 

[pak]

So wie ich es mal gelernt habe, kommt es sowohl bei DE als auch bei EP nicht darauf an, was in den ursprünglichen Unterlagen beansprucht wird;

Danke für Antwort, aber die deutsche bzw. europäische Sichtweise ist mir natürlich bekannt. Was ich nicht einschätzen kann, ist, wie dies in den USA bzw. China gesehen wird.

Gruß

pak

 

[Hans35]

Du wolltest doch wissen, wie weit du dich bei der DE- oder EP-Anmeldung verbiegen darfst, um bei deiner US- oder CN- Anmeldung Vorteile zu haben? Ich denke, das habe ich beantwortet.

 

[pak]

Du wolltest doch wissen, wie weit du dich bei der DE- oder EP-Anmeldung verbiegen darfst, um bei deiner US- oder CN- Anmeldung Vorteile zu haben?

Nein, das wollte ich nicht, ich sprach ausdrücklich von einer Patenterteilung in den USA bzw. China. (s.o.).

 

[Hans35]

Sorry, das hab ich nicht richtig gelesen.

Trotzdem ist meine Antwort nicht ganz daneben. Deshalb mit anderen Worten:
Du kannst in den ursprünglichen Unterlagen in DE oder EP die Ansprüche beliebig an die Anforderungen von US (bzw. CN oder sonst einem Land) optimal anpassen und sie dafür am besten auch gleich in Englisch formulieren. Wenn die Beschreibung alles enthält, was offenbart werden soll, gibt es dadurch hier keine Nachteile.

 

[pak]

Sorry, das hab ich nicht richtig gelesen.

Kein Problem und die Antwort ist auch nicht daneben.

Ist das bei Dir gesicherte Erkenntnis, dass die Beseitigung der Mehrfachrückbezüge in den Patentansprüchen des erteilten US-Patents (oder CN-Patents) keine Nachteile bei der Durchsetzung des Patents oder bei einem Angriff auf das Patent in den USA (oder China) mit sich bringt? Ich würde ja auch sagen, dass es unproblematisch ist, solange die aus den beseitigten Rückbezügen hervorgehenden Kombinationen weiterhin in der Beschreibung offenbart sind, so dass diese Rückzugsposition bleibt, aber ich kann das für diese Länder nicht mit Gewissheit sagen.

Gruß

pak

 

[Hans35]

Ist das bei Dir gesicherte Erkenntnis, dass die Beseitigung der Mehrfachrückbezüge in den Patentansprüchen des erteilten US-Patents (oder CN-Patents) keine Nachteile bei der Durchsetzung des Patents oder bei einem Angriff auf das Patent in den USA (oder China) mit sich bringt?

Nein, um dies (oder das Gegenteil) zu behaupten kenne ich mich da zu wenig aus. Ich weiß nur, dass seitens DE und EP viel getan wird, um den Anmeldern das Anmelden in anderen Ländern leichter zu machen. (Wie z.B. auch die Möglichkeit des § 35a PatG, in allen denkbaren Sprachen der Welt, also auch in Hebräisch oder Chinesisch, beim DPMA Erstoffenbarungen zu tätigen.)

 

[NiceGuyEddie]

Der USPTO-Prüfer prüft, ob der Erfinder tatsächlich weiß, wovon er redet.

Konkret lautet das Prinzip:

a patent specification must describe the claimed invention in sufficient detail that one skilled in the art can reasonably conclude that the inventor had possession of the claimed invention

Das klingt einfacher als es oft ist.

Jede ursprünglich offenbarte Merkmalskombination ohne massive Stütze in der Beschreibung + Figuren ist wenig wert, ebenso aufgabenhafte Formulierungen.

Wo hingegen eine solide Offenbarung vorhanden ist, kann dafür problemlos eine komplett neue Anspruchsformulierung eingereicht werden.

Zusammengefasst: es spielt keine große Rolle welche Version der Ansprüche eingereicht wird. Die Entscheidung über zulässige Varianten steht und fällt mit der Beschreibung.

Praxis-Tipp: einfach mal alle Pfade der Anspruchskombinationen durchgehen. Sind die einzelnen Kombinationen separat beschrieben? Ist jede Kombination in einer Figur gezeigt? Wenn nein - weg mit dem Rückbezug.

Mehrfachrückbezüge sind übrigens erlaubt, solange die nicht abermals auf mehrfach rückbezogene Ansprüche zeigen. Mit den beiden Testfragen kommt man in der Regel auf einen ganz guten Kompromiss aus einfachen und mehrfachen Rückbezügen.