EPÜ "umfassend" neuheitsschädlich für "bestehend aus"?
- Ersteller newpatent
- Erstellt am
pak
*** KT-HERO ***
Vielleicht wirst Du hier fündig, betrifft aber Art. 123(2) EPÜ:
www.epo.org
Gruß
pak
1.15. 'Umfassend', 'bestehend aus', 'im Wesentlichen bestehend aus', 'enthaltend' - Rechtsprechung der Beschwerdekammern, II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN, E. Änderungen, 1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands
European Patent Convention - This area contains legal texts from the EPO, including the European Patent Convention, Ancillary regulations to the EPC, National law relating to the EPC, Guidelines for Examination, and much more.
Gruß
pak
Ich nehme an, der eigentliche Fall ist nicht so einfach wie das Beispiel.
Ich nehme ferner an, dass der Stand der Technik, der den Stuhl offenbart, der vier Beine und eine Sitzfläche umfasst, kein konkretes Beispiel nennt mit eben nur genau vier Beinen uns einer Sitzfläche, sondern fünf.
Argumentieren würde ich dann, dass dieser Stand der Technik eine allgemeine Lehre mit 4 oder mehr Beinen offenbart (Generische Offenbarung). Die "spezielle Auswahl" auf genau 4 ist dann neu, da auch kein Beispiel legiglich vier Beine gezeigt ist.
Unterstützung meine ich aus der T 759/10 ableiten zu können, in der dargeleget ist, dass aus der Offenbarung von "umfassen" keine unmittelbare und eindeutige (explizite oder implizite) Offenbarung für "bestehen" aus abzuleiten ist. Da die Maßstäbe bei 123(2) und 54 ja an und für sich gleich sind (Gold-Standard) (Rechtsprechung hierzu hab ich vergessen, aber es wurde vor kurzem dies auch nochmal bei Auswahl hervorgehoben, dass es eigentlich eben nicht auf die Kriterien a) und b) der G‑VI, 8 ii ankommt), scheint diese Argumentationslinie nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Interessant wird natürlich, ob diese "Auswahl" erfinderisch ist.
Ich nehme ferner an, dass der Stand der Technik, der den Stuhl offenbart, der vier Beine und eine Sitzfläche umfasst, kein konkretes Beispiel nennt mit eben nur genau vier Beinen uns einer Sitzfläche, sondern fünf.
Argumentieren würde ich dann, dass dieser Stand der Technik eine allgemeine Lehre mit 4 oder mehr Beinen offenbart (Generische Offenbarung). Die "spezielle Auswahl" auf genau 4 ist dann neu, da auch kein Beispiel legiglich vier Beine gezeigt ist.
Unterstützung meine ich aus der T 759/10 ableiten zu können, in der dargeleget ist, dass aus der Offenbarung von "umfassen" keine unmittelbare und eindeutige (explizite oder implizite) Offenbarung für "bestehen" aus abzuleiten ist. Da die Maßstäbe bei 123(2) und 54 ja an und für sich gleich sind (Gold-Standard) (Rechtsprechung hierzu hab ich vergessen, aber es wurde vor kurzem dies auch nochmal bei Auswahl hervorgehoben, dass es eigentlich eben nicht auf die Kriterien a) und b) der G‑VI, 8 ii ankommt), scheint diese Argumentationslinie nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Interessant wird natürlich, ob diese "Auswahl" erfinderisch ist.
Matthias75
SILBER - Mitglied
Bezüglich 123(2) vs. 54 siehe hier: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/d/clr_ii_e_1_3_7.htm
Grundsätzlich muss bei einer Einschränkung der neue, eingeschränkte Gegenstand unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen, sonst wäre er neu bzw. eine unzulässige Erweiterung.
Im Vorliegenden Fall kommt es sicher auf den gennauen Wortlaut an.
Nach meinem Sprachverständnis, und so habe ich es auch in der Ausbildung gelernt, kennzeichnet "bestehend aus" eine abschließende Aufzählung. Der Gegenstand hat also ausschließlich die aufgezählten Bauteile/Merkmale und darüber hinaus keine zusätzlichen Bauteile/Merkmale. In obigem Beispiel hätte der Stuhl also nur vier Beine und eine Sitzfläche und darüber hinaus keine Bauteile, wie eine Lehne, Armauflagen o.ä..
Umfassend kennzeichnet dagegen eine nicht abschließende Aufzählung, mit der nicht ausgeschlossen wird, dass der Gegenstand weitere Merkmale oder Bauteile aufweist. Es werden also die "Mindestanforderungen" beschrieben. Darüber hinaus wird offen gelassen, ob weitere Merkmale vorhanden sind.
Insofern wäre aber mit "umfassend vier Beine und eine Sitzfläche" auch ein Stuhl mit eben nur vier Beinen und einer Sitzfläche offenbart. Es ist nur nicht näher beschrieben, ob der Stuhl weitere Bestandteile hat.
Es kommt aber sicher auf den genauen Wortlaut und den Zusammenhang an, in dem die Begriffe verwendet werden.
M.
Genau so sehe ich es auch, es kommt darauf an.
Wenn zwar die Lehre offenbart ist, dass der Stuhl vier Beine und eine Sitzfläche umfasst, gleichwohl aber immer nur konkrete Offenbarungen eines Bürostühls mit fünf Beinen, Sitzfläche und Lehne hat, kann es eben sein, dass es einer Offenbarung der "speziellen Auswahl" von Stühlen mit genau vier Beinen und nur einer Sitzfläche, aber eben ohne fünftes Bein und ohne Lehne.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sich aus der allgemeinen Lehre eines Stuhls (zumindest) vier Beine und eine Sitzfläche aufweisen, nicht eben auch genau so ein Stuhl mit (nur) vier Beinen und einer Sitzfläche ergibt, aber da ist auf das konkrete Dokument abzustellen.
Wenn zwar die Lehre offenbart ist, dass der Stuhl vier Beine und eine Sitzfläche umfasst, gleichwohl aber immer nur konkrete Offenbarungen eines Bürostühls mit fünf Beinen, Sitzfläche und Lehne hat, kann es eben sein, dass es einer Offenbarung der "speziellen Auswahl" von Stühlen mit genau vier Beinen und nur einer Sitzfläche, aber eben ohne fünftes Bein und ohne Lehne.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sich aus der allgemeinen Lehre eines Stuhls (zumindest) vier Beine und eine Sitzfläche aufweisen, nicht eben auch genau so ein Stuhl mit (nur) vier Beinen und einer Sitzfläche ergibt, aber da ist auf das konkrete Dokument abzustellen.
Hallo Matthias,
wie könnte sich der Fall verändern im Hinblick "auf den genauen Wortlaut und Zusammenhang", "in dem die Begriffe verwendet werden."
Hallo B_2020,
wenn die nachfolgende Aussage von Matthias75 zutrifft, dann wäre der Gegenstand eindeutig und unmittelbar offenbart und es käme nicht mehr auf eine Auswahl an.
"Insofern wäre aber mit "umfassend vier Beine und eine Sitzfläche" auch ein Stuhl mit eben nur vier Beinen und einer Sitzfläche offenbart. Es ist nur nicht näher beschrieben, ob der Stuhl weitere Bestandteile hat."
Irgendwie geht es mit den Begriffen ein wenig durcheinander.
Auf der einen Seite gibt es einen Patentanspruch. In dem wird eine Lehre beschrieben, bei der es von Bedeutung ist, ob der Anspruchsgegenstand im gegebene Zusammenhang über die genannten Merkmale hinaus weitere Merkmale aufweist, oder nicht nicht. Entsprechend wird der Begriff "umfassend ... " oder der Begriff "bestehend aus ..." verwendet.
Ein solcher Patentanspruch offenbart gar nichts. Bei der Offenbarung geht es immer um ein Dokument, von dem zu untersuchen ist, was es offenbart. Das mag (bzgl. der Frage der Neuheit) ein Dokument aus dem SdT sein, oder (für die Frage der unzulässigen Erweiterung) die Unterlagen vom Anmeldetag, oder (für Fragen der Priorität) das Prioritätsdokument.
Beim Vergleich zwischen Anspruch und Dokument muss untersucht werden, ob ein Gegenstand mit bzw. ohne die "weiteren Merkmale" vom Offenbarungsumfang des gesamten Dokuments umfasst ist, oder nicht. Dem entsprechend ist dann der Anspruch als neu (usw.) zu beurteilen.
Auf der einen Seite gibt es einen Patentanspruch. In dem wird eine Lehre beschrieben, bei der es von Bedeutung ist, ob der Anspruchsgegenstand im gegebene Zusammenhang über die genannten Merkmale hinaus weitere Merkmale aufweist, oder nicht nicht. Entsprechend wird der Begriff "umfassend ... " oder der Begriff "bestehend aus ..." verwendet.
Ein solcher Patentanspruch offenbart gar nichts. Bei der Offenbarung geht es immer um ein Dokument, von dem zu untersuchen ist, was es offenbart. Das mag (bzgl. der Frage der Neuheit) ein Dokument aus dem SdT sein, oder (für die Frage der unzulässigen Erweiterung) die Unterlagen vom Anmeldetag, oder (für Fragen der Priorität) das Prioritätsdokument.
Beim Vergleich zwischen Anspruch und Dokument muss untersucht werden, ob ein Gegenstand mit bzw. ohne die "weiteren Merkmale" vom Offenbarungsumfang des gesamten Dokuments umfasst ist, oder nicht. Dem entsprechend ist dann der Anspruch als neu (usw.) zu beurteilen.
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hans35,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie sind nunmehr Deine Ausführungen auf den konkreten Fall anzuwenden?
Ist Dir eine EPA-Rechtsprechung bekannt, in dem die Neuheit zwischen "umfassend" im Stand der Technik und "bestehend aus" in der zu prüfenden Anmeldung diskutiert wird?
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie sind nunmehr Deine Ausführungen auf den konkreten Fall anzuwenden?
Ist Dir eine EPA-Rechtsprechung bekannt, in dem die Neuheit zwischen "umfassend" im Stand der Technik und "bestehend aus" in der zu prüfenden Anmeldung diskutiert wird?
Bin mir nun nicht ganz sicher, ob ich dieses Satz aus dem Zusammenhang gerissen habe bzw. falsch verstehe. Denn so pauschal würde ich dies ("NICHTS") nicht sehen (Offenbarung eines Gegenstandes vs. Offenbarung einer Lehre vs. Offenbarung eines Effekts vs. Offenbarung eines techn. Gebiets bzw. Zwecks....).
Ein Patentanspruch offenbart in der Regel nämlich eine Lehre (bekanntermaßen, ist ja zu fragen, welche Lehre der Fachmann beim Lesen des Anspruchs diesem entnehmen kann, Stichwort Auslegung - BGH Gelenkanordnung) und definiert den unter Schutz zu stellenden Gegenstand (§34(3) Nr.4 PatG; §9 PatV). Das wiederum bedeutet aber nicht automatisch, dass damit auch ein konkreter Gegenstand offenbart wird. Es ist aber möglich (BGH Formteil)
In Regel wir dies auf jeden Fall in der Beschreibung verwirklicht. Denn in dieser wird i.R. die technische Lehre, der Gegenstand, die technischen Merkmale und ggf. die Effekte etc.. offenbart .
In dem Fall, kann also das Dokument mit den Ansprüchen eine allgemeine Lehre offenbaren ("umfassen"). Es wird ein Gegenstand beansprucht, der zumindest die beanspruchten Komponenten aufweist, wobei weitere Komponenten explizit nicht ausgenommen sind. Somit "offenbart" dieser Anspruch nicht unmittelbar und eindeutig (weder explizit noch implizit) eine einen ganz konkreten (abgeschlossenen) Gegenstand ("bestehen").
Ob man nun zu demselben Ergebnis bei einer solchen Formulierung ("umfassen") in der Beschreibung gelangt, ist m.E. pauschal nicht zu sagen, da es auf die Umstände (also die Gesamtoffenbarung darauf ankommt). In den meisten Fällen dürfte jedoch durch die explizite Offenbarung aus "umfassen" sich auch die implizite Offenbarung aus "bestehen" ergeben.
Zuletzt bearbeitet:
Der Anmelder offenbart mit seinen Unterlagen vom Anmeldetag etwas. Um damit zu einem Patent zu gelangen, muss er dann noch angeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dafür formuliert er einen oder mehrere Patentansprüche, die (für ihre Zulässigkeit) u.a. die Eigenschaft haben müssen, dass sie über die Offenbarung in den Anmeldungsunterlagen nicht hinausgehen. Soweit die Ansprüche entscheidungserhebliche Fragen (was da unter Schutz gestellt werden soll) offen lassen, müssen sie unter zu-Hilfe-Nahme der Anmeldungsunterlagen ausgelegt werden, zumal, wenn sie (nach der Erteilung) nur noch in sehr engem Rahmen geändert werden können.
Beim Unterschied zwischen "umfassend" und "bestehend aus ..." geht es (wie auch sonst) einerseits darum, was das Beanspruchte im Zusammenhang der Anmeldungsunterlagen bedeuten soll (Frage der Offenbarung) und ob das dasselbe ist, was einem aufgefundenen SdT entnehmbar ist bzw. was durch diesen nahegelegt ist.
Andererseits geht es auch darum, was da genau geschützt werden soll, was aber den Patentprüfer nicht weiter interessieren wird, sondern erst den Verletzungsrichter.
Beim Unterschied zwischen "umfassend" und "bestehend aus ..." geht es (wie auch sonst) einerseits darum, was das Beanspruchte im Zusammenhang der Anmeldungsunterlagen bedeuten soll (Frage der Offenbarung) und ob das dasselbe ist, was einem aufgefundenen SdT entnehmbar ist bzw. was durch diesen nahegelegt ist.
Andererseits geht es auch darum, was da genau geschützt werden soll, was aber den Patentprüfer nicht weiter interessieren wird, sondern erst den Verletzungsrichter.
Auch hier gehe ich nicht ganz mit. Denn zunächst kommt es nur auf die Ansprüche darauf an, die Teil der Anmeldeunterlagen sein können. Hier finde ich die -aus meiner Sicht- Richtigstellung, die zuletzt die BK 3.3.06 vorgenommen hat, sehr gut (T0169/20). Der massenhafte Rückgriff auf die Anmeldeunterlagen bei der Definition des beanspruchten Gegenstandes wird dort nochmal etwas genauer beleuchtet. Dort wird auch genauer zur Definition des Gegenstandes des Anspruches etc. ausgeführt. Ob bzw. wann die deutsche Rechtsprechung den entsprechenden Weg geht....
"Bestehend" und "umfassend" sind ja eigentlich klare Begriffe und grenzen sich klar von einandern ab. Meines Erachtens muss deshalb die Bedeutung dieser Begriffe eben gerade nicht "im Zusammenhang der Anmeldungsunterlagen" betrachtet werden, um zu prüfen, "ob das dasselbe ist, was einem aufgefundenen SdT entnehmbar ist bzw. was durch diesen nahegelegt ist".
Matthias75
SILBER - Mitglied
Da muss ich mal genauer drüber nachdenken. Ich wollte nur nicht grundsätzlich ausschließen, dass den Begriffen in einem bestimmten Zusammenhang eine andere Bedeutung zukommen kann, vor allem, wenn man nicht den genauen Wortlaut kennt, um den es in der Eingangsfrage geht. Oder geht es am Ende doch um einen Stuhl?
Wenn es um - im weitesten Sinne - mechanische Beschreibungen geht, also um eine abschließende oder eben nicht abschließende Aufzählung von Bauteilen einer Baugruppe, würde ich meine oben beschriebene Definition anwenden, außer es sind weitere Einschränkungen vorhanden, wie beispielsweise "umfasst unter anderem", die eindeutig klarstellen, dass weitere Bauteile vorhanden sein müssen.
Ob den Begriffen z.B. in der Chemie dieselbe Bedeutung zukommt, kann ich z.B. nicht einschätzen. Gegebenenfalls kann es ein deutlicher Unterschied sein, ob ein Stoff den Bestandteil x umfasst oder aus dem Bestandteil x besteht.
Auch der Patentanspruch ist Teil eines Dokuments und kann eine Offenbarung bilden. Wenn diese einen Gegenstand ausreichend genau beschreiben, benötige ich als Offenbarung aus meiner Sicht nicht zwingend zusätzlich die Beschreibung. (Nebenbei ist aus der Fragestellung nicht klar, ob das "umfasst" im Anspruch steht oder in der Beschreibung.
Zudem muss der Patentanspruch nur die Merkmale enthalten, die zur Beschreibung der Erfindung bzw. zur Definition des Schutzbereichs erforderlich sind. Zusätzliche, nicht zur Definition der Erfindung erforderliche Merkmale müssen nicht beschrieben werden und würden zudem den Schutzbereich nur (unnötig) einschränken.
Wenn es in obigen Beispiel für die Beschreibung der Erfindung ausreichend ist, den Stuhl im Anspruch derart zu definieren bzw. derart zu beschreiben, dass dieser vier Beine und eine Sitzfläche hat, warum dann weitere, nicht relevante Merkmale aufzählen?
Mit der Beschränkung der Merkmale auf ausschließlich diejenigen Merkmale, die für die Definition der unter Schutz zu stellenden Erfindung erforderlich sind, ist aus meiner Sicht auch genau diese minimale Ausführungsform beschrieben und somit offenbart.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: Wenn in der Offenbarung "umfasst" steht, müsste schon ein konkreter Hinweis vorhanden sein, dass zwingend weitere, nicht aufgeführte Merkmale erforderlich sind, damit die ausschließlich aus diesen Merkmalen bestehende Ausführungsform, also die Ausführungsform "bestehend aus" diesen Merkmalen nicht offenbart ist.
M.
Das stimmt nur in dem Ausnahmefall, wo der Anmelder am AT seinem Erteilungsantrag nur Ansprüche, aber keine Beschreibung und keine Zeichnung beigefügt hat. (Das soll es tatsächlich schon mal gegeben haben.)
Im "Normalfall" ist aber ein Patentanspruch nach dem Gesetz dafür da anzugeben, was (aus dem Offenbarungsumfang am AT) als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. (Das Wort "muss" ist im Zusammenhang mit dem Patentanspruch fehl am Platz: Der Anmelder kann selbst bestimmen, welche Erfindung ihm geschützt werden soll.) Was aus dem Offenbarungsumfang im Patentanspruch weggelassen wird, das ist dem Anmelder eben unwichtig. Das hat nichts mit "minimal" oder "maximal" zu tun.
Auf unsere Frage bezogen: Wenn dem Anmelder wichtig ist, dass der beanspruchte Gegenstand "nur" aus den Komponenten X und Y besteht und aus sonst aus nichts, dann muss er (1) genau dies im Anspruch zum Ausdruck bringen, mit welchen Worten auch immer. Und es muss (2) überprüfbar sein, dass ein solcher Gegenstand in den Unterlagen vom AT als Erfindung so offenbart wurde, dass ein Fachmann dessen technischen Vorteile erkennen und er sie beim Nacharbeiten dieses Gegenstands für sich nutzen kann.
Das wird dann auch für ein Sitzmöbel gelten, das "nur" aus vier Beinen und einer Sitzfläche besteht, ...
Zuletzt bearbeitet:
Matthias75
SILBER - Mitglied
Wieso soll ein Anspruch allein keine Offenbarung bilden können? Wenn der Patentanspruch für sich allein einen Gegenstand ausreichend genau beschreibt, dass dieser aus sich heraus verständlich ist, also ohne dass die Beschreibung und/oder die Zeichnungen hinzugezogen werden müssen, wieso soll dieser Patentanspruch keine Offenbarung darstellen?
Natürlich soll der Patentanspruch angeben, was unter Schutz gestellt werden soll, also eine technische Lehre beschreiben. "Muss" war in diesem Zusammenhang lediglich als Hinweis auf die Minimalanforderungen an einen Patentanspruch zu verstehen, nämlich dass eine Nennung der Merkmale erforderlich ist, die die Erfindung definieren bzw. die definieren, was unter Schutz gestellt werden soll. Natürlich bleibt es dem Anmelder selbst überlassen, zusätzliche Merkmale hinzuzufügen. Er muss sich nur darüber im klaren sein, dass dadurch gegebenenfalls der Schutzbereich enger wird.
Oder auf das oben genannte Beispiel gezogen: Wenn die Erfindung mit einem Stuhl mit vier Beinen und einer Sitzfläche funktioniert, und diese für die Funktion der Erfindung bzw. zur Beschreibung der Erfindung erforderlich sind, "müssen" diese auch im Anspruch stehen. Eine gegebenenfalls um Stuhl vorhandene Lehne, die nicht für die Erfindung wesentlich ist, kann man nennen, muss es aber nicht.
Wenn ich eine Erfindung beschreibe, die sich auf einen Stuhl mit vier Beinen und einer Sitzfläche bezieht, habe ich auch diesen Stuhl offenbart.
Wenn mit "umfassend" beschrieben ist, dass der Stuhl vier Beine und eine Sitzfläche hat, aber weitere Bestandteile haben kann, habe ich dennoch erstmal einen Stuhl beschrieben, der "nur" vier Beine und eine Sitzfläche hat, außer, ich habe in der Beschreibung in irgendeiner Weise beschrieben, dass weitere Bauteile zwingend erforderlich sind, da der Stuhl sonst nicht funktionieren kann. In diesem Fall wäre aus meiner Sicht tatsächlich keine Offenbarung für "besteht aus" vorhanden.
M.