"Projektlizenz"

[PatFragen]

Hallo zusammen,

ich hätte einmal eine Frage hinsichtlich des Komplexes "Lizenzen". Ich kenne einfache und ausschließliche Lizenzen, die nach meinem Wissen (abgesehen von "Beweisproblemen") eigentlich formlos abgeschlossen werden können. Kann es dann auch sowas wie eine "implizite" oder "konkludente" Lizenz geben?

Was ich damit meine: Angenommen ein Patentinhaber "beteiligt" sich mit seiner Erfindung bei einer Projektplanung, die an einem Unternehmen (er ist nicht Angestellter) durchgeführt wird. Beiden Parteien ist klar (und wollen es auch), dass das Patent (oder ggf. mehrere Patente) des Beteiligten betroffen ist. Ist in einem solchen Falle eigentlich noch so etwas wie ein "Lizenzvertrag" nötig oder ist da nicht eigentlich die Einwilligung des Patentinhabers gegeben, dass das Unternehmen die Erfindung einmalig für das entsprechende geplante Projekt benutzen darf? Oder sollte doch jedesmal (wenn der Patentinhaber sich so an einer Projektplanung beteiligt) eine Art schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden (ggf. ziemlich aufwändig für beide Seiten) und wenn ja was sollte da dann drinstehen, bzw. welche Besonderheiten sollten berücksichtigt werden? Könnte da beispielweise auch abgemacht werden, dass bestimmte Zulieferer (ggf. aus sachlichen Gründen) zu verwenden wären?

Hat jemand sowas schon einmal durchgezogen? Bei Schulte und Kraßer habe ich so eine Konstruktion nicht gefunden .

 

[Blood für PMZ]

Hallo Patfragen,

die Beteiligten (beziehungsweise Du als der herangezogene Patentfachmann) sollten sich zunächst über den Sachverhalt klar werden, dann lässt er sich auch in der Patentliteratur finden.

Was ganz genau soll denn eigentlich "benutzt" werden? Und wie sieht das Vertragsverhältnis zwischen den beiden Projektpartnern eigentlich aus (schon mal ganz ohne irgendwelche Lizenzverträge)?

Ein totalreduziertes Projekt nach Deinem Beispiel besteht beispielsweise darin, dass Du als einer der beiden Projektpartner Deine Gardinen gerne sauber hättest. Also beauftragst Du den anderen Projektpartner, eine Wäscherei, damit, bei diesem Projekt entscheidend mitzuwirken. Hierzu schließt ihr erlaubterweise mündlich oder auf einem Notizblock eine entsprechende Vereinbarung, gemäß welcher die Wäscherei eine Dienstleistung für Dich durchführt und im Gegenzug dafür von Dir eine entsprechende Entlohnung erhält. Ob die Wäscherei dabei ein für sie patentiertes Verfahren anwendet, eine ihr patentierte Waschmaschine einsetzt oder ein für sie patentiertes Bleichmittel verwendet, mag interessant und sogar Vertragsgegenstand sein, für einen gesonderten Lizenzvertrag zwischen Dir und der Wäscherei ist dabei aber imho kein Raum. Der Patentinhaber benutzt die Erfindung (PatG § 9 (1) und (2) Nrn. 1 und 2), auch wenn es Deine Gardinen sind und bleiben.

Das mag in Deinem gedanklichen Problemfall so ähnlich sein oder auch ganz anders. Das müssten wir dann aber schon wissen.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ

 

[PatFragen]

Hallo Blood,

ich bekenne mich schuldig, wenig Informationen gegeben zu haben, aber wer macht das hier schon gerne ;-). Aber so wenige wie du in deinem Beispiel verarbeitest, waren es dann doch nicht ;-). Ich (bzw. mein Mandant) ist Patentinhaber nicht die Wäscherei ;-).

Aber bleiben wir ruhig bei dem Beispiel Wäscherei und wandeln es etwas ab, damit es zu meinen "Angaben" passt . Der Projektplaner ist ein Waschmaschinenhersteller und hat als Projekt eine neue Art von Waschmaschine zu entwerfen/herzustellen. Ich als Patentinhaber eines (mehrerer Patente) im Bereich der Waschmaschinenherstellung (Verfahren) bzw. fertigen Waschmaschinen (Vorrichtung) beteilige mich jetzt bei der Planung des Projektes (gegen Entgelt natürlich, ich bin ja kein reiner Altruist ) und die fertige Planung des Projektes sieht dann (gewollt vom Waschmaschinenhersteller und mir) die Benutzung eines (oder mehrerer) meiner patentierten Verfahren zur Herstellung von Waschmaschinen vor, bzw. die fertigen Maschinen verwirklichen ein (mehrere) Vorrichtungspatente von mir. Die produzierten Waschmaschinen möchte der Hersteller dann Verkaufen bzw. ggf. auch die gebaute/projektierte Fertigungsanlage für Waschmaschinen. Also bin ich sowas ähnliches wie ein externer Entwickler der mithilft und eigenes patentiertes Know-How einbringt, dass er aber nicht "pauschal" lizenzieren möchte .

Wie sieht es hier aus? Lizenzvertrag implizit gegeben oder für jedes Projekt (der Waschmaschinenhersteller will womöglich mehrere verschiedene Waschmaschinen herstellen ) einer abzuschließen? Und wenn (jedesmal) einer abzuschließen, was sollte/müsste da hinsichtlich der Besonderheit keine "dauerhafte" Lizenz, sondern nur für das einzelne "Projekt", berücksichtigt werden und kann ggf. auch vorgegeben werden, von welchen Herstellern der Waschmaschinenhersteller seine Bauteile beziehen darf.

Ich hoffe der Fall ist jetzt etwas sauberer. Zumindest kann jetzt mit den ganzen Waschmaschinen ne Menge Wäsche gewaschen werden .

 

[Blood für PMZ]

Hallo Patfragen,

hmm. Ich wollte Dir gar nicht vorwerfen, zu wenig Input gegeben zu haben, sondern einfach festhalten, dass Dein Szenario noch diverse Varianten umfassen kann.

Während mein Beispiel eine Kooperation aus zwei nicht miteinander konkurrierenden, ganz unterschiedliche Ziele verfolgenden Partnern beschreibt (und ich dachte Du meinst es auch so), wird es bei Dir jetzt eine Zusammenarbeit von zwei Konkurrenten. Das ist tatsächlich etwas ganz anderes und lässt den Patentfachmann natürlich anders arbeiten.

Wenn ich das Knowhow und die Patente zum Bau von Waschmaschinen habe, dann baue ich die normalerweise selbst und zeige nicht Dritten (der Konkurrenz auch noch), wie ich das mache, damit die es dann auch so macht. Und wenn nun wie von Dir überlegt diese Konkurrenz dabei auch noch automatisch Rechte an irgendwelchen meiner Schutzrechte bekommt, dürfte das kaum in meinem Interesse liegen, auch nicht für eine Aufwandsentschädigung. Dann würde ich es bleiben lassen.

Wenn ich so etwas widersinniges trotzdem mache, dann doch vermutlich um eine Gewinnbeteiligung an den vom Knowhownehmer vertriebenen Waschmaschinen zu bekommen, beispielsweise weil ich nur ein universitätsnahes Forschungsunternehmen bin, das nicht die finanziellen Mittel hat, selbst eine Serienproduktion auf die Beine zu stellen. Dafür braucht man natürlich von vornherein einen Lizenzvertrag und dafür gibt es auch hinreichend Beispiele in den gängigen Handbüchern. Die Beteiligung an der Projektplanung ist dann nur notwendiges Beiwerk, das natürlich in dem Lizenzvertrag berücksichtigt werden muss, wofür es in den gleichen Handbüchern auch wiederum Beispiele gibt.

Anders könnte es vielleicht aussehen, wenn ich Hersteller von Industrierobotern wäre und eigentlich ebendiese an den Waschmaschinenhersteller verkaufen möchte. Dann sind meine Waschmaschinenpatente nur ein Verkaufsargument für meine eigentliche Ware. Aber auch dann benötige ich einen Vertrag, sonst kauft der Waschmaschinenhersteller die Industrieroboter woanders, nachdem ich sein Projekt durchgestylt habe. Da gibt es auch einige etwas haarige Rechtsprechung zu.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ

 

[PatFragen]

Hallo Blood,

keine Bange ich habe das nicht wirklich als Vorwurf aufgefasst . Aber ich erkenne wieder einmal, dass "Klarheit" nunmal sehr subjektiv ist und eigentlich versuche ich mich klar (aber hier natürlich nicht allzu eindeutig aus hier klaren Gründen ;-) ) auszudrücken. Und offensichtlich bin ich da weniger erfolgreich als gedacht/gewohnt . Aber vielleicht kommt dir die Situation jetzt auch nicht mehr so ganz "üblich" vor ;-). Wobei ein Großteil deiner Verwunderung wohl daher kommt, dass du versuchst das Ganze in das bekannte und "normale" Szenario einzupassen .

Aber neben deinen Szenarien gibt es womöglich auch noch andere . Wie sieht es bei einem freien Erfinder aus, der das "Produkt" gar nicht selber herstellen will/kann? Wenn der sich immer nur auf "Projektbasis" bei für ihn eigentlich als Lizenznehmer interessanten Herstellern beteiligt, wie sieht das dann aus? (Warum müsste für dich eigentlich bei einer Zusammenarbeit Uni/Wirtschaft von vornherein ein Lizenzvertrag da sein? Die Erfindung/Patente sind ja schon da ;-). Das "Projekt" ist ja nicht das Schaffen von Erfindungen, sondern das Anwenden der bereits patentierten Erfindung beim Bau einer einzelnen spezifischen Produktionsanlage ;-) ). Wie sieht es da mit einem expliziten Lizenzvertrag aus? Wäre es da nicht durchaus möglich keinen expliziten Lizenzvertrag abzuschließen. Dann ist nämlich eigentlich klar, dass der Waschmaschinenhersteller nur genau die eine Produktionsanlage bauen darf, nämlich die an deren Planung der Erfinder/Patentinhaber beteiligt war. Alle anderen baugleichen Anlagen würden ja auch unter das Patent fallen aber er hat ja keine "allgemeine" Lizenz ;-). Wäre das für beide Seiten nicht womöglich viel einfacher? Keinen tollen Lizenzvertrag mit allen möglichen Bedingungen, Verpflichtungen, Laufzeiten Berechnungsarten, usw.? Was sollte man dann (sicherheitshalber) aus einem "normalen" Lizenzvertrag in so einen "Beratervertrag" übernehmen? Gäbe es da überhaupt etwas? Und könnte man da auch sowas wie die für den Waschmaschinenhersteller zur Auswahl stehenden Bauteilezulieferer (aus der unendlichen Vielfalt von möglichen, aber nicht der Patentinhaber) festlegen?

 

[Blood für PMZ]

Hallo PatFragen,

erneut: hmmm. Bei dieser jetzt von Dir aufgebauten Fallkonstellation wäre mein Vorschlag, und zwar als patentanwaltlicher Berater egal welcher der beiden Projektpartner, über einen Verkauf der Schutzrechte vom jetzigen Inhaber an den Waschmaschinenhersteller nachzudenken und das nach Möglichkeit auch durchzuziehen. Die Schutzrechte ermöglichen doch offenbar, vorteilhafte (bessere, billigere, was weiß ich) Waschmaschinen herzustellen, sonst gäbe es das Projekt nicht.

Als Waschmaschinenhersteller hätte ich großes Interesse, dass das mein Vorteil ist und bleibt, also: Her mit den Schutzrechten.

Als Einzelerfinder oder Ingenieurbüro, welche gar nicht in eine eigene Waschmaschinenfertigung einsteigen wollen, benötige ich die Schutzrechte nicht (mehr). Einen zweiten Auftrag von der Konkurrenz werde ich nicht bekommen, so viele Fertigungsanlagen werden nicht in überschaubarer Zeit gebaut, und wenn, dann ist das höchstens genau ein weiterer Auftrag.

Also: Konditionen aushandeln, da gibt es viele Variablen, denn auch die Beteiligung bei dem Aufbau des Projektes ist zu berücksichtigen, eine Gewinnbeteiligung könnte ausgehandelt werden, usw. Wird Dir vermutlich wieder nicht gefallen, wäre aber meine Empfehlung. Je nach der von Dir vorgestellten Variante (oder der von mir vermuteten) Deines Projektes komme ich zu einer anderen Lösung, das ist ja das interessante an unserem Beruf.

Nicht verstanden habe ich Deine Rückfrage zum universitären Umfeld: Gerade wenn die "Patente schon da sind", benötigt man doch in der Regel einen Lizenzvertrag. Sonst wäre es doch ein Zusammenarbeits- und/oder Entwicklungsauftragsvertrag oder was auch immer.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ

 

[Asdevi]

Ich stimme Blood zu dass die Bewertung etwas schwierig ist, weil uns etliche Informationen, die du (PatFragen) hast, fehlen. Insbesondere ist nicht klar ob diese "Kooperation" bereits existiert oder jetzt erst eingegangen werden soll. Davon hängt nämlich maßgeblich ab, ob die andere Partei (also der Hersteller) überhaupt ein Interesse hat, mit deinem Mandanten noch Verträge zu schließen.

Vor diesem Hintergrund verstehe ich auch deine Fragen nicht, was man denn in einen Vertrag "aufnehmen könnte". Du kannst alles aufnehmen, was der andere auch unterschreibt. Die Frage dürfte also sein, was der andere überhaupt zu unterschreiben bereit ist. Und dies wiederum hängt nicht unerheblich von der Default-Rechtslage ab, also wie es mit den Rechten bestellt ist, wenn keiner mehr irgendwas unterschreibt.

So wie ich es verstehe, hat dein Mandant Patentschutz für bestimmte Waschmaschinen und Verfahren für ihre Herstellung, und soll nun dabei helfen (oder tut dies gerade oder hat es bereits getan?), eine Produktionsanlage zu planen, die diese Verfahren umsetzen kann. Hierbei fällt für mich ins Auge: Die Produktionsanlage selbst ist nicht patentgeschützt (sofern deine Angaben vollständig sind). Damit erübrigt sich auch die Frage, wieviele Produktionsanlagen der Hersteller bauen darf: Soviele wie er will nämlich. Er darf sie nur nicht im Geltungsbereich des Patents gegen den Willen deines Mandanten benutzen. Aber die Welt ist bekanntlich groß und weit, und ich bezweifle, dass dein Mandant lückenlosen Patentschutz genießt. Du solltest also die Möglichkeit ins Auge fassen, dass der Hersteller sich seine Anlage planen lässt, Dankeschön sagt, und ein Dutzend Kopien davon in Malaysia errichtet und betreibt. Das zum einen.

Für die konkret in Planung/Errichtung befindliche Pilotanlage, die wohl im Inland steht oder gebaut wird/werden soll, ist die Sache auch knifflig. Man könnte nämlich an der Mitwirkung zur Errichtung der Anlage, insbesondere gegen Bezahlung, eine konkludente Zustimmung zu ihrem Betrieb sehen. Und wenn dies so ist, beginnt die Erschöpfung zu greifen, will sagen: Wer ein patentgeschütztes Verfahren mit Zustimmung des Patentinhabers durchführen darf, darf auch die Produkte dieses Verfahrens kommerziell auswerten, denn sie unterliegen der Erschöpfung.

Im Endeffekt bedeutet das, dass falls noch kein Kooperatonsvertrag besteht, dringend die lizenzrechtlichen Implikationen in einem solchen geregelt werden müssen, insbesondere was die Benutzung der geplanten Anlage und der mit ihr hergestellten Produkte betrifft. Besteht ein solcher Vertrag schon, in dem diese Punkte bedauerlicherweise nicht erwähnt werden, solltest du mal probehalber versuchen, ihn so auszulegen, wie ihn vernünftige Parteien (also ein Gericht) auslegen würden. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Hersteller mit diesem Vertrag schon alles hat, was er will, und wenig Neigung verspüren wird, weitere lizenzrechtliche Verpflichtungen einzugehen.

 

[PatFragen]

Hallo Asdevi,

Erstmal danke für dein Post und das Klarmachen, dass ich doch anders denke als andere . Nicht besser oder schlechter nur anders .

Nach meiner Logik ist für die Frage was man (wirksam) in einen Vertrag aufnehmen kann, völlig irrelevant, wie die vorherigen "Geschäftsbeziehungen" waren oder noch nicht waren. OK das "wirksam" stand nicht drin, lese ich aber eigentlich mit, weil sonst kommt man entweder auf die platte Antwort "alles" oder wenn man es genauer nimmt genau auf die Aussage, man kann nur das in einen Vertrag aufnehmen, was nicht sowieso nichtig ist, und dann ist es egal, ob beide Parteien unterschreiben oder nicht, weil auch bei einer Unterschrift, steht das dann nicht im Vertrag ;-). (Ich hoffe mal, du gehst nicht davon aus, dass man in einen Vertrag (wirksam) reinschreiben kann, dass die beiden Parteien sich zu einem Mord an einer dritten Person verabreden ;-) ). Die Frage nach den "kann" bezieht sich also auf die abstrakte Möglichkeit etwas (wirksam) aufzunehmen. Die Frage, ob ein Vertrag zustande kommt, hängt dann womöglich von den vorherigen Geschäftsbeziehungen ab. Aber die Frage der Beurteilung, ob die "Gegenpartei" einen Vertrag unterschreiben würde oder nicht, hatte ich doch gar nicht gestellt. Also ist das keine fehlende Information für die gestellte Frage ;-). (Das ist für mich ein bißchen so wie der Vorwurf: "wenn ich dir die nicht gestellte Frage beantworten soll, dann brauche ich aber noch ein paar Infos" ;-) ). Da führt für mich kein logischer Weg hin . Aber wie gesagt, das ist nur meine Logik und ich behaupte nicht, dass das die einzig wahre Logik ist .

Die so beschriebene Interpretation führt zu dem zweiten Aspekt (und nur da steht kann/könnte) der gestellten Frage, für die das Beispiel des Vorschreiben eines Zulieferers angegeben war. Hier könnte man vom Lizenzvertrag und § 1 GWB kommend vielleicht überlegen, ob ein solches Vorschreiben nicht nichtig ist, d.h. nicht aufgenommen werden kann. Wie sieht das in einem solchen "Beratervertrag" aus?

Bei dem ersten Teil meiner Frage nämlich was in einen solchen "Beratervertrag" "reingehört" stand das Modalverb "sollte" (ich vertrete schon immer die Meinung, dass man die Modalverben korrekt verwenden sollte ;-) ). Und auch für die Frage des, was aufgenommen werden sollte, ist erstmal völlig uninteressant, was der andere bereit ist, zu unterschreiben oder nicht. Für mich geht es erstmal darum keine rechtlichen Fehler zu machen und Fallstricke zu übersehen, was der andere dann für eine Meinung zu der gewählten Lösung hat, ist bei der Vertragsverhandlung zu klären. Plakativ "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt", d.h. zuerst muss man mal die Gefahr (Fallstricke/Probleme) erkennen und dann ist die Lösung verhandelbar. Und darauf bezog sich die Frage was "sollte" drinstehen. Auf die Frage, dass da die vorherigen Geschäftsbeziehungen bekannt sein müssten, bin ich nicht mal ansatzweise gekommen, weil selbst wenn die vorher hervorragend waren, würde ich trotzdem keine sinnvollen Regelungen aus einem Vertrag rausnehmen ;-).

Genauso uninteressant ist für die Fragestellung nach meinem Verständnis das "technische Gebiet" gewesen. Aus dem Grunde hatte ich im ursprünglichen Post auch gar kein technisches Gebiet genannt. Der "Waschmaschinenhersteller" kam erst, nachdem in der ersten Antwort als Beispiel halt ein Wäschebeispiel kam . Auf den Gedanken, dass jetzt quasi spezifisch auf die Probleme bei der Waschmaschinenherstellung und des In-Verkehr-Bringens eingegangen wird, wäre ich auch nie gekommen, weil ich nie davon ausgegangen wäre, dass die erste Antwort per Zufall gerade das technische Gebiet richtig getroffen hätte . Da entschuldige ich mich etwas bei den Leuten, die ich damit ungewollt aufs "Glatteis" geführt habe. Aber die Vorstellung, dass das passiert, war soweit jenseits meiner Vorstellung, dass ich dadran nicht denken konnte.

Also nochmal Klartext: Es geht nicht um spezifische Probleme bei der Waschmaschinenherstellung (weil es noch nichtmal um Waschmaschinen geht) sondern allgemein um das Problem anstelle eines "normalen" Lizenzvertrags einen solchen "Beratervertrag" abzuschließen, weil dieser nach meinem Verständnis in der gegebenen Konstellation die bessere und elegantere Lösung wäre. (Da ist noch absolut nichts in den Brunnen gefallen. Das Ganze befindet sich im Vorfeld der "Vertragsverhandlungen" ) Aber für diese Entscheidung habe ich natürlich nicht alle Infos geliefert, weil es mir ja nicht um die Frage ging, würdet ihr so einen "Beratervertrag" machen (oder doch lieber einen "normalen" Lizenzvertrag) , sondern darum, wenn man einen solchen "Beratervertrag" machen würde, was seid ihr der Meinung sollte hinein ;-).

Aber bei dir kam ja auch noch etwas in Hinblick auf die Fragestellung, bloß für dich als "Befürchtung" für mich als eine freudige Bestätigung . Nämlich genau das was mir meine Logik auch sagt: Ein Beratervertrag macht einen Lizenzvertrag wahrscheinlich (etwas abhängig von der Formulierung aber darum ging es ja um da klarer zu sehen ;-) ) zumindest in weiten Bereichen unnötig ;-). Das ist ein Punkt warum die Verwendung eines "Beratervertrags", der je "Projekt" hervorragend anzupassen ist, weil das "Projekt" genau spezifiziert werden kann, viel eleganter ist, als ein klobierer "normaler" Lizenzvertrag, der unflexibel ist. Also danke ich dir ausdrücklich für die Einschätzung, dass du die Möglichkeit auch siehst. Auch wenn du natürlich meine Frage nach Punkten, die in einen solchen "Beratervertrag" trotzdem sinnvollerweise ausdrücklich geregelt werden sollten, bzw. dort gar nicht geregelt werden können (weil unwirksam/nichtig), nicht beantwortet hast .

Und jetzt die abschließende Frage. Ist meine Logik wirklich so schräg ;-) ?

In der Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein paar Punkte in Hinblick auf die ursprüngliche Frage kommen noch viel Spass

 

[Pat-Ente]

Hi PatFragen,

ich denke, einer der kritischen Punkte, auf die die anderen Beitragenden hier hinweisen wollten ist doch die Frage, ob und was bezüglich der berührten Schutzrechte vereinbart werden sollte. Die Quintessenz ist m.E.: Beide Seiten sollten im Hinblick auf ihre Rechtssicherheit daran interessiert sein, deren Nutzung explizit zu regeln. Der Patentinhaber läuft nämlich Gefahr, dass seine Rechte (und auch seine wirtschaftlichen Interessen) beeinträchtigt werden (Stichwort Erschöpfung), und der andere Projektpartner hat ein Risiko, ein ggf. aus dem Projekt entstandenes Produkt nicht frei vermarkten zu können.

Es empfiehlt sich also grundsätzlich, u.A. die folgenden Fragen zu regeln:
- In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen darf ein Projektpartner den Gegenstand des Patents eines anderen Projektpartners nutzen, und zwar während des Projekts und insbesondere nach Abschluss des Projekts (Lizenzzahlung, regionale Beschränkungen, ...)?
- Wie werden Erfindungen, die ggf. im Rahmen des Projekts gemacht werden, behandelt (wer wird Inhaber, wer darf sie in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen während des Projekts und nach Projektabschluss nutzen etc.)?

Natürlich hängen die o.g. Risiken und deren Behandlung von Art und Umfang des Projekts ab. Da Du keine genauen Angaben dazu gemacht hast (machen konntest), ist das schwer zu beurteilen. Nur die grundlegende Lehre ist klar: Es besteht jedenfalls ein Potenzial für nachgelagerte Streitigkeiten; das kann man durch klare Regelungen im Vorfeld begrenzen.

P.S.: Tu' mir einen Gefallen und reduziere die Anzahl der ;-) die werfen mich immer aus dem Lesefluss :-(