PCT-Anmeldung: Änderungen nach Regel 19?

[Marc N. Zeichen]

Schließe ich daraus richtig, dass es keinerlei Sinn macht (abgesehen von einem möglichen besseren provisorischen Schutz), geänderte Ansprüche nach Art. 19 einzureichen, wenn die PCT-Anmeldung ausschließlich in EP regionalisiert/nationalisiert werden soll?

Sprich, es kommt ganz normal die Mitteilung nach Regel 161/162, und erst danach beginnt die Prüfung und Diskussion der geänderten Ansprüche vor dem EPA -- also genauso, als ob in der internationalen Phase gar keine geänderten Ansprüche eingereicht worden wären?

 

[hyperandy]

Schließe ich daraus richtig, dass es keinerlei Sinn macht (abgesehen von einem möglichen besseren provisorischen Schutz), geänderte Ansprüche nach Art. 19 einzureichen, wenn die PCT-Anmeldung ausschließlich in EP regionalisiert/nationalisiert werden soll?

Sprich, es kommt ganz normal die Mitteilung nach Regel 161/162, und erst danach beginnt die Prüfung und Diskussion der geänderten Ansprüche vor dem EPA -- also genauso, als ob in der internationalen Phase gar keine geänderten Ansprüche eingereicht worden wären?

Ja so würde ich das auch sehen. Art 19 PCT bringt m.E. nicht so viel; eher Art.34 PCT mit Prüfung, z.B.wenn man viele Länder hat und auf eine positive Vorläufige Meinung aus ist.

 

[Marc N. Zeichen]

Nun, vor dem EPA bringt es ja anscheinend gar nichts.

Wozu dann überhaupt das Art. 19-Kästchen im Formular 1200, wenn die Änspruchsänderungen das EPA zum Zeitpunkt des Eintritts in die regionale Phase eh nicht interessieren?

 

[hyperandy]

Das ist - denke ich - historisch bedingt, es gab eben immer schon Art. 19 und 34 PCT, wobei man die Internationale Prüfung haben musste, wenn man in bestimmten Ländern die Verlängerung von 20 auf 30 Monate wollte. Das gibt es heute natürlich nicht mehr. Erst dann kamen gewissen Änderungen bei EPA, dass man auf den Schriftlichen Bescheid beim Eintritt regionale Phase antworten musste.

 

[Pat-Ente]

Marc N. Zeichen:
Schließe ich daraus richtig, dass es keinerlei Sinn macht (abgesehen von einem möglichen besseren provisorischen Schutz), geänderte Ansprüche nach Art. 19 einzureichen, wenn die PCT-Anmeldung ausschließlich in EP regionalisiert/nationalisiert werden soll?

Sprich, es kommt ganz normal die Mitteilung nach Regel 161/162, und erst danach beginnt die Prüfung und Diskussion der geänderten Ansprüche vor dem EPA -- also genauso, als ob in der internationalen Phase gar keine geänderten Ansprüche eingereicht worden wären?

Man kann aber, wenn man die Beanstandungen aus dem ISR/IPRP addressiert hat, z.B. durch Anspruchsänderungen (und eventuelle Anspruchsgebühren bezahlt hat), auf die Mitteilung nach R161/162 verzichten. Dann ist man schneller im Prüfungsverfahren und bekommt ggf. auch früher ein Patent erteilt, kann also Zeit (und möglicherweise Jahresgebühren) sparen.

 

[Marc N. Zeichen]

OK -- der Verzicht auf die Mitteilung nach R161/162 erfordert ja gleichzeitig, die "obligatorische Erwiderung" einzureichen.

Andererseits darf zusammen mit einer Änderung der Ansprüche nach Art. 19 PCT in der internationalen Phase ein Statement nach Art. 19 PCT vorgelegt werden, in dem die Änderungen erläutert werden. Wenn man dort innerhalb der erlaubten 500 Worte gleichzeitig eine argumentative Replik auf die WO-ISA unterbringt, und dann beim Eintritt in die europäische Phase darauf hinweist, dass mit dem Statement nach A.19 PCT die "obligatorische Erwiderung" dem Amt bereits vorliegt, sollte es doch möglich sein, dass auf dieser Basis gleich der erste EPA-Prüfungsbescheid erstellt wird?

Oder was soll das jetzt wieder heißen, in R. 46.4 PCT:

Die Erklärung [das Statement nach Art. 19 PCT] darf keine herabsetzende Äußerung über den internationalen Recherchenbericht oder über die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten.

Darf man also keine Gegenargumentation gegen den WO-ISA in das Statement nach Art. 19 PCT reinschreiben -- oder soll man nur seine Ausdrucksweise mäßigen...?

 

[philkopter]

Werden Änderungen nach Art. 19, R. 46 PCT vom EPA tatsächlich nicht berücksichtigt?

nur zur Klarstellung: es ging doch im Szenario um Änderungen, die eben nicht unter A19 PCT eingereicht wurden sondern "zur Kenntnisname" ans Amt. Diese werden nicht berücksichtigt. A19 Änderungen natürlich schon.

 

[Marc N. Zeichen]

A19 Änderungen [werden vom EPA] natürlich schon [berücksichtigt].

Wobei berückstichtigt? Es ergeht doch so oder so nur die Mitteilung nach R161/162, man solle die im WO-ISA genannten Mängel beheben. A19 Änderungen hin oder her.

 

[philkopter]

das ist richtig. nicht unbedingt so, dass man antworten muss (wenn EPA nicht ISA), aber in Form A, B oder C ergeht die Mitteilung immer. Inzwischen kann man allerdings auch drauf verzichten und direkt eine 94(3) bekommen.

Der Vorteil die 161/162 zu bekommen ist der, dass man sicher weiß mindestens noch einen weiteren Bescheid zu bekommen. Denn es muss eine 94(3) ergehen bevor geladen oder zurückgewiesen werden kann. Zudem können die A19 Änderungen ja international gehalten werden (zB in der Pharma mit method of treatment Ansprüchen), während man dann auf die 161/162 EP-spezifische Änderungen einreichen kann, auf deren Basis man dann ja auch erst Anspruchsgebühren zahlt. Insgesamt schon sinnvoll das Verfahren...

 

[Marc N. Zeichen]

Wie meinen...?

Also wo werden

A19 Änderungen [vom EPA] natürlich schon [berücksichtigt].

?

 

[philkopter]

Ja klar, denn Artikel 19 PCT Änderungen werden mit der Anmeldung veröffentlicht; siehe PCT Leitfaden.

Beim Eintritt in die reg. Phase reicht man diese also mit ein und basiert darauf das weitere Verfahren. Eine informelle Stellungnahme mit weiteren Änderungen wird hingegen nur veröffentlicht, ist aber nicht Bestandteil der Unterlagen, die beim Eintritt in die reg. Phase eingereicht werden.

Edit: Ich habe keine Ahnung in welchem Stadium der Ausbildung du dich befindest oder ob du sogar schon fertiger Anwalt bist. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, kann ich aber empfehlen mal den Anmelderleitfaden der WIPO und des EPA zu lesen. Das sind ziemlich essentielle Dinge ehrlich gesagt. Ich kann mich z.B. an eine Frage in einem früheren D-Teil der EQE erinnern, in der es um eben die Veröffentlichung von informellen Stellungnahmen ging, die dann Stand der Technik werden.

 

[Marc N. Zeichen]

Beim Eintritt in die reg. Phase reicht man [die Artikel 19 PCT Änderungen] also mit ein und basiert darauf das weitere Verfahren.

Doch gerade nicht. Weder reicht man die Artikel 19 PCT Änderungen hier nochmal ein, da sie dem EPA ja schon vorliegen, noch basiert das weitere Verfahren darauf, da beim Eintritt in die regionale Phase eine ganz normale

Mitteilung nach R161/162 [ergeht], man solle die im WO-ISA genannten Mängel [der ursprünglichen Ansprüche] beheben. A19 Änderungen hin oder her.

Verzicht auf Mitteilung nach R161/162 hatten wir ja oben schon, das ist was anderes -- aber dann muss mit Eintritt in die regionale Phase auch bereits eine Erwiderung auf den WO-ISA vorliegen bzw. mit eingereicht werden, so dass das EPA (NUR in diesem Fall mit den nach A. 19 PCT geänderten Ansprüchen) direkt ins Prüfungsverfahren einsteigen kann.

...kann ich aber empfehlen mal den Anmelderleitfaden der WIPO und des EPA zu lesen.

Ich könnte mich täuschen, aber mir scheint, Du hast jetzt die Rückfrage auf Deine Angabe

A19 Änderungen [werden vom EPA] natürlich schon [berücksichtigt]

drei mal nicht bzw. nicht richtig beantwortet -- und kommst nun mit "RTFM"?


Also nochmal, wo berücksichtigt das EPA beim Eintritt in die regionale Phase A. 19 PCT-Anspruchsänderungen?

Aktueller Stand: Normalerweise gar nicht.

 

[Marc N. Zeichen]

Hi @all,

da dies nun anscheinend der Stand der Erkenntnis ist:

Wo berücksichtigt das EPA beim Eintritt in die regionale Phase die A. 19 PCT-Anspruchsänderungen?

Normalerweise gar nicht.

Wie ist also vorzugehen, damit das EPA direkt mit den nach Art. 19 geänderten Ansprüchen in das Prüfungsverfahren einsteigt:

1. Optional Antrag auf vorgezogene Bearbeitung stellen.
   
   
2. Optional PACE-Antrag stellen.
   
   
3. Alle Erfordernisse zum Eintritt in die europäische Phase erfüllen.
   
   
4. Zur Vermeidung des Erlasses einer (sich stets auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche beziehenden) Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, die sonst auch im Fall der vorgezogenen Bearbeitung ergehen würde, Verzicht auf das Recht des Erhalts der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ erklären, und
   
   
5. die zum Wirksamwerden dieses Rechtsverzichts erforderlichen Schritte einleiten einleiten, darunter insbesondere eine Bescheidserwiderung auf den WO-ISA einreichen ("obligatorische Erwiderung").

Nur wenn mindestens die obigen Erfordernisse 3 bis 5 erfüllt sind, berücksichtigt das EPA die nach Art. 19 geänderten Ansprüche bereits beim Eintritt in die regionale Phase, und erlässt daraufhin einen Erteilungs- oder Prüfungsbescheid -- Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2017 zum Formblatt 1200 hin oder her.

Soweit korrekt?

 

[Asdevi]

Hier geht mMn einiges durcheinander.

"Mitteilung nach 161/162":
Von dieser Sorte gibt es drei verschiedene. Und unterschiedlich sind auch die Rechtsfolgen, wenn man nicht antwortet.

Zunächst einmal gibt es die Mitteilung nach 161(2)/162 (Form 1226CC). Dieser ergeht, wenn das EPA nicht ISA war. In dem Fall ist die Beantwortung immer freiwillig.

Dann gibt es zwei verschiedene Mitteilungen nach 161(1)/162 (Form 1226AA und Form 1226BB). Diese ergehen, wenn EPA ISA war.
AA ergeht, wenn der Anmelder bei Eintritt in die EP-Phase angibt, dass der Anmeldung die Ansprüche wie recherchiert zugrundegelegt werden sollen. Dann ist eine Antwort auf die Einwände des EPA-ISA Pflicht.
BB ergeht, wenn der Anmelder irgendeine andere Anspruchsfassung als Grundlage für das EP-Verfahren angibt. Das können geänderte Ansprüche nach Art. 19 PCT sein, oder geänderte Ansprüche, die beim EP-Eintritt eingereicht werden. Wenn die Ansprüche gegenüber den vom EPA-ISA recherchierten geändert wurden, gilt das als Erwiderung auf die Einwände. Daher ist eine Antwort hier freiwillig. Man kann die Ansprüche nochmal ändern, man kann erklären, warum die geänderten Ansprüche die Einwände des EPA-ISA ausräumen, oder man kann gar nichts tun.

Verzicht auf die Mitteilung:
Ist genau dann wirksam, wenn der Anmelder allen Pflichten, die sich aus der Mitteilung ergeben würden, bereits nachgekommen ist. Im Fall von CC und BB also immer, denn da gibt es keine Pflichten. Im Fall von AA muss man auf die Einwände geantwortet haben. Hat man das nicht, kriegt man das AA-Formular trotz Verzicht.

Berücksichtigung von Art. 19-Änderungen:
Die werden genau dann berücksichtigt, wenn der Anmelder sagt, dass sie berücksichtigt werden sollen. Man gibt beim Eintritt in die EP-Phase nämlich an, mit welchen Ansprüchen man eintritt. An dieser Angabe entscheidet sich auch, welches 161-Formular man bekommt. Wenn man nichts angibt, gelten die anhängigen Ansprüche, im Fall von (rechtzeitigen) Art. 19-Änderungen also die geänderten.

Quintessenz: Wenn man Art. 19-Änderungen eingereicht hat und nicht mit Fleiß angibt, dass das EPA sie nicht berücksichtigen soll, kann man immer auf die 161-Mitteilung verzichten, denn dann bestünde keine Pflicht, auf diese zu antworten (BB- oder CC-Formular). Desgleichen, wenn man dies nicht getan hat, aber bei EP-Eintritt geänderte Ansprüche einreicht.

 

[Marc N. Zeichen]

AW: PCT-Anmeldung: Änderungen nach Artikel 19?

Danke, ich korrigiere dann wie folgt:

Wo berücksichtigt das EPA beim Eintritt in die regionale Phase die A. 19 PCT-Anspruchsänderungen?

Wenn beim Eintritt in die europäische Phase im Formular 1200 auf S. 3 unter Ziff. 6 angekreuzt wird:

6. Dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I) sind [...] die vom Internationalen Büro veröffentlichten Anmeldungsunterlagen [...] mit etwaigen geänderten Ansprüchen nach Artikel 19 PCT [zugrundezulegen]

…und wenn zudem die folgenden Erfordernisse erfüllt werden:

1. Optional Antrag auf vorgezogene Bearbeitung stellen.
   
   
2. Optional PACE-Antrag stellen.
   
   
3. Alle Erfordernisse zum Eintritt in die europäische Phase erfüllen.
   
   
4. Optional: Verzicht auf die Mitteilung nach 161/162 erklären; Verzichtserklärung dürfte aber die Einleitung des Prüfungsverfahrens beschleunigen, da nur bei Verzichtserklärung keine Mitteilung nach 161/162 ergeht -- in diesem Fall die Variante 1226B -- und auch nicht die Sechsmonatsfrist nach Zustellung der Mitteilung ausgelöst wird, und
   
   
5. eine Bescheidserwiderung auf den WO-ISA einreichen ("obligatorische Erwiderung").

Nur wenn mindestens die obigen Erfordernisse 3 und 5 erfüllt sind, berücksichtigt das EPA die nach Art. 19 geänderten Ansprüche bereits beim Eintritt in die regionale Phase, und erlässt ohne weitere Eingaben des Anmelders einen Erteilungs- oder Prüfungsbescheid.


Jetzt konsensfähig?

Für interessant halte ich übrigens dieses Zitat aus der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ:

Hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase bereits Änderungen eingereicht oder in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen aufrechterhalten und/oder Bemerkungen eingereicht, welche als Erwiderung gelten können [...], so ergeht keine Aufforderung nach Regel 161 (1) EPÜ [eine Mitteilung nach Regel 161/162 allerdings schon]

Daraus lässt sich meines Erachtens schließen, dass die beiden weiter oben im Thread diskutierten Institute "Erklärung" nach Art. 19 PCT sowie "informelle Stellungnahme" nach ISPE 2.15 beide als obligatorische Erwiderung auf den WO-ISA "gelten können", und somit den direkten Einstieg ins Prüfungsverfahren vor dem EPA beim Eintritt in die europäische Phase erlauben.

 

[Fip]

Asdevi hat das Ganze gut zusammengefasst.

Vielleicht nur der Vollständigkeit halber: Formblatt 1226BB ergeht auch dann, wenn der der WO-ISA, der vom EPA erstellte IPER oder die Erläuterungen im SISR positiv (ausgehend von den in B-XII, 3.9 der Richtlinien dargelegtenGrundsätzen) positiv waren, das EPA also theoretisch sofort erteilen könnte.

siehe hier: Mitteilung des EPA, ABl. EPA 2010, 406. (Seite 408 unter II.)

 

[Marc N. Zeichen]

AW: PCT-Anmeldung: Änderungen nach Artikel 19

Hier fällt mir gerade noch folgendes auf bei Asdevis Beitrag von neulich:

[Mitteilung nach 161(1)/162 -- Form 1226BB] ergeht, wenn der Anmelder [geänderte Ansprüche nach Art. 19 PCT] als Grundlage für das EP-Verfahren angibt. Wenn die Ansprüche gegenüber den vom EPA-ISA recherchierten geändert wurden, gilt das als Erwiderung auf die Einwände.

Dass alleine schon die Anspruchsänderung als Erwiderung gilt, erscheint mir zweifelhaft, da die entsprechenden Vorschriften n.m.V. besagen, dass eine separate Erwiderung (auf den WO-ISA) eingereicht werden muss, bzw. beim Eintritt in die europäische Phase vorliegen muss ("obligatorische Erwiderung").

Nur wenn (spätestens) beim Eintritt in die europäische Phase bereits eine Erwiderung auf den WO-ISA vorliegt, kann das EPA direkt ins Prüfungsverfahren einsteigen. Andernfalls ergeht doch noch die Mitteilung nach R. 161(1)/162 mit der Aufforderung, eine Erwiderung einzureichen -- und zwar auch dann, wenn die Ansprüche nach Art. 19 PCT geändert wurden.