ArbnErfG Miterfinder will Declaration & Assignment nicht unterschreiben

[Patentknecht]

In DE wurde eine Diensterfindung zweier Miterfinder von einem Unternehmen in Anspruch genommen und beim DPMA zum Patent angemeldet. Ferner hat das Unternehmen über US-Patentanwälte eine Patentnachanmeldung zu der Diensterfindung beim USPTO eingereicht.

Nun sind beim DPMA die Erfinderbenennung und beim USPTO "Declaration & Assignment" einzureichen. Allerdings weigert sich einer der Miterfinder, "Declaration & Assignment" zu unterschreiben. Wie kann das Unternehmen vorgehen, um trotzdem die Patentnachanmeldung aufrecht zu erhalten?

 

[silvio_h]

Den Erfinder mal auf die Kommentierung zu § 15 ArbEG hinweisen und arbeitsrechtliche Konsequenzen androhen (ist nicht so nett, aber die Verweigerung ist auch nicht so nett)..

Sonst mit den US-Anwälten mal beraten, wie hoch die Hürden tatsächlich sind, Assignment und Declaration zu "umgehen"

 

[Patentknecht]

Danke für die Tipps.

Der letzte hat zur Lösung geführt: es gibt für den Fall ein Ersatzformular ("Substitute Statement...") vom USPTO.

 

[silvio_h]

Nunja, es ist eine Lösung für den einmaligen Fall.

Insofern der Erfinder noch im Unternehmen ist und regelmäßig als (Mit-)Erfinder in Erscheinung tritt, sollte man vielleicht noch eine Schulung über Patenterteilungsverfahren, Formalitäten und die beiderseitigen Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und -geber nach ArbEG mit dem Erfinder oder besser mit der gesamten R&D durchführen..

 

[Armin]

In DE wurde eine Diensterfindung zweier Miterfinder von einem Unternehmen in Anspruch genommen und beim DPMA zum Patent angemeldet. Ferner hat das Unternehmen über US-Patentanwälte eine Patentnachanmeldung zu der Diensterfindung beim USPTO eingereicht.

Nun sind beim DPMA die Erfinderbenennung und beim USPTO "Declaration & Assignment" einzureichen. Allerdings weigert sich einer der Miterfinder, "Declaration & Assignment" zu unterschreiben. Wie kann das Unternehmen vorgehen, um trotzdem die Patentnachanmeldung aufrecht zu erhalten?

Also obwohl "Declaration & Assignment" in USA ja standardmäßig verlangt werden (was wohl noch aus Pre-AIA-Zeiten stammt, als nur die Erfinder Anmelder sein konnten, und die Erfindung dann eben gleichzeitig per Assignment an den Arbeitgeber/Assignee übertragen werden musste), passt die Forderung, ein "Declaration & Assignment" unterschreiben zu müssen, hier bzw. post-AIA doch eigentlich gar nicht (mehr) zur Sach- und Rechtslage.

Denn Inhaber der Rechte an der Erfindung zum Zeitpunkt der US-Anmeldung sind ja nicht mehr die Erfinder, sondern per ArbnErfG deren deutscher Arbeitgeber. Somit ist das "Declaration & Assignment"-Formular ja eigentlich überflüssig um nicht zu sagen unwirksam, und es sollte von der Anmelderin stattdessen z.B. eine Kopie der Inanspruchnahmeerklärung vorgelegt werden als Nachweis der Inhaberschaft an den Erfindungsrechten.

Richtig gedacht?

 

[Asdevi]

Also ich bin weit entfernt davon, Experte im US-Recht zu sein, aber soweit ich weiß sind Assignments immer noch nötig.

Das Grundproblem ist, dass der Bund laut US-Verfassung nur Erfindern Patente erteilen kann, und niemandem sonst. Eine US-Anmeldung ist damit immer mit dem Antrag verbunden, dem Erfinder das Patent zu erteilen. Was das AIA eingeführt hat, ist eine Art gesetzliche Prozessstandschaft: Es ist jetzt einem "Assignee" erlaubt, das Anmeldeverfahren im Interesse des Erfinders zu betreiben. Der Anmelder und Verfahrensbeteiligte ist jetzt der Assignee, aber er beantragt, dass das Patent dem Erfinder erteilt wird, und dies geschieht bei erfolgreichem Verfahrensabschluss auch. Und um ein solches Verfahren im Interesse des Anmelders betreiben zu können, muss der Dritte aber eben zwingend "Assignee" sein.

Dass hier eine deutsche Inanspruchnahme hilft, bezweifle ich, denn wer das Recht auf ein US-Patent hat, bestimmen immer noch die US-Gesetze. Deutschland kann nicht mit deutschen Gesetzen festlegen, wem die USA ein Patent zu erteilen haben. Der Anspruch auf die Erteilung eines US-Patents ist grundsätzlich unübertragbar, es bleibt immer beim Erfinder - dieser darf lediglich zustimmen, dass jemand anderes das Verfahren für ihn betreibt. Deutsches Recht kann aber auch nicht festlegen, dass ein Arbeitgeber, der in Anspruch genommen hat, zur Prozessstandschaft nach US-Recht berechtigt sein soll.

 

[Armin]

Das Grundproblem ist, dass der Bund laut US-Verfassung nur Erfindern Patente erteilen kann, und niemandem sonst. Eine US-Anmeldung ist damit immer mit dem Antrag verbunden, dem Erfinder das Patent zu erteilen. Was das AIA eingeführt hat, ist eine Art gesetzliche Prozessstandschaft: Es ist jetzt einem "Assignee" erlaubt, das Anmeldeverfahren im Interesse des Erfinders zu betreiben. Der Anmelder und Verfahrensbeteiligte ist jetzt der Assignee, aber er beantragt, dass das Patent dem Erfinder erteilt wird, und dies geschieht bei erfolgreichem Verfahrensabschluss auch. Und um ein solches Verfahren im Interesse des Anmelders betreiben zu können, muss der Dritte aber eben zwingend "Assignee" sein.

Hochinteressant. Wär klasse, hierzu noch einen passenden Abschnitt im MPEP zu finden!