ArbnErfG Meldepflicht bei Diensterfindung

[badford]

Guten Tag.

Ich bin seit 2 Jahren Hochschullehrer an einer öffentlichen Hochschule. Gleichzeitig bin ich aber auch Teilhaber und Geschäftsführer einer GmbH, bei der ich schon vor meinem Wechsel zur Hochschule hauptamtlich tätig war. Die Tätigkeit als GmbH-Geschäftsführer ist seitens der Hochschule als Nebentätigkeit genehmigt, und ich führe sie unentgeltlich (reine Organstellung) aus.
Ich habe mich an der Hochschule auch weiterhin mit den Themen der GmbH (ohne Auftrag) beschäftig und auch gemeinsame Publikationen mit ehemaligen Kollegen der GmbH erstellt. Alles auf Basis einer unverbindlichen Kooperation (also ohne Kooperationsverträge). Nun stehe ich vor einem Interessenkonflikt und weiß nicht, wie ich mich richtig verhalte. Ich habe eine Erfindung gemacht, die für die GmbH von Nutzen ist. Da ich nun aber im Dienst der Hochschule stehe, müsste ich die Erfindung melden. Da die Hochschule auch Wettbewerber meiner GmbH als Interessenten für die Verwertung des Patentes gewinnen würde, verletze ich bei einer Meldung aber die Interessen der GmbH, der ich als GF ebenfalls verpflichtet bin. Wie ist dieser Fall zu bewerten und was könnte ich tun?

freundliche Grüße

 

[Alex:jura]

Lieber Hochschullehrer,

das sind Rechtsfragen und die sollten durch einen kompetenten Anwalt (Patentanwalt) beantwortet werden.

Dennoch möchte ich hier wenigstens kurze Ausführungen machen. Der Sachverhalt ist nicht ganz eindeutig, was ist reine Organstellung gegenüber der Position als Geschäftsführer. Nur weil etwas nicht schriftlich fixiert ist, gibt es dennoch einen (Kooperations)Vertrag.

Grundsätzlich muss ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung seinem Arbeitgeber melden.
Ein Geschäftsführer ist kein Angestellter und seine Pflichten ergeben sich aus seinem Geschäftsführervertrag.

Am wichtigsten ist doch Rechtssicherheit für die GmbH zu gewährleisten, oder. Ich selber berate eine Universität exklusiv und in solchen Fällen finde ich mit dem Prof und der Unileitung sinnvolle Ergebnisse. Warum nicht die Hochschule an der Erfindung durch eine kleine Lizenz beteiligen und die Erfindung durch die GmbH nutzen lassen?

Ich hoffe die Ausführungen sind soweit verständlich. Ein Mehr kann und sollte aber auf einer solchen Plattform nicht geleistet werden.

Liebe Grüße
Alex

 

[Tadzio]

Hallo Badford,

Ihre Frage kann Ihnen nur ein Rechts- oder Patentanwalt beantworten.

Viele Grüße,

Tadzio

 

[Pat-Ente]

Ihre Frage kann Ihnen nur ein Rechts- oder Patentanwalt beantworten.

Gerade letztere sollten doch hier anzutreffen sein ;-)

Aber was Tadzio meint, ist eher, dass im Rahmen dieses Forums keine Rechtsberatung geleistet werden kann. In dem geschilderten Fall kann es aber auf viele Details ankommen (insbesondere, wie schon von Alex erwähnt, den Geschäftsführervertrag), so dass die Konsultation eines (Patent-)Anwalts anzuraten ist.

 

[Fip]

Wenn Sie als Angestellter der Hochschule eine Erfindung gemacht haben, müssen Sie melden, es sei denn sie lehnen aufgrund Ihrer Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung Ihrer Diensterfindung ab. Dann sind Sie nicht verpflichtet, die Erfindung der Hochschule zu melden (§ 42 Arbeitnehmererfindergesetz enthält besondere Regelungen für Erfindungen an Hochschulen). Verhalten Sie sich in Bezug auf Ihren Arbeitsvertrag und der sich daraus ergebenen Pflichten gegenüber Ihrem Diensthernn pflichtwidrig, können Sie sich schadenersatzpflichtig machen.

Als Geschäftsführer einer GmbH sind sie kein Arbeitnehmer. Mit Blick auf die GmbH sind Sie - sofern keine abweichenden Regelungen getroffen sind - freier Erfinder, das Arbeitnehmererfindergesetz findet keine Anwendung. Eine Meldepflicht besteht im Grundsatz nicht, wobei jedoch - das haben Sie erkannt - vertragliche (Neben-)Pflichten bestehen können.

Außerdem könnte es sein, dass Sie aus Ihrem Gesellschaftervertrag vertragliche (Neben-)Pflichten gegenüber Ihren Mitgesellschaftern trifft, die Sie ebenfalls zur Rücksichtnahme auf die Interessen Ihrer Mitgesellschafter verpflichten.

Insgesamt ist das ein komplexer, eher ungewöhnlicher Fall, der sich ohne Kenntnisse aller Details nicht beantworten lässt (schon gar nicht in einem Forum wie diesem, dass keine Rechtsberatung leisten kann und auch keine leisten darf).

Daher der Rat: Holen Sie sich einen Rechtsrat ein (und zwar nicht bei einem Feld- Wald- und Wiesenanwalt, sondern bei einem Rechts- oder Patentanwalt, der sich mit der Materie auskennt).

Davon abgesehen dürfte es die beste Strategie sein, von Anfang an offen mit allen Beteiligten darüber zu sprechen. Sie müssen ja nicht gleich allen die Erfindung offenbaren.

 

[Alex:jura]

Lieber Fip,

ganz so sehe ich das nicht. Er muss die Erfindung zumindest soweit darstellen, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob es sich um eine freie Erfindung handelt. Deswegen ist das Melden der Diensterfindung zwingend.

Also am Besten melden und dann sich mit den Beteiligten zusammensetzen oder wie mehrfach angesprochen (vorab) einen kompetenten Patenanwalt ansprechen.

LG
Alex

 

[Redakteur]

Hinweis für badford:

Wie bereits von meinen Vorrednern erwähnt, ist dies kein Rechtsberatungsforum, so dass die hier erhaltenen Informationen eine Beratung durch einen Rechts- oder Patentanwalt nicht ersetzen sollen und können, selbst wenn diese richtig sein mögen.

Angesichts der interessanten Problemstellung wird die Diskussion jedoch nicht geschlossen.

Gruß

Dieter Gröbel
Redakteur

 

[badford]

Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Ich erwarte hier selbverständlich keine Rechtsberatung. Aber wie so oft im Leben, helfen die Einschätzungen von Fachleuten ein eigenes Bauchgefühl zu entwickleln.

Einen zusätzlichen Hinweis möchte ich noch geben: Die GmbH hat einen (hauptamtlichen) Geschäftsfüher, der auch einen Geschäftsführervertrag (Anstellung) hat und somit auch ein GF-Gehalt bezieht. Ich bin lediglich als zusätzlicher GF (für Vertretungsfälle) in reiner Organstellung bestellt und habe keinen Geschäftsführervertrag. Ich beziehe kein GF-Gehalt. Das ist auch laut GmbH-Gesetz möglich. Ich denke aber nicht, dass dies etwas am geschilderten Problem ändert.

Das Problem, dass ich bei einer sofortigen Erfindungsmeldung bei der Hochschule sehe ist, dass ich dann evtl. keinen Einfluss mehr auf die Verwertung habe. Im schlimmsten Fall füge ich der GmbH Schaden zu, indem Wettbewerber als Verwerter angesprochen werden. Und wenn man erst einmal schlafende Hunde geweckt hat...

 

[Fip]

Lieber Fip,

ganz so sehe ich das nicht. Er muss die Erfindung zumindest soweit darstellen, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob es sich um eine freie Erfindung handelt. Deswegen ist das Melden der Diensterfindung zwingend.

Lieber Alex:jura,

§ 42 ArbEG lautet:

Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen:
1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.
3. ...
4. ...
5. ...

Woraus liest Du da eine "Darstellungspflicht"? Und was wäre der Unterschied zwischen einer "Meldepflicht" und einer "Darstellungspflicht"?

Wenn da steht, er muss nicht melden, wenn ..., dann heißt das ganau das, nämlich dass er nicht melden muss. Was genau muss er denn dann "darstellen"? Kannst Du mir zu Deiner These eine Fundstelle nennen?

 

[Alex:jura]

Ja! Wo liegt das Problem? Er will die Erfindung ja nicht (ausschließlich) für seine Lehre verwenden/veröffentlichen. Somit sind die §§42 I+II nicht einschlägig.

Hier soll ja die Erfindung nicht offenbart werden, damit die GmbH das Ganze nutzen kann. Ergo --> Vermarktung der Erfindung (Dienstherr soll die Früchte tragen).
So wird das sicherlich auch jeder Richter sehen, eine andere Vorgehensweise birgt für mich die Gefahr der Rechtsmissbräuchlichkeit und zur Rechtsunsicherheit.

Somit zwei Möglichkeiten:

1) Veröffentlichen --> Alle können die Erfindung nachahmen (Allgemeine Nachahmungsfreiheit), auch GmbH
2) Verwerten --> Zwingend eine Melden (nach §5 oder §18) der Erfindung an den Dienstherrn

Zu 2) weitere Alternativen

a) Erfinder geht von freier Erfindung aus §§18 ff ArbNErfG. Nach §18 I muss der Arbeitgeber in die Lage versetzt werden zu beurteilen, ob eine freie Erfindung vorliegt.

b) Diensterfindung. Dann Meldepflicht nach §§5 ff mit höheren Offenbarungspflichten nach §5 II

Nochmal, Hochschulen haben gar kein Interesse Erfindungen zu patentieren, wenn nicht eine Vermarktung aussichtsreich ist. Warum also nicht melden. Uni nimmt in Anspruch und hat dann die Pflicht zur Anmeldung (inkl. Kosten) mit ggf. späterem Zwang des Anbietens. Unis/Hochschulen sind völlig rational. Hier könnte die Uni anmelden mit Auswirkung aufs Ranking, etc. und die GmbH nutzt das Ganze mit einer exklusiven Lizenz.

Gruß

Alex

 

[Fip]

@Alex:jura:

Es tut mir leid, aber ich kann Deinem letzten Beitrag nicht folgen. Erstens verstehe ich nicht, was Du sagen willst. Zweitens teile ich Deine Auffassung nicht (sofern ich sie aus dem, was Du geschrieben hast, überhaupt richtig herauszulesen vermag).

 

[Lysios]

Mein Verständnis von Alex:jura in Beitrag #10 ist wie folgt:

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob eine freie Erfindung oder eine Diensterfindung vorliegt. Davon abhängig besteht eine Meldepflicht entweder nach § 18 ArbEG oder nach § 5 ArbEG.

Der § 42 ArbEG ermöglicht nur eine Befreiung der Meldepflicht nach § 5 ArbEG aber nicht von der Meldepflicht nach § 18 ArbEG.

Jetzt muss der Hochschulerfinder für sich selbst beurteilen, ob er eine freie Erfindung gemacht hat oder nicht. Entscheidet er sich für eine freie Erfindung, dann muss er hier nach § 18 ArbEG melden, da er die Erfindung in der GmbH verwerten will.

Entscheidet er sich für eine Diensterfindung, dann muss er diese nach § 5 ArbEG melden, da er von dem Hochschullehrerprivileg gerade nicht Gebrauch machen will, da er die Erfindung in der GmbH nutzen will.

Egal wie, es bleibt eine Meldepflicht. Entscheidend ist m.E. daher, ob es tatsächlich eine Diensterfindung darstellt. Anhand der vorgebrachten Fakten sehe ich ganz klar eine Diensterfindung.

Die Problematik bzgl. der Treuepflichten in Bezug auf die GmbH: Wenn man hier tatsächlich eine Verletzung von Pflichten konstruieren kann, dann ist das Kind schon vor der Erfindung in den Brunnen gefallen, denn die Erfindung stellt dann nur eine Konsequenz der Pflichtverletzung dar. Wie man das jetzt wieder heilen könnte, lässt sich aber nun wirklich nicht im Rahmen dieses Forums klären. Insoweit sind m.E. die Empfehlungen im Beitrag #10 schon sehr mit Vorsicht zu genießen.

 

[Alex:jura]

Danke für die gute Wiedergabe meiner Gedanken und dem diesbezüglichen Zustimmen.

Warum die Empfehlungen mit Vorsicht zu genießen sind verstehe ich nicht ganz.

1) Falls Treuepflichten verletzt sind ginge man die Gefahr ein, die Treuepflichten auf Dauer zu verletzen. Dies kann nicht im Interesse aller Beteiligten sein. --> Dies bedarf einer Klärung.

2) Spannend finde ich die Treuepflichten-Diskussion im Allgemeinen, da die eine Pflicht (Melden einer Erfindung) gesetzlich kodifiziert ist, während die andere eine vertrgliche darstellt. Es spricht durchaus einiges dafür, dass die vertraglichen Pflichten so zu lesen sind, dass diese nur insoweit gelten, als das gesetzliche Regelungen nicht betroffen sind. Aber hier ist sicherlich noch tiefer Analysebedarf.

Gruß

 

[Lysios]

Warum die Empfehlungen mit Vorsicht zu genießen sind verstehe ich nicht ganz.

Die Antwort darauf hast Du Dir doch schon selbst gegeben: Hier müssen alle Fakten ganz genau abgeklärt werden.

Ich würde hier aber zumindest erwarten, dass die auftretenden Rechtsprobleme noch im Rahmen der Befugnisse eines Patentanwalts bleiben werden.

 

[grond]

2) Spannend finde ich die Treuepflichten-Diskussion im Allgemeinen, da die eine Pflicht (Melden einer Erfindung) gesetzlich kodifiziert ist, während die andere eine vertrgliche darstellt. Es spricht durchaus einiges dafür, dass die vertraglichen Pflichten so zu lesen sind, dass diese nur insoweit gelten, als das gesetzliche Regelungen nicht betroffen sind.

Angesichts der Tatsache, dass es keinen ausdrücklichen Geschäftsführervertrag gibt und die Aufgabe unentgeltlich wahrgenommen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass man zu der Ansicht gelangen würde, ein Hochschullehrer müsse typischerweise auf die GmbH Rücksicht nehmen und seine Pflichten zur Meldung der Diensterfindung verletzen.

Meines Wissens werden Hochschullehrer gerne in die Verwertung ihrer Erfindungen eingebunden, da sie als Experten im Gebiet der Erfindung meist die ersten sind, die potentielle Interessenten benennen können. Von daher sollte es möglich sein, der GmbH eine Lizenz zu vermitteln. In Zukunft könnte man ja mal einen Kooperationsvertrag zwischen der GmbH und der Universität schließen, der das Schicksal von Erfindungen, die aus dieser Kooperation hervorgegangen sind, klärt.

 

[Alex:jura]

Sorry, dass ich hier nochmal etwas schreibe.

Ich bleibe uneingeschränkt bei meiner Empfehlung.

- Sollte ein Problem bestehen, muss dieses im Interesse des Profs (am besten vertraglich) geklärt werden.
- Sollte kein Problem bestehen, gebietet es der gute Umgang miteinander, dies ebenfalss vertraglich zu bestätigen, da dann später böses Blut gespart wird.

Also ist die Frage der eventuellen Verletzung der Treuepflichten rechtlich spannend, aber für eine Lösung (erstmal) unerheblich. Sollte jemand sich nicht auf eine Lösung einlassen, dann bedarf es der tiefen Analyse. Da sich aber alle (noch) gut verstehen, würde ich versuchen jetzt eine gute Regelung zu finden.

 

[EK]

Liebe Redaktion,

Muß es denn wirklich sein, daß in diesem Forum Unternehmer Rechtsrat suchen und kostenfrei erhalten? Für Anfragen von Privatpersonen bringe ich ja noch ein gewisses Verständnis auf, aber müssen hier tatsächlich GmbH-Geschäftsführer beraten werden???

Aber sicher, dem Fragesteller geht es selbstverständlich nur darum, verschiedene Meinungen einzuholen, und man wird sich ohnehin in Kürze an einen Anwalt wenden, aber es schadet ja nicht, sich vorher zu informieren, wo hier ja doch die Fachleute zu finden sind (zwinker, zwinker) ...

Ich kenne das aus diversen anderen öffentlichen Foren und kann es nicht mehr hören!

Ist das von dem Forenbetreiber so gewollt?

Kann der Betreiber dieses Forum nicht bspw. auf Patentanwaltskandidaten, Patentanwälte und Patentassessoren beschränken?

Oder kann der Betreiber nicht alternativ, so wie das anderenorts strikt gehandhabt wird, mit Verweis auf das Rechtsberatungsgesetz (Stichwort: konkrete Rechtsberatung) die entsprechende Diskussion beenden und den Thread schließen?

EK

 

[union]

Muß es denn wirklich sein, daß in diesem Forum Unternehmer Rechtsrat suchen und kostenfrei erhalten?

Wenn ein Unternehmer die hier diskutierten Punkte tatsächlich als Rechtsrat nimmt und darauf seine Entscheidung über das weitere Vorgehen basiert (ohne einen Rechts-/Patentanwalt hinzugezogen zu haben), dann ist er selber schuld und trägt selbst den Schaden.

Beim allem was Alex, Fip und Lysios Wichtiges zur Problematik beigetragen haben, der Aufwand den der weiterhin zu konsultierende Rechts-/Patentanwalt haben wird, bleibt doch genau der gleiche.

Einen Rechtsrat hat hier jedenfalls noch keiner erteilt.

(außer vielleicht den, dass unbedingt ein Profi hinzuzuziehen ist;-).

union