Kombination zweier Entgegenhaltungen mit dem 'Grundwissen des Fachmanns' zulässig?

[Marc N. Zeichen]

Hallo Forum,

erneut eine Frage zum Thema 'Europäischer Einspruch'.

Angenommen, der angegriffene Patentanspruch ist bis auf ein einziges Merkmal X durch die Kombination zweier Entgegenhaltungen nahegelegt. Das verbleibende Unterschiedsmerkmal X kann aber dem Grundwissen des Fachmanns (Fachbuch Y) entnommen werden.

Dann ist es doch aber gebräuchlich und zulässig, dass ich das Grundwissen des Fachmanns heranziehe, um den Patentanspruch mittels Kombination der beiden Entgegenhaltungen - unter Einbeziehung des Grundwissen des Fachmanns - als nahegelegt zu bezeichnen, richtig?

Falls ja, kann ich in diesem Fall per Problem-Solution-Ansatz argumentieren wie folgt:

"Damit sind bis auf Merkmal X sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 aus der Kombination der Entgegenhaltungen 1 und 2 bekannt.

Anspruch 1 unterscheidet sich somit von dem anhand Kombination der Entgegenhaltungen 1 und 2 nahegelegten Verfahren lediglich noch durch Merkmal X.

Merkmal X bewirkt den technischen Effekt, dass [...]

Die objektive Aufgabe besteht vorliegend also darin, dass [Unterschied zwischen dem Patentanspruch ohne und mit Merkmal X].

Hätte der Fachmann, ausgehend von dem anhand Kombination der Entgegenhaltungen 1 und 2 nahegelegten Verfahren, die objektive Aufgabe zu lösen, [Unterschied zwischen Patentanspruch 1 ohne und mit Merkmal X], würde er hierzu jedoch im allgemeinen Fachwissen [Fachbuch Y] fündig.

Der Fachmann ergänzt somit das anhand Kombination der Entgegenhaltungen 1 und 2 nahegelegte Verfahren mit seinem [durch Fachbuch Y belegten] allgemeinen Fachwissen und gelangt damit, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Patentanspruchs.

Stimmt's?

Danke bereits für eure Meinungen,

Marc.

 

[Elke]

Das geht wohl, wenn du darlegst, warum der Fachmann die beiden Entgegenhaltungen kombinieren würde, die ja NICHT zur Lösung des Problemes führen, weil noch etwas fehlt. Es kann im Einzelfall schwierig sein, dies zu begründen. Der Rückgriff auf das allgemeine Fachwissen erspart dir eine Kombination aus drei Dokumenten, die zwar im Prinzip nicht unmöglich ist, aber noch schwieriger zu begründen ist.

 

[Patato]

Hallo Marc,

ich halte das vorgeschlagene Vorgehen für nicht ganz sauber. Nach Problem-Solution-Approach ist ein Dokument zu wählen, das den nächstliegenden SdT bildet (= Entgegenhaltung 1). Dann sind alle Unterschiede zu diesem Dokument anzusehen, einschliesslich Merkmal X. Bei der Feststellung der objektiven technischen Aufgabe wäre dann zu prüfen, ob diese Merkmale eine gemeinsame Aufgabe oder rein kumulativ zwei unterschiedliche (Teil-)Aufgaben lösen. Nur im letzteren Fall kannst Du die Merkmale getrennt behandeln, also bezüglich einer Gruppe von Merkmalen mit Entgegenhaltung 2 argumentieren und bezüglich der Merkmal X mit dem allg. Fachwissen.

S. z.B. Rechtsprechungsband, I.D.6.4.2

Patato

 

[grond]

Ich würde erst einmal Merkmal X per nachgewiesenem Fachwissen dem Ausgangs-SdT hinzufügen und anschließend den Problem-Solution-Ansatz hin zum zweiten SdT machen. Wenn Du erst einmal die beiden SdTs zusammenbekommen musst, dann ist das wohl eher die Stelle, an der Du begründen musst, als woher das Merkmal X kommt. Wenn allerdings X eine erfindungswesentliche Rolle zufällt, dann wirst Du wohl leider unterliegen oder musst Dir besseren Stand der Technik suchen, denn dann wird Dein Fachwissen plötzlich zu einem der verwendbaren SdTs, das sich aber kaum mit zwei weiteren SdTs in naheliegender Weise vereinen wollen wird...

 

[Gert]

Ich gehe in solchen Fällen folgendermaßen vor:
D1 + Argumentation: Der Fachmann liest Merkmal X mit, weil Standardfachwissen (allgemeines Fachwissen ist der Fachausdruck), belegt besser durch mehrere Lehrbücher als nur eins. (Schulte, 7. Aufl., §3, Rdn 13, 96)
Dann problem - solution ausgehend von D1 mit Merkmal X (mitgelesen).
D2 enthält Lehre, die ausgehend von D1 (immer mit mitgelesenem Merkmal) zur Erfindung führt.

So ist das Ganze nicht eine Kombination D1 + D2 + Fachbuch, sondern D1 + D2 in den Augen des Fachmanns.

 

[Gert]

Nachtrag: Ich halte also das Vorgehen von potato nur dann für richtig, wenn es sich nicht um allgemeines Fachwissen handelt. Bei X als Teil des allgemeinen Fachwissens ist potatos Ansatz falsch und grond's richtig.

Und: Bei der Auswahl des nächstliegenden Dokuments sollte man auch im Hinterkopf behalten, in welches Dokument sich X besser "hineinlesen" lässt.

 

[Patato]

@Gert:

Ich denke, man sollte zwischen einem Merkmal, das implizit in der Entgegenhaltung offenbart ist und also mitgelesen wird, und einem sonstigen Merkmal, auf das der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens kommen würde, unterscheiden.

Bei einem implizit offenbarten Merkmal stimme ich Dir zu. Das würde sogar bei der Neuheitsprüfung mitgelesen. Aber nicht jedes Merkmal, für das man das allgemeine Fachwissen heranzieht, ist auch gleich implizit offenbart. In einem solchen Fall halte ich, zumindest für Einsprüche beim EPA (und vor allem auch für die EQE) meinen Ansatz nach wie vor für richtig.

 

[Patato]

Ein Beispiel:
Angenommen, im angegriffenen Patent ist ein bestimmtes Auto beansprucht, das einen Erdgasmotor aufweist und dessen Karrosserie leuchtend angemalt ist.

D1 offenbart ein gattungsgemässes Auto mit einem anderen Motor.
D2 offenbart einen Erdgasmotor.

Liest der Fachmann nun "leuchtend angemalt" bei D1 mit? Wohl kaum, denn es gibt ja auch schwarze Autos. Also ist das Merkmal nicht implizit in D1 offenbart.

Die leuchtende Farbe löst eine andere Aufgabe (bessere Sichtbarkeit) als der Erdgasmotor. Also kann ich beide Merkmale getrennt angreifen. Für den Motor ziehe ich D2 heran, für die Farbe das allg. Fachwissen.

Wenn nun aber der Motor und die Farbe in einem Zusammenhang stünden (z.B. weil bei schwarzer Farbe der Gastank explodieren würde, rein hypothetisch natürlich), sähe die Argumentation anders aus. Wie man mit dem vermeintlich trivialen Merkmal umgehen muss, hängt eben auch von der Aufgabe ab, die durch das Merkmal gelöst wird.

Das war, was ich in meinem Beitrag meinte.

 

[Marc N. Zeichen]

Danke erstmal für eure Meinungen -

Der Knackpunkt scheint also darin zu liegen, an welcher Stelle das Merkmal X ins Spiel kommt.

Vorliegend ist es konkret so, dass Druckschrift 1 ein im angegriffenen Patentanspruch beanspruchtes Herstellungsverfahren für ein Produkt P offenbart.

Der angegriffene Patentanspruch unterscheidet sich von dem aus Druckschrift 1 bekannten Herstellungsverfahren lediglich noch dadurch, dass

M) ein elektrisch leitfähiges (aber handelsübliches) Material M verwendet wird; und dass
X) dieses Material anschließend noch eine Oberflächenbehandlung X erhält.

Dass man das das Produkt P auch aus dem leitfähigen Material M herstellen kann, ist aber aus Druckschrift 2 bereits bekannt.

Und die Oberflächenbehandlung X ist nun unser anfangs diskutiertes, aus dem allgemeinen Fachwissen bekanntes Merkmal X. Im vorliegenden Fall ist es sogar so, dass Material M ohne Oberflächenbehandlung X fast nicht zu gebrauchen ist.

Dies bedeutet, dass Merkmal X nicht bereits im Ausgangs-SdT "mitgelesen" werden kann, da Merkmal X überhaupt erst im Zusammenhang mit dem anderen kennzeichnenden Merkmal M ins Spiel gekommen ist.

Wie baue ich bei diesem Sachverhalt nun aber einen sauberen Problem-Solution-Approach auf?

So?:

Aus D1 ist das Herstellungsverfahren weitestgehend bekannt.

Die Erfindung unterscheidet sich vom SdT D1 nur noch durch M und X.

Dies hat die technischen Effekte "elektrische Leitfähigkeit" sowie "härtere Oberfläche" zur Folge.

Objektive Aufgabe war es also, das bekannte Herstellungsverfahren so zu verbessern, dass Strom durch das Produkt durchgeleitet werden kann und dass die Oberfläche des Produkts nicht mehr verkratzt.

Der Fachmann, vor diese Aufgabe gestellt, findet jedoch in Druckschrift 2 das leitfähige Material, von dem er zudem weiß (allgemeines Fachwissen), dass es in den allermeisten Fällen die Oberflächenbehandlung X erhält, um es kratzfest zu machen.

Damit kommt der Fachmann aber, ohne erfinderisch tätig zu werden, bereits anhand Kombination der Druckschriften 1 und 2 zum Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs.

Stimmts?

 

[grond]

Nimm doch mal Gerts Anregung auf und prüfe, inwieweit Du die Wahl des Materials M (mit aus dem Fachwissen bekanntem X) als Ausgangspunkt nehmen kannst. Der Fachmann beginnt also, indem er das geeignete Material wählt (M+X) und sich dann (zwangsläufig) nach einem geeigneten Herstellungsverfahren umsieht. Dabei stößt er auf die D1, in der hoffentlich ein Hinweis darauf zu finden ist, dass sich Produkte der gewünschten Art besonders gut durch das dargelegte Produktionsverfahren herstellen lassen.

Denn nichts ist wichtiger als die Motivation. Man kann perfekt zusammenpassende SdTs haben und trotzdem den Einspruch nicht durchbringen, wenn man für den Fachmann keine Veranlassung findet, die beiden SdTs zu kombinieren...

Am besten funktioniert ein Einspruch deshalb in beide Richtungen, einmal ausgehend von D1, einmal ausgehend von D2. Wenn sich D1 und D2 also quasi gegenseitig "anziehen", ist die Sache eigentlich gegessen. Es spricht dann nicht dagegen, in der Einspruchsbegründung zwei Einwände gegen die erfinderische Tätigkeit vorzubringen, wobei jeweils einmal D1 und D2 als Ausgangs-SdT gewählt werden.

In allen anderen Fällen sollte man sich trotzdem genau überlegen, von welchem SdT man ausgeht. Manchmal ist die Motivation von einem SdT ausgehend klarer zu belegen als vom anderen.

Einsprüche finde ich eigentlich den spaßigsten Teil unserer Arbeit...

 

[Marc N. Zeichen]

Rechnungshöhe?

Hallo grond,

nochmals besten Dank auch für die Antwort mit der "doppelten" Herangehensweise, um auf diese Weise den Einspruch möglichst völlig wasserdicht zu machen.

Ich werde meinen Schriftsatz nochmal daraufhin überprüfen.

Danke auch für die motivierende Bewertung zu der Einspruchsschreiberei Mir macht das auch detektivischen Spaß.

Apropos - so ein Einspruch einschließlich vorheriger aufwändiger und umfänglicher Recherche sowie Beschaffung von Beweismitteln kann meines Erachtens durchaus erheblich mehr Aufwand als beispielsweise eine umfangreiche Neuanmeldungen machen.

Wie ist es denn da mit der Rechnungshöhe? Es gab ja schon div. Threads über die Rechnungshöhe von aufwändigen Neuanmeldungen bzw. Beschwerdeschriftsätzen. Dort wurden von verschiedenen Teilnehmern Summen in der Größenordnung bis hin zu großen einstelligen k€-Beträgen (wenn ihr wisst was ich meine für die Ausarbeitung schwieriger Neuanmeldungen oder umfangreicher Beschwerdeschriftsätzen genannt.

Vielleicht kann der eine oder andere noch etwas dazu sagen, ob auch umfangreiche Einspruchsschriftsätze mit sagen wir über 20 Seiten und 8 Anlagen in solche Regionen "weit jenseits von netto 2k€" vordringen können (ohne Grundgebühr usw.) ?

Mandant ist natürlich kein armer Einzelerfinder, sondern beispielsweise ein Industriekonzern.

Über Meinungen hierzu würde ich mich freuen,

Grüße,
Marc.

 

[Pat-Ente]

Re: Rechnungshöhe?

Vielleicht kann der eine oder andere noch etwas dazu sagen, ob auch umfangreiche Einspruchsschriftsätze mit sagen wir über 20 Seiten und 8 Anlagen in solche Regionen "weit jenseits von netto 2k€" vordringen können (ohne Grundgebühr usw.) ?

Mit der erforderlichen Auswertung der Entgegenhaltungen (Merkmalsanalyse etc.) und der Abfassung des Schriftsatzes glaube ich kaum, dass man unter dem genannten Wert bleiben kann. Das dürfte sich eher weit oberhalb bewegen - oder hast Du eine Null vergessen? ;-)

 

[Marc N. Zeichen]

Re: Rechnungshöhe?

Das dürfte sich eher weit oberhalb bewegen - oder hast Du eine Null vergessen? ;-)

Oha, danke PatEnte, das ist ja interessant. Mir scheint, ich bin immer noch Rechnungshöhe-geschädigt von meiner Pampa-Ausbildungskanzlei.

Dort hat man - wenn's hoch kam - auch mal knapp oberhalb von 2kDEM (!) für einen Einspruchsschriftsatz abgerechnet, und seit dem Euro hat sich da auch nichts Wesentliches verändert.

Ein Rechnungsbetrag, egal worum es sich handelte, von mehr als 3k€ brutto hat man sich dort eigentlich noch nie getraut...

Du meinst also, dass sich die Ausarbeitung eines kniffligen Einspruchs durchaus bis in den zweistelligen k€-Bereich ziehen kann?!? Wie lange sitzt du dann an so einem Einspruch, eine ganze Woche von morgens bis abends, oder mehr?

Dankbar für weitere Einschätzungen bzw. Erfahrungswerte,

Grüße,
Marc.

 

[u. n. own]

Re: Rechnungshöhe?

@Marc,

meine Erfahrungen gehen da mit denen von Pat-Ente konform: Wenn der Mandant wirklich daran interessiert ist, dass ein Patent nicht erteilt wird, weil es in irgendeiner Weise seine Interesssen berührt, dann kann es sein, dass da länger als eine Woche dran gearbeitet wird. Es kommt dabei nach meiner Erfahrung gar nicht sooo selten vor, dass der Einsprechende den PA beauftragt, zusätzlich nach relevantem StdT zu suchen, und das bedeutet dann Recherche im Netz, in Bibliotheken, in anderen Akten usw., und das dauert seine Zeit. Ein fünfstelliger Betrag ist dann durchaus "drin". (Ausnahmsweise!)

Andererseits gibt es auch viele Mandanten, die gerade bei Einsprüchen die Finger auf den Kosten haben, z.B. indem sie eine maximale Obergrenze vorgeben.

 

[grond]

Re: Rechnungshöhe?

Apropos - so ein Einspruch einschließlich vorheriger aufwändiger und umfänglicher Recherche sowie Beschaffung von Beweismitteln kann meines Erachtens durchaus erheblich mehr Aufwand als beispielsweise eine umfangreiche Neuanmeldungen machen.
Wie ist es denn da mit der Rechnungshöhe?

Hm, der eine Einspruch, den ich ausgearbeitet und sogar gewonnen habe (unsere Mandantschaft ist leider nicht sehr streitsüchtig...), schlug m.W. so mit allen Grundgebühren und dem Schriftsatz mit ungefähr 3000 € zu Buche, die mündliche Verhandlung bringt dann nochmal ordentlich Geld, ebenfalls so 2500 € (hier gilt endlich mal eine Zeitstunde = eine abgerechnete Stunde). Ich glaube, da war dann aber auch der abschließende Bericht schon dabei.

Bei unserem Preisen für Neuanmeldungen wären das knapp zwei mäßig komplexe Neuanmeldungen mit Vertretungsübernahme. Ich denke, das kommt vom Aufwand hin und ist auch durch das im Durchschnitt höhere Interesse des Mandanten gerechtfertigt. Ich werde in einer recht großen überregionalen Kanzlei ausgebildet, die sicher nicht zu den Preisbrechern gehört, aber preislich auch nicht am obersten Ende angesiedelt ist.

 

[Marc N. Zeichen]

Re: Rechnungshöhe?

Bei unserem Preisen für Neuanmeldungen wären das...

Hallo grond, bezieht sich "das" hier auf die ersten 3k€, oder auf den gesamten mit dem Einspruch gemachten Umsatz, einschließlich mündlicher Verhandlung? Nur damit ich mich hier nicht verrechne.

Danke nochmals (Dank auch an u. n. own für die zusätzliche Schilderung -- ganz ähnlich war es in meinem vorliegenden Fall)

Grüße,
Marc.

 

[grond]

Re: Rechnungshöhe?

Bei unserem Preisen für Neuanmeldungen wären das...

Hallo grond, bezieht sich "das" hier auf die ersten 3k€, oder auf den gesamten mit dem Einspruch gemachten Umsatz, einschließlich mündlicher Verhandlung? Nur damit ich mich hier nicht verrechne.

Auf das Ganze, also ca. 5k5€. Bei einer Neuanmeldung plus Grundhonorar für Vertretungsübernahme und Formalitäten bist Du bei uns mit ca. 3000-3200 € dabei.

Zwei Neuanmeldungen für 3k wäre wohl Dumping...

 

[Marc N. Zeichen]

Re: Rechnungshöhe?

Dank Dir nochmals für die Infos.

Zwei Neuanmeldungen für 3k wäre wohl Dumping...

Hmmm, das sind aber in etwa die Preise meiner Ausbildungskanzlei! Dabei läuft die sehr gut, einschließlich internationaler Mandantschaft...

Ich habe das Gefühl, dass meine Ausbildungskanzlei immer etwa die üblichen Euro-Preise kassiert, aber nur in DEM. Sprich, wo andere 3k€ abrechnen, rechnen die nur 3kDEM ab!

(übrigens bezahlen sie auch die üblichen Euro-Kandidatengehälter -- aber ebenfalls nur in DEM...)

Danke nochmals, und Grüße,

Marc.

 

[Pat-Ente]

Re: Rechnungshöhe?

Ich habe das Gefühl, dass meine Ausbildungskanzlei immer etwa die üblichen Euro-Preise kassiert, aber nur in DEM. Sprich, wo andere 3k€ abrechnen, rechnen die nur 3kDEM ab!

(übrigens bezahlen sie auch die üblichen Euro-Kandidatengehälter -- aber ebenfalls nur in DEM...)

Das nenne ich aber mal vorbildlich - wenn das alle täten, gäb' es kein Gemecker von wegen Teuro!
Viele sagen ja, es sei meist umgekehrt gelaufen: Vor die alten DEM-Preise wurde einfach der € gesetzt ... das Gefühl hatte ich übrigens kürzlich in Frankreich an manchen Stellen auch, nur mit Franc statt DM ;-)

 

[Weiterer Patentanwalt]

Re: Rechnungshöhe?

Was soll das Dumping?

Denkt ihr, dass ihr dadurch auch nur einen neuen Mandanten kriegt?

Wir rechnen unsere Stundensätze (250,- €) konsequent ab, auch wenn die Rechnung bei vielen Stunden entsprechend ausfällt.