IntPatÜG §8 die Zweite

[PatFragen]

Hallo Zusammen

Ich hätte in Anlehnung an die letzte Frage vom Mai diesen Jahres eine weitere Frage zum §8 IntPatÜG.
Hinsichtlich der Frage des Umfanges des Verlustes der Wirkung wurde ja ausführlich Stellung genommen. Wie sieht es aber hinsichtlich des Zeitpunktes des Verlustes aus?

Im Speziellen besteht die Frage im folgenden Fall:

Im Jahre 1999 wurde ein Deutsches Patent mit den Merkmalen A+B+(C oder D) erteilt.
Unter Inanspruchnahme der Priorität der Deutschen Anmeldung wurde eine Europäische Anmeldung mit Benennung Deutschland eingereicht deren Verfahrenssprache Deutsch ist. Die Europäische Anmeldung führte zu einem Europäischen Patent mit dem Merkmalen A+B+C. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung fand am 26. Mai 2000 statt.
Die erste nationale Jahresgebühr des Europäischen Patents für Deutschland, welche am 31. 1. 2001 fällig war, wurde NICHT gezahlt.

Hat das Deutsche Patent jetzt ein "Loch" im Schutzbereich?
Anders ausgedrückt, schützt das Deutsche Patent jetzt nur noch die Ausgestaltung A+B+D.
Oder schützt es vielleicht doch noch auch die Ausgestaltung A+B+C, da das Europäische Patent in Deutschland am 2.1. 2001 erloschen ist, was vor dem Ablauf der Einspruchsfrist (Art. II §8 (1) Nr. 1) ist und somit die Voraussetzungen des Art. II §8(1) IntPatÜG nicht erfüllt sind?

Ich habe dazu keine Antwort in den Kommentaren, die ich hier habe, gefunden.

 

[grond]

Sehr interessante Fragestellung! Im Art. II §8 (1) heißt es: "ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist". Dieses Ereignis hat die nachfolgend bezeichnete Wirkung mit den an den Ablauf der Einspruchsfrist gekoppelten Fristen. Letztlich findet sich kein Hinweis darauf, dass es irgendwie relevant wäre, wenn das europäische Patent vor Ablauf der Fristen wieder wegfiele. Demzufolge müsste das deutsche Patent das Loch im Schutzbereich aufweisen.

Eine Argumentation, dass die Einspruchsfrist für ein nicht mehr existentes Patent nicht ablaufen kann, trägt m.E. nicht. Es könnte nämlich ein rechtliches Interesse eines Einsprechenden bestehen, festzustellen, dass das EP ex tunc nichtig war. Und dafür würde auch die Einspruchsfrist trotz Wegfalls des Patentes noch laufen.

Übertriebene Förmelei?

 

[Alex:jura]

Ich hatte mal eine ähnliche Frage, nämlich ob eine deutsches erteiltes Patent, welches ebenfalls als EP Patent weitergeführt wurde (aber die Validierung für DE nicht erfolgte), bestand hat.

Ich hatte im Busse nachgelesen und glaube mich zu erinnern, dass das EP-Patent das deutsche obsolet macht. Es hing an der Erteilung oder sogar schon an der Benennung DE.

Wie gesagt Busse beantwortet die Frage.

Gruß
Alex

 

[Lysios]

Letztlich findet sich kein Hinweis darauf, dass es irgendwie relevant wäre, wenn das europäische Patent vor Ablauf der Fristen wieder wegfiele.

Also es heisst doch im Absatz 2 n.F.:
"Das Erlöschen, die Erklärung der Nichtigkeit, der Widerruf und die Beschränkung des europäischen Patents lassen die nach Absatz 1 eingetretene Rechtsfolge unberührt."

Die alte Fassung enthielt natürlich nicht den Widerruf und die Beschränkung.

Die Rechtsfolge ist aber eingetreten, weil das Verfahren vor dem EPA unabhängig davon ist, ob das Patent in DE wirksam validiert wurde oder Jahresgebühren in DE gezahlt wurden. Es gibt keine deratige Regelung im EPÜ, dass das Einspruchsverfahren dort eine solche Abhängigkeit hätte. Im Gegenteil: Siehe Regel 75 EPÜ 2000 bzw. Art. 99 (3) EPÜ 1973.

 

[PatFragen]

Hallo nochmal

Irgendwie habe ich mich wohl etwas mistverständlich ausgedrückt .
Die Frage ist für mich, ob der Gesetzgeber bei Erlassen des IntPatÜG nicht eine UND Verknüpfung im Auge hatte, welche etwa die Form hat "Erteilung mit Wirkung für Deutschland UND ein mit Einspruch nichtmehr eingreifbares Europäisches Patent".

In meinen Augen wäre durchaus zu beachten, dass zu dem Zeitpunkt als das IntPatÜG verfasst wurde, in Deutschland der Einspruch vor der Patenterteilung lag. D.h. im Sinne des deutschen Rechts lag die Patenterteilung erst nach dem Ablauf der Einspruchsfrist oder nach dem Überleben eines Einspruchs. Nach meinem Verständnis dienen die Nummer 1 und 2 gerade dazu das Deutsche Patent und das Europäische Patent auf die "gleiche Stufe" zu stellen. D.h. der Gesetzgeber wollte sicherstellen, dass der Doppelschutz erst bei Patenten "gleicher Bestandskraft" (nach Einspruchsverfahren) verhindert wird.
Es hätte in meinen Augen auch keinen Sinn die Rechtsfolge an die Erteilung des Europäischen Patents mit Wirkung für Deutschland zu koppeln, den Zeitpunkt der Rechtsfolge aber auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben (Ablauf eines potentiellen Einspruchsverfahrens) also ggf. noch auf Jahre hinaus die Doppelpatentierung zuzulassen, da bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens das Deutsche Patent ja noch seine Wirkung hätte.

Das hat mit Wiederaufleben nichts zu tun. Es geht mir um die Frage, ob die Rechtsfolgen des §8(1) überhaupt eingetreten sind.

 

[Horst]

Es gibt zur Eingangsfrage noch zu beachten, dass die Wirkungen des Patents nicht sofort bei Überschreitung der Fälligkeit entfallen, sondern per Rechtsprechung bis zum Ende Zuschlagsfrist erhalten bleiben, also noch weitere sechs Monate (deswegen zahlen viele die letzte Jahresgebühr nicht, weil man quasi nur für sechs Monate zahlt).

Also erstreckt sich die Schutzwirkung noch über das Ende der Einspruchsfrist hinaus!

Meines Erachtens im vorliegenden Fall starkes Indiz für Vorliegen eines IntPatÜG-Lochs.

Aber auch in anderen Fällen, in denen selbst die sechs Monate Nachzahlungsfrist vor Ende der Einspruchsfrist ablaufen, tendiere ich stark zur Bejahung eines Lochs. Entscheidendes Kriterium ist nach meiner Kenntnis die wirksame Validierung, weiteres Schicksal unbeachtlich.

 

[Lysios]

Entscheidendes Kriterium ist nach meiner Kenntnis die wirksame Validierung, weiteres Schicksal unbeachtlich.

Eine Validierung war nie nötig. Wegen Art. 2(2) EPÜ ist die Benennung von DE bei der Erteilung ausreichend.

Die Validierung ist nur ein zusätzliches formelles Erfordernis, von dem nach Art. 65 EPÜ Gebrauch gemacht werden kann. Art 65 (3) EPÜ muss dann i.V.m. Art II § 8 Abs. 2 IntPatÜG gelesen werden.

 

[Lysios]

Die Frage ist für mich, ob der Gesetzgeber bei Erlassen des IntPatÜG nicht eine UND Verknüpfung im Auge hatte, welche etwa die Form hat "Erteilung mit Wirkung für Deutschland UND ein mit Einspruch nichtmehr eingreifbares Europäisches Patent".

Dann solltest Du die Gesetzesbegründung lesen: BlPMZ 1976, 327. Diese wird aber teilweise auch in Busse, PatG, 6. Auflage, auf Seite 1809 wiedergegeben.

Es heisst in der Begründung vor allem:
"Die Bevorzugung des euorpäischen Patents trägt dem Umstand Rechnung, daß diesem Schutzrecht im Zweifel die größere wirtschaftliche Bedeutung zukommt; sie erscheint im übrigen im Hinblick auf das angestrebte Gemeinschaftspatent, bei dem Entstehung und Untergang grundsätzlich einheitlich erfolgen sollen, angezeigt."

Meine Antwort lautet jedenfalls nein. Siehe meine vorigen Beiträge.

 

[Lysios]

[quote:Lysios]

Eine Validierung war nie nötig. Wegen Art. 2(2) EPÜ ist die Benennung von DE bei der Erteilung ausreichend.

Ich muss mich korrigieren: Die Validierung war doch notwendig wegen Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG. Dort hieß es: "so gelten die Wirkungen des europäischen Patents ... als von Anfang an nicht eingetreten."

Das heisst es gab einen Schwebezustand, in dem das europäische Patent bis zur Validierung nur schwebend wirksam war.

In Art. II § 8 Abs.1 IntPatÜG heisst es aber "mit Wirkung für...". Wenn das europäische Patent nun aufgrund der fehlenden Validierung endgültig unwirksam wurde und die Wirksamkeit als von Anfang nicht eingetreten gilt, ist dies nicht mit von der Regelung in Art. II § 8 Abs. 2 IntPatÜG erfasst.

 

[Lysios]

Eine Validierung war nie nötig. Wegen Art. 2(2) EPÜ ist die Benennung von DE bei der Erteilung ausreichend.

Das hat natürlich nicht der Horst behauptet. Mein Fehler beim Editieren im vorigen Beitrag.

 

[Groucho]

Die Übersetzung nach Art. II § 3(1) IntPatÜG ist aber nur erforderlich, wenn das europäische Patent nicht in deutscher Sprache vorliegt.

Liegt das eP auf deutsch vor, kann man die Rechtsfolge des Art. II § 3(2) IntPatÜG (Wirkungen von Anfang an nicht eingetreten) somit nicht durch "Nichtvalidieren" erreichen. Vielmehr müsste vor der Erteilung die Benennung DE nach Art. 79(3) EPÜ zurückgenommen werden.

 

[Lysios]

Die Übersetzung nach Art. II § 3(1) IntPatÜG ist aber nur erforderlich, wenn das europäische Patent nicht in deutscher Sprache vorliegt.

Guter Punkt. Hier war ja Verfahrenssprache Deutsch.

Und dank Londoner Übereinkommen ist die Validierung in DE ja heutzutage sowieso obsolet.

 

[PatFragen]

Hallo Lysios

Ich hatte mir die Begründung zum IntPatÜG schon angeschaut .

Aber die sagt nur aus, dass das Europäische gegenüber dem Deutschen Patent bevorzugt wird, d.h. dass es das "Überlebende" sein soll (z.B. wegen dem Gemeinschaftspatent, wenn es denn mal kommt ). Das ist aber meiner Ansicht nach davon zu trennen, dass das Deutsche und Europäische auch noch ungleich hinsichtlich Ihrer Bestandskraft behandelt werden. Ein Deutsches Patent wurde damals nach erfolgreichen überstandenen Einspruch oder Ablauf der Frist erteilt. Ein Europäisches wurde/wird erteilt vor Ablauf des Einspruchsverfahrens. Der Wunsch diesen Unterschied in Form einer Ungleichbehandlung zu belassen ist aus der Begründung nicht zu ersehen. Im Gegenteil zeugt für mich die Aufzählung der drei Nummern gerade vom Versuch diese Ungleichbehandlung zu bereinigen. Nämlich zu sagen, dass die Rechtsfolge nur (und nicht erst) dann eintritt, wenn das Europäische Patent auch auf den Stand ist wie das Deutsche Patent.

Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Gesetzgeber ganz bewußt einen potentiell mehrere Jahre dauerenden Doppelschutz akzeptiert.

 

[Horst]

Liegt das eP auf deutsch vor, kann man die Rechtsfolge des Art. II § 3(2) IntPatÜG (Wirkungen von Anfang an nicht eingetreten) somit nicht durch "Nichtvalidieren" erreichen. Vielmehr müsste vor der Erteilung die Benennung DE nach Art. 79(3) EPÜ zurückgenommen werden.

Genau. Und um die Sprache nicht berücksichtigen zu müssen, sollte die Überprüfung, ob Doppelschutzprobleme auftreten könnten, im üblichen Kanzleiablauf unmittelbar nach der 71(3) stattfinden, da man dann die maßgebliche Fassung in den Händen hat und in jedem Fall noch reagieren kann.

 

[Lysios]

Der Wunsch diesen Unterschied in Form einer Ungleichbehandlung zu belassen ist aus der Begründung nicht zu ersehen. Im Gegenteil zeugt für mich die Aufzählung der drei Nummern gerade vom Versuch diese Ungleichbehandlung zu bereinigen. Nämlich zu sagen, dass die Rechtsfolge nur (und nicht erst) dann eintritt, wenn das Europäische Patent auch auf den Stand ist wie das Deutsche Patent.

Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Gesetzgeber ganz bewußt einen potentiell mehrere Jahre dauerenden Doppelschutz akzeptiert.

Also für mich bedeutet es einfach nur, dass das Verfahren vor dem EPA erst abgeschlossen ist, wenn das Einspruchsverfahren beendet ist bzw. nicht mehr eingeleitet werden kann. Erst dann steht der engültige Schutzbereicht des europäischen Patents fest und kann hinsichtlich des Doppelschutzes bewertet werden. Der Schutzbereich gilt ja dann auch rückwirkend.

Jede andere Lösung als die gewählte wäre dann ungleich komplizierter und damit nicht praxistauglich, wenn man den Vorrang des europäischen Patents als Prämisse akzeptiert. Man stelle sich etwa vor, man erzeugt ein zeitweiliges Loch im Schutzbereich des deutschen Patents, dass man dann wieder stopfen muss, weil der Schutzbereich des europäischen Patents im Einspruchsverfahren wieder verkleinert wird.

 

[PatFragen]

Hallo nochmal

Nachdem ich jetzt endlich mein Magengefühl, nämlich dass das Deutsche Patent kein Loch hat, und den Gesetzestext in Einklang gebracht habe, möchte ich es doch ganz kurz erläutern .

Einfach Absatz 2 lesen. Da steht das schöne Wörtchen "eingetretene" drin ;-). Die Rechtsfolge ist aber in dem gegebenen Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nicht eingetreten, an dem der Deutsche Teil des Europäischen Patents erlischt, da die Einspruchsfrist noch läuft. Im Umkehrschluß und unter Berücksichtigung der andere Punkte von mir oben und dass Ausnahmen immer eng auszulegen sind, ist es klar, dass sobald der Deutsche Teil vor dem Zeitpunkt der Rechtsfolge erlischt, dies die Rechtsfolgen des Absatz 1 nicht unberührt läßt. Dies ist konform mit dem Gesetz, der Begründung und auch völlig ausreichend, um einen Doppelschutz zu verhindern.

 

[Lysios]

Die Rechtsfolge ist aber in dem gegebenen Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nicht eingetreten, an dem der Deutsche Teil des Europäischen Patents erlischt, da die Einspruchsfrist noch läuft.

Das ist richtig.

Im Umkehrschluß und unter Berücksichtigung der andere Punkte von mir oben und dass Ausnahmen immer eng auszulegen sind, ist es klar, dass sobald der Deutsche Teil vor dem Zeitpunkt der Rechtsfolge erlischt, dies die Rechtsfolgen des Absatz 1 nicht unberührt läßt.

Das ist auch noch richtig.

Trotzdem entsteht das Loch, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen bzw. das Einspruchsverfahren beendet ist. Entscheidend ist hier nach Absatz nur, dass das europäischen Patent wirksam war (es heisst dort "...erteilt worden ist..."). Das spätere Schicksal ist dann ohne Belang.

 

[Groucho]

Nachdem ich jetzt endlich mein Magengefühl, nämlich dass das Deutsche Patent kein Loch hat [...]

Glaube ich, ehrlich gesagt nicht.

Der DE-Teil des europäischen Patents erlischt doch erst 6 Monate nach Fälligkeit der Jahresgebühr (§ 20 PatG), in Deinem Beispiel Ende Juli 2001. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch die Einspruchsfrist (26. Mai 2000 + 9 Monate) schon abgelaufen, die Rechtsfolge des § 8 IntPatÜG also sicher schon eingetreten.

Darüber hinaus ist meines Erachtens mit der Erteilung (vorbehaltlich des Wegfalls nach § 3(2) IntPatÜG) bereits festgelegt, ob die Rechtsfolge des § 8 eintritt. Nummern 1-3 geben lediglich den Zeitpunkt des Wirkungsverlusts an.

Alles andere würde doch zu einer zufälligen Abhängigkeit der Rechtsfolge vom Fälligkeitszeitpunkt der nächsten Jahresgebühr führen, die sicher weder gewollt noch sinnvoll ist.

 

[grond]

Trotzdem entsteht das Loch, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen bzw. das Einspruchsverfahren beendet ist. Entscheidend ist hier nach Absatz nur, dass das europäischen Patent wirksam war (es heisst dort "...erteilt worden ist..."). Das spätere Schicksal ist dann ohne Belang.

Dem schließe ich mich an, es scheint allerdings entgegen der oben geäußerten Vermutung, die Frist sei so gewählt, damit der endgültige Schutzbereich des EP-Patentes feststehe, so zu sein, dass das Loch im deutschen Patent den Umfang des ursprünglichen EP-Patentes hat. Alles, was dann im Einspruch an Schutzbereich wegfällt, soll auch nicht im DE-Patent wieder dazugeschenkt werden. Der Sinn ist offensichtlich, dass ein Patentinhaber sich nicht auf sein deutsches Patent zurückziehen und Teile des EP-Patentes leichtfertig aufgeben können soll, weil das DE-Patent für alle im EP-Einspruch aufgegebenen Teile des Schutzbereiches plötzlich doch weiter Schutz bietet. Was das EP-Einspruchsverfahren nicht überlebt hat, soll nun nicht in DE wieder Schutz genießen.

 

[Lysios]

es scheint allerdings entgegen der oben geäußerten Vermutung, die Frist sei so gewählt, damit der endgültige Schutzbereich des EP-Patentes feststehe, so zu sein, dass das Loch im deutschen Patent den Umfang des ursprünglichen EP-Patentes hat.

Sehr interessanter Gedanke. So habe ich das noch nie betrachtet.

Aber m.E. stünde das im Widerspruch zu Art. 68 EPÜ.