DE Fortführung des Verfahrens trotz Rücknahme(-Fiktion) der Anmeldung

[Hans35]

Gibt's nicht? Gibt's doch!
Dazu schaue man sich die Entscheidung des BPatG 1 W (pat) 11/23 an.

Die fragliche Anmeldung gilt nach § 40 (5) PatG als zurückgenommen, weil aus dieser Anmeldung die innere Priorität in Anspruch genommen wurde. Die zuvor beantragte Recherche nach § 43 PatG muss aber trotzdem noch durchgeführt und der Recherchebericht zugestellt werden.

 

[Lysios]

Das wirklich bemerkenswerte an dieser Entscheidung ist doch bloß dieser Satz:

Wegen der Inanspruchnahme der Priorität kann die Bedeutung der Recherche für die spätere Anmeldung sogar sehr groß sein, wie dies auch die Anmelderin im vorliegenden Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat, zumal - worauf auch die Anmelderin zu Recht hingewiesen hat - die Recherchenberichte des DPMA aufgrund ihrer hohen Qualität allgemein anerkanntermaßen zum Goldstandard auf diesem Gebiet gehören.

Die Frage für mich ist daher, ob das wirklich pauschal für alle Gebiete der Technik so stimmt? Ich höre oft von Kollegen, dass das EPA besser ist. Insbesondere bei der Frage, ob man gleich eine PCT-Anmeldung auf Englisch macht, um die Written Opinion des EPA zu erhalten, ist das schon sehr relevant, wenn man mal die Kostenfrage ausblendet.

 

[Hans35]

Ich muss gestehen, dass ich ausgerechnet diesen Satz nicht recht verstehe.

Was ist hier mit "Goldstandard" gemeint? Etwa, dass es "Standard" ist, dass jeder, egal wo er ein Patent braucht, tunlich erst mal im DPMA recherchieren lassen sollte?

Und was bedeutet die Einschränkung auf diesem Gebiet? Das "Gebiet" kann da doch nur der Zuständigkeitsbereich des betreffenden Prüfers sein, der da recherchiert. Das könnte aber den nächsten DPMA-Prüfer direkt zu der Frage bringen, ob seine Recherchen schlecht genug sind, dass er die Recherche in einem vergleichbaren §40(5)-Fall nicht machen braucht...

Und im Übrigen würde ja auch in der Nachanmeldung rechtzeitig vor Ablauf des Prio-Jahres recherchiert werden, falls der Rechercheantrag rechtzeitig eingeht, (wenn ich da richtig informiert bin).

 

[Lysios]

Siehe z.B. Wikipedia: Goldstandard (Verfahren)

Es bedeutet also ganz einfach, dass der Senat es als erwiesen ansieht, dass der überwiegende Teil der Gemeinschaft der "interessierten Kreise" (also insbesondere Anmelder und deren Anwälte sowie Rechtsgelehrte) die Qualität der Patentrecherche des DPMA als der übliche wenn nicht gar der unübertroffene Maßstab im Vergleich aller Patentämter weltweit bewertet. Selbst wenn man unterstellt, dass der Senat sich hier nur auf die inländischen Kreise bezogen hat, bleibt diese Aussage doch trotzdem sehr bemerkenswert.

Siehe weiter: DPMA Rechercherichtlinien 2020

Recherchen nach § 43 PatG werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der Anträge und unter Berücksichtigung des Arbeitsaufkommens der jeweiligen Prüfungsstelle unverzüglich durchgeführt. Die Prüfungsstellen sind dabei angehalten, die Recherchen möglichst so durchzuführen, dass dem Antragsteller das Rechercheergebnis rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres vorliegt. Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag hin ist eine Änderung der Reihenfolge der Bearbeitung der Anträge möglich. Begründet ist ein Beschleunigungsantrag in der Regel dann, wenn andernfalls erhebliche Nachteile für den Antragsteller als wahrscheinlich erscheinen.

Es kommt also nicht bloß auf den Eingang des Antrags an.

 

[Hans35]

Ich meinte den Hinweis im "Merkblatt für Patentanmelder" (S. 8):
Die Bearbeitung des Prüfungsantrags erfolgt beschleunigt (in der Regel innerhalb von acht Monaten nach dem Anmelde-/Prioritätstag), sofern der Prüfungsantrag innerhalb von vier Monaten nach dem Anmelde- /Prioritätstag gestellt wird.
Und außerdem:
Wird der Rechercheantrag vor oder gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag gestellt, so wird zunächst das Rechercheverfahren durchgeführt und der Stand der Technik ermittelt und mitgeteilt; ...
M.W. wird der Rechercheantrag aber auch dann (möglichst) innerhalb von 8 Monaten ab dem Prio-Datum bearbeitet, wenn nur der Rechercheantrag innerhalb von 4 Monaten ab dem Priodatum eingereicht wurde; d.h. dass dessen beschleunigte Bearbeitung nicht durch den gleichzeitigen Prüfungsantrag "erzwungen" werden muss. Natürlich ist oftmals das Einreichen der Nachanmeldung innerhalb von 4 Monaten ab dem Prio-Datum eher sportlich. In dem entschiedenen Fall war das aber jedenfalls geschehen.

 

[Lysios]

In dem entschiedenen Fall war das aber jedenfalls geschehen.

Darauf kam es hier aber gerade nicht an. Siehe hierzu den Vortrag der Anmelderin:

Mit Eingaben vom 7. und 11. September 2023 hat die Anmelderin ergänzend zu ihrem Rechtsschutzinteresse an der Durchführung der Recherche noch vor Ablauf der 12-monatigen Prioritätsfrist vorgetragen, dass die verfahrensgegenständliche Anmeldung und die Nachanmeldung zwar wesensgleich seien - während die prioritätsbegründende Anmeldung aber quasi die Basis der betreffenden Erfindung beinhalte, weise die Nachanmeldung demgegenüber in einigen Punkten bereits gewisse Weiterentwicklungen der Erfindung auf. Deshalb sei für die Anmelderin gerade das Rechercheergebnis zu der prioritätsbegründenden Anmeldung von besonderem Interesse

 

[Hans35]

Wenn es wirklich so wichtig war, dass nach genau dem Gegenstand der Prioanmeldung recherchiert wird (solche Fälle gibt es sicher), dann kann die Anmelderin ihre Nachanmeldung auch teilen, dabei als Teilanmeldung die Unterlagen der Prio-Anmeldung einreichen, und dann Rechercheantrag stellen. Das wird ja ohnehin oft als "Abwehrmittel" gegen § 40(5) PatG empfohlen. Dieser Wunsch ist also m.E. kein Grund, das Verfahren in der Stammanmeldung nach Eintritt der Rücknahmefiktion fortzusetzen. Wichtig ist nur, dass das alles innerhalb von 4 Monaten ab dem Priodatum geschieht, damit rechtzeitig vor Ablauf des Priojahres das Rechercheergebnis vorliegt.

Und in der Nachanmeldung darf natürlich nichts aus der Prioanmeldung weggelassen worden sein, sonst gibt es in der Teilanmeldung Probleme mit § 38 PatG.

 

[Lysios]

Wichtig ist nur, dass das alles innerhalb von 4 Monaten ab dem Priodatum geschieht, damit rechtzeitig vor Ablauf des Priojahres das Rechercheergebnis vorliegt.

Es gibt aber keinen Anspruch darauf: Das Amt bemüht sich nur, die Ziele aus dem Merkblatt zu erreichen. Verbindlich sind nur die Rechercherichtlinien und da gilt nur first come, first serve, solange man nicht von jemand anderem mit einem begründeten Beschleunigungsantrag überholt wird.

 

[Hans35]

Eher ist es wohl bemerkenswert, dass hier das BPatG in einem Beschluss das DPMA verpflichtet, etwas innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen (Recherche innerhalb des Prio-Jahrs), wozu das DPMA jedenfalls gesetzlich gar nicht verpflichtet wäre. Denn das wird ja nur als eine freiwillige Leistung angeboten, auch wenn es wohl regelmäßig gelingt.
(Man stelle sich vor, so etwas macht bei Bauanträgen Schule!)

 

[Lysios]

Eher ist es wohl bemerkenswert, dass hier das BPatG in einem Beschluss das DPMA verpflichtet, etwas innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen (Recherche innerhalb des Prio-Jahrs), wozu das DPMA jedenfalls gesetzlich gar nicht verpflichtet wäre.

Das habe ich ganz übersehen. Das ist natürlich wirklich ein Unding. Dann passt das auch zu der Selbstbeweihräucherung hinsichtlich der überlegenen Recherchequalität des DPMA.