EPÜ Erste Anmeldung nach Art. 87(4) EPÜ

[pak]

Hallo zusammen,


Eigentlich dachte ich, der Fall sei klar:


Eine DE2 nimmt die innere Priorität einer DE1 in Anspruch, wobei die DE1 lediglich A offenbarte, während die DE2 auch A+B offenbart.


EP nimmt den Anmeldetag der DE2 als Priorität in Anspruch, wobei die EP auf A+B gerichtet ist.


Trotz der Tatsache, dass die DE2 die Priorität der DE1 in Anspruch nimmt, dürfte diese für die EP doch als "erste Anmeldung" gelten, da erst in der DE2 die Merkmalskombination A+B enthalten ist. (Mit anderen Worten betreffen DE1 und DE2 diesbezüglich nicht "denselben Gegenstand")


Denkfehler?


Gruß und Dank


pak

 

[Expatriot]

Hallo pak,

ich verstehe die Konstellation gerade so:

• DE1 offenbart A,
• DE2 offenbart A+B, beansprucht Priorität von DE1, und
• EP offenbart A+B, hat Ansprüche für A+B und beansprucht die Prio von DE2

Nach meinem Verständnis ist DE1 erste Anmeldung für A und DE2 erste Anmeldung für A+B. Das scheint mir mit Art. 87 (4) EPÜ nichts zu tun zu haben sondern durch Art. 87 (1) - (3) EPÜ vollständig erfasst zu sein.

Hab ich was übersehen?

Viele Grüße,

Expatriot

 

[pak]

Hier nochmal Art. 87(4):

(4)Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind; ebenso wenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

Es gibt ja nun eine "ältere Anmeldung" (DE1). Als zurückgenommen gilt die DE1 auch wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität. Aber die DE2 (A+B) als jüngere Anmeldung betrifft im Hinblick auf die EP (ebenfalls A+B) eben nicht denselben Gegenstand wie die DE1 (nur A).

 

[Expatriot]

Hallo pak,

jetzt verstehe, wie Du zu dem Art. 87 (4) EPÜ kommst. Danke.

Von DE1 sind Rechte, nämlich das Prioritätsrecht für DE2, bestehen geblieben. Ferner war DE1 als ältere Anmeldung bereits Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts, wiederum für DE2. Folglich ist DE2 als jüngere Anmeldung nicht erste Anmeldung für den Gegenstand A, wohl aber für A+B.

Wenn die Priorität von DE1 nicht in Anspruch genommen wäre und auch sonst keine Rechte mehr von DE1 bestünden, dann könnte man DE2 wohl als erste Anmeldung sowohl für A als auch A+B ansehen.

Viele Grüße und frohes Schaffen,
Expatriot

 

[pak]

OK, und da der Gegenstand A+B für die EP relevant ist, ist die DE2 auch erste Anmeldung, die Priorität mithin wirksam beansprucht.

 

[Hans35]

Bei der Priorität geht es doch letztlich nur um die Frage, was als Stand der Technik zu berücksichtigen ist, und was nicht.

Vorliegend ist für die EP alles Stand der Technik, was vor dem Anmeldetag der DE2 veröffentlicht ist, soweit das in der EP Beanspruchte bereits aus der DE2 hervorgeht. Die DE1 hilft da aber nicht weiter (Art. 4 C Abs. 2 PVÜ und Art. 87 Abs. 1 EPÜ).

Anders ist es nur, wenn die DE1 weniger als 1 Jahr vor der EP eingereicht wurde und in der EP zusätzlich auch die Priorität der DE1 in Anspruch genommen wird. Dann schützt die DE1 entsprechend ihrem Anmeldetag und ihrer Offenbarung (hier: nur der Inhalt A) zusätzlich vor Stand der Technik.

 

[Hans35]

Da in der Ausgangsfrage in der EP lediglich A+B beansprucht wird, die DE1 aber nur A offenbart, ist Art. 87(4) EPÜ nicht berührt; es geht ja um eine andere Erfindung.

 

[Hans35]

Kommt drauf an, was du mit "wirksam" meinst.

Die Antwort lautet "ja", wenn die formalen Erfordernisse erfüllt sind, insbes. Fristen, die Anmelderidentität und das Einreichen einer Kopie der Erstanmeldung. Dabei mag letzteres ausschlaggebend sein, weil so der Inhalt der Erstanmeldung überliefert und auch dann der Akteneinsicht zugänglich wird, wenn sie vor Offenlegung wegfällt. Die Wirksamkeit in diesem Sinne kann man idR daran erkennen, dass sie den Offenlegungstag der Nachanmeldung bestimmt.

Die Antwort lautet "nein", wenn du zu "wirksam" dazurechnest, dass in der Nachanmeldung auch tatsächlich etwas beansprucht wird, was aus der Prio-Anmeldung hervorgeht, so dass es eine entsprechende "Wirkung" bzgl. entgegenstehendem Stand der Technik gibt. Die Erfindungsidentität spielt keine Rolle.

 

[Hans35]

Ist etwas Grundlage für Priorecht gewesen, wenn Prio beansprucht wird, obgleich Priofrist versäumt wurde?

Was passiert, wenn Prio beansprucht und später berichtigt wird?

Art. 4 D (4) PVÜ:
Jedes Verbandsland bestimmt die Folgen der Nichtbeachtung der in diesem Artikel vorgesehenen Förmlichkeiten; jedoch dürfen diese Folgen über den Verlust des Prioritätsrechts nicht hinausgehen.

Wiedereinsetzung u.ä. ist also grundsätzlich zulässig, mag aber in einzelnen Ländern nicht zum Ziel führen. Was in einem Land als Erstanmeldung gilt, muss also nicht unbedingt auch in einem anderen Land als Erstanmeldung gelten.

 

[Hans35]

Und wie sieht es vor dem EPA aus?

Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist ist möglich, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Und wie leitest du deine vorgehenden Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit ab?

Es ist zwischen der Wirksamkeit der Priorität und der Wirksamkeit der Prioritätserklärung (die auch den Offenlegungstag bestimmt) zu unterscheiden. Nach meiner Auffassung genügt die Wirksamkeit der Prioritätserklärung, dass die dabei bezeichnete Anmeldung als "Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dient", auch wenn sich später (evtl. erst nach Änderung der Ansprüche) die Inanspruchnahme der Priorität mangels Erfindungsidentität als unwirksam herausstellt.

 

[Hans35]

Nach meiner Auffassung genügt die Wirksamkeit der Prioritätserklärung, ....

Diese richtet sich nach R52 EPÜ. Steht dem Anmelder an sich die Priorität aus der (weggefallenen) Anmeldung zu, wird sie aber nicht durch eine Prioritätserklärung auch in Anspruch genommen, so entfaltet das keinerlei Wirkung, auch nicht für 87(4) EPÜ. Denn es erfährt ja niemand von der Existenz dieser Anmeldung etwas.

 

[Fip]

D.h. eine Prioritätserklärung für eine Anmeldung, die nach 15 Monaten eingereicht wird aber vor Ablauf der 16-Monatsfrist wäre deiner Auffassung nach wirksam.

Sowohl die 12-Monatsfrist als auch die Erfindungsidentität ist in A87(1) enthalten. Irgendwie erscheint deine Argumentation zur Wirksamkeit nicht konsistent zu sein.

Hi Alfred, könntest Du vielleicht nochmal erklären, wo Du hier bei der vorangegangenen Argumentation fehlende "Konsistenz" siehst? Ich verstehe Deine Bedenken irgendwie nicht.

 

[Asdevi]

EP1 (Gegenstand A) wird eingereicht.
EP2 (Gegenstand A) eingereicht wird, nachdem EP2 fallengelassen wurde.
EP3 (Gegenstand A) wird nach 14-Monaten eingereicht und eine Prioerklärung wird fälschlicherweise für EP1 abgegeben.
Kann EP2 noch erste Anmeldung sein?

EP1 (Gegenstand A) wird eingereicht.
EP2 (Gegenstand B) eingereicht wird, nachdem EP2 fallengelassen wurde.
EP3 (Gegenstand A) wird eingereicht

In EP2 wurde Prioerklärung für Prio 1 abgegeben.

Kann EP3 noch erste Anmeldung sein?

Ich nehme an, es soll in beiden Fällen "nachdem EP1 fallengelassen wurde" heißen.

Und ich denke, dass EP3 in keinem der Fälle erste Anmeldung sein kann. Inanspruchnahme der Priorität ist in Art. 88 geregelt. Man muss dafür eine Erklärung abgeben und ein paar Formalien erfüllen. Wenn der Anmelder also mit Fleiß eine Priorität beansprucht, die schon rein zeitlich nicht wirksam sein kann, ist er selber schuld.

 

[Fip]

Fall 1:

EP1 (Gegenstand A) wird eingereicht.
EP2 (Gegenstand A) eingereicht wird, nachdem EP2[*] fallengelassen wurde.
EP3 (Gegenstand A) wird nach 14-Monaten eingereicht und eine Prioerklärung wird fälschlicherweise für EP1 abgegeben.
Kann EP2 noch erste Anmeldung sein?

Fall 2:

EP1 (Gegenstand A) wird eingereicht.
EP2 (Gegenstand B) eingereicht wird, nachdem EP2[*] fallengelassen wurde.
EP3 (Gegenstand A) wird eingereicht
In EP2 wurde Prioerklärung für Prio 1 abgegeben.
Kann EP3 noch erste Anmeldung sein?

[*]Bemerkung: Ich vermute, Du meinst wahrscheinlich in beiden Fällen "nachdem EP1 fallengelassen wurde" (man kann EP2 schlecht einreichen, nachdem EP2 fallengelassen wurde.

Ich verstehe jetzt, was Du meinst, und in der Tat sind die Fälle nicht trivial.

Bei Fall 1 tendiere ich sehr stark zu "Ja". M.E. kann es bezüglich derselben Erfindung/desselben Anmelders immer nur ein einziges Prioritätsrecht geben. Oder, mit anderen Worten, es gibt immer nur genau eine "erste Anmeldung", entweder die erste Anmeldung nach Art.87(1) oder die "jüngere Anmeldung" nach Art. 87(4). In Fall 1 ist das nach Art. 87 (4) EPÜ die EP2. Wenn ich in EP3 die Prio von EP1 in Anspruch nehme, dann nehme ich ein Recht in Anspruch, dass gar nicht (mehr) existent ist. Eine solche Erklärung ist offensichtlich fehlerhaft und kann meines Erachtens ohne weiteres nach R.139 EPÜ berichtigt werden oder zumindest, sofern die Frist noch läuft, erneut für EP2 abgegeben werden.

Bei Fall 2 sehe ich es ähnlich. Wenn EP2 die Prio von EP1 in Anspruch nimmt, aber die Gegenstände A und B so unterschiedlich sind, dass der "Fehler" offensichtlich ist, dann war EP1 zwar "formell" gesehen schon Grundlage der Beanspruchung einer Priorität, aber diese Beanspruchung war offensichtlich fehlerhaft. Vielleicht kann man das etwas ähnlich beurteilen wie die Rücknahmefiktion gemäß §40(5) PatG. Diese tritt eigentlich von Gesetz wegen ein, ohne dass irgendeine Prüfung stattfindet. Sie tritt aber nicht ein bzw. ist anfechtbar, wenn die Prioritätserklärung offensichtlich fehlerhaft ist.

Wenn zum Beispiel Anmelder B versehentlich die Prio einer Anmeldung eines Anmelders A in Anspruch nimmt (etwa wegen eines Zahlendrehers bei der Angabe des Aktenzeichens der ersten Anmeldung) oder wenn Anmelder A versehentlich bei einer Anmeldung, die einen Segelboot betrifft, die Prio einer ebenfalls von ihm stammenden Anmeldung in Anspruch nimmt, die ein Verfahren zum Betrieb eines Kernkraftwerkes betrifft (z.B. weil er sich in der Akte vergreift).

Daher meine ich auch für Fall 2, dass EP3 erste Anmeldung ist, denn die offensichtlich fehlerhafte Priobeanspruchung von EP1 in EP2 kann aufgrund des offensichtlichen Fehlers (Gegenstand A ungleich Gegenstand B), nicht verhindern, dass EP3 als "erste" Anmeldung im Sinne des Art. 87(4) EPÜ angesehen werden kann. Kritisch könnte es werden, wenn Gegenstände A und B sich so ähneln, dass die Beanspruchung der Prio von EP1 in EP2 nicht offensichtlich fehlerhaft ist.

 

[Hans35]

Die Aussage, nach der niemand davon erfährt, könnte unzutreffend sein.

Das mag sein, zumal wir ja den Fall diskutieren, dass die zurückgenommene Anmeldung doch noch offengelegt wird.

Gemeint ist hier natürlich, dass man nicht regelmäßig durch Akteneinsicht in die fragliche Nachanmeldung von dieser nicht in Anspruch genommenen Prioritätsanmeldung etwas erfahren kann.

Ausnahmen gibt es natürlich. Nach den Prüfungsrichtlinien (F VI 3.5) kann z.B. auf eine bereits in Anspruch genommene Priorität wieder verzichtet werden. Die Offenlegung erfolgt dann (falls möglich) erst 18 Monate nach Anmeldetag, die Prioritätserklärung wird dann zumindest insofern wirkungslos.

Die Wirkung einer solchen, nachträglich doch nicht in Anspruch genommenen Prioritätsanmeldung bzgl. der Frage, ob sie "erste Anmeldung" bzgl. 87(4) ist, mag dann trotzdem eingetreten sein, weil ein Verzicht ja nur ex nunc wirkt. Ich glaube aber nicht, dass es so einen Fall schon einmal gab und dieser streitig wurde, so dass dazu Rechtsprechung existiert.

 

[Hans35]

Ich würde davon ausgehen, dass es eine "Berichtigung" einer Prioritätserklärung im Sinne R139 nicht gibt, falls die zunächst eingereichte Prioritätserklärung auf eine tatsächlich existierende Anmeldung verweist (z.B. wegen einer Verwechselung).

In diesem Fall muss ein "Berichtigungsantrag" ausgelegt werden als ein Verzicht auf die ursprünglich beantragte Priorität ex nunc (F VI 3.5), verbunden mit einer weiteren (hoffentlich fristgerechten) Prioritätserklärung.

Im Hinblick auf die falsch angegebene Anmeldung ist das Kind dann bereits in den Brunnen gefallen: Aus dieser Anmeldung ist dann bereits die Priorität im Sinne von 87(4) in Anspruch genommen worden. Das lässt sich nicht mehr ungeschehen machen.

 

[Hans35]

Nach meiner Auffassung kann man eine Prioritätserklärung, die alle an sie zu stellenden Anforderungen erfüllt, nicht durch eine "Berichtigung" rückwirkend ungeschehen machen, sondern nur ex nunc auf diese Priorität verzichten.

Anders wäre es bei der Berichtigung eines Zahlendreher im Aktenzeichen, wo das "falsche" Aktenzeichen sich zufällig auf eine existierende Anmeldung bezieht. Dann mussten aber auch noch (zufällig!) Anmelderidentität und Hinterlegungstag übereinstimmen, sonst wäre die Prioritätserklärung ja (noch) nicht wirksam. Das ist so unwahrscheinlich, dass wir es nicht diskutieren brauchen.

 

[Hans35]

Bei der Prioritätserklärung geht es nicht um offensichtliche Fehler. Entweder wurde eine Anmeldung hinterlegt, die mit den in der Prioritätserklärung gemachten Angaben übereinstimmt (und auch die Anmelderidentität bzw. der Rechtsübergang ist korrekt), dann ist diese Prioritätserklärung wirksam, und auf diese Priorität kann später nur noch ex nunc verzichtet werden. Oder ein solches Dokument existiert nicht (bzw. die Angaben sind unvollständig), dann ist die Prio-Erklärung so lange unwirksam (weil nicht alle vorgeschriebenen Angaben korrekt gemacht worden sind), bis sie berichtigt ist; bzw. sie bleibt unwirksam, wenn eine solche Berichtigung nicht rechtzeitig erfolgt.

Zusätzlich muss ein Prio-Dokument eingereicht werden, das mit den Angaben in der Prio-Erklärung übereinstimmt. Wird ein Dokument als Prio-Dokument eingereicht, das mit den Angaben in der Prio-Erklärung nicht übereinstimmt, dann ist das Makulatur, bis entweder das richtige Dokument nachgereicht oder aber eine neue (also eine ganz neue oder nur in einzelnen Punkten berichtigte) Prio-Erklärung mit zu diesem Dokument passenden Angaben abgegeben wird, jeweils innerhalb der zugehörigen Frist.

Für den Fall, dass die ursprüngliche Prio-Erklärung eine tatsächlich hinterlegte Anmeldung bezeichnet, bedeutet eine Nicht-Übereinstimmung mit dem eingereichten Prio-Dokument: Ob Prio-Erklärung oder Dokument korrekt war (oder vielleicht beides nicht), weiß nur der Anmelder, da gibt keinen "offensichtlichen" Fehler, und er muss sich entsprechend erklären. In beiden Fällen ist aber mit der ursprünglichen Prio-Erklärung die Priorität der betreffenden Anmeldung im Sinne von Art. 87(4) in Anspruch genommen worden, auch wenn ein zugehöriges Prioritätsdokument nicht eingereicht wird.

 

[Hans35]

Gemäß R139 betrifft die Frage, ob Fehler offensichtlich sind, nur Beschreibung, Ansprüche und Zeichnung. Dies deshalb, weil die Offenbarung der Erfindung nicht geändert werden darf. Andere Angaben sind davon nicht betroffen.

Ein anderer Problemkreis ist der, dass Anträge ggf. ausgelegt werden können, d.h. es ist zu erforschen, was der Anmelder tatsächlich wollte. Das betrifft m.E. die Prioritätserklärung nicht. Da geht es nur darum, ob alle erforderlichen Angaben korrekt gemacht worden sind, oder nicht.

 

[Fip]

Ich habe die ganze Diskussion nicht im Detail verfolgt, aber trotzdem ist vielleicht ein Fall interessant, von dem ich berichten kann:


Bei einer Anmeldung und bei der dazugehürigen Prioerklärung wurde die Angabe eines von zwei Anmeldern vergessen. Also: Anmeldung und Prioerklärung wurde für Anmelder A eingereicht, obwohl die prioritätsbegründende Anmeldung von A und B eingereicht wurde und es nie eine Übertragung der (Allein)Anmeldeberechtigung durch B nur auf A oder die Übertragung des Priorechts durch B auf A gab. Damit war die Prio nicht wirksam in Anspruch genommen.



Es konnte gezeigt werden, dass es sich hierbei um einen offensichtlich Fehler handelte (der lag noch nicht einmal bei der einreichenden Kanzlei, weil die Weisung aus dem Ausland verlangte, dass die Anmeldung nur auf A eingereicht werden sollte, sondern in der Weisung des Anmelders an seinen Anwalt). Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist dabei schon die Tatsache, dass sich aus der nicht-zutreffenden Angabe des Anmelders (hier: ein Anmelder wurde bei Anmeldung schlicht vergessen) eine unwirksame Priobeanspruchung ergibt, ein Indiz dafür, dass ein Fehler vorlag.


Der Berichtigungsantrag nach R 139 führte dazu, dass der Anmelder B nachträglich hinzugefügt und die Prio rückwirkend als wirksam in Anspruch genommen akzeptiert wurde.