Bezugnahme auf unveröffentlichten Stand der Technik in der Beschreibung?

[Gast999]

Wie willst Du eine schnelle Erteilung erwirken, wenn Du den SdT nicht kennst? Oder soll Dir der Prüfer die Anmeldung zurückweisen, weil die ältere Anmeldung, die noch kein SdT ist, die jüngere neuheitsschädlich vorwegnimmt? Durch die Aussetzung wird in diesem Fall das Verfahren doch nicht verzögert, da Du sowieso warten mußt, bis Du die ältere Anmeldung nach Offenlegung einsehen kannst, oder die ältere Anmeldung durch Zurücknahme oder ähnliches endgültig erledigt ist und kein SdT geworden ist. Oder sehe ich da was falsch?

 

[Marc N. Zeichen]

Nun ja, du kommst einfach aus dem Dilemma nicht raus, dass es einen potentiell äußerst kritischen Stand der Technik gibt, der dir jedoch zunächst nicht mitgeteilt wird.

Dies ist halt insbesondere dann doof, wenn ausländische Nachanmeldungen geplant sind. Die müssen dann sozusagen auf Vorrat blind getätigt werden, was dem Mandanten jedoch gar nicht gefallen wird.

Wahrscheinlich hilft nur, den Prüfer nett anzurufen, und ein paar inoffizielle Tipps aus ihm herauszuleiern.

 

[Marc N. Zeichen]

Nun ja, du kommst einfach aus dem Dilemma nicht raus, dass es einen potentiell äußerst kritischen Stand der Technik gibt, der dir jedoch zunächst nicht mitgeteilt wird.

Dies ist halt insbesondere dann doof, wenn ausländische Nachanmeldungen geplant sind. Die müssen dann sozusagen auf Vorrat blind getätigt werden, was dem Mandanten jedoch gar nicht gefallen wird.

Wahrscheinlich hilft nur, den Prüfer nett anzurufen, und ein paar inoffizielle Tipps aus ihm herauszuleiern.

 

[s`Gästle springt im Dreieck]

Also bitte, Prüfungsverfahren aussetzen, bis alles veröffentlicht ist? Jetzt weiss ich auch, warum das manchmal so lange dauert, bis der Erstbescheid kommt lol.

Der Thread soll nicht ins Peinliche abgleiten. Der Blick auf § 3 II PatG oder Art. 54 (3) EPÜ erleichtert die Rechtsfindung.

Wenn dieser StdT gattungsgemäß ist, dann soll der Anspruch einteilig formuliert werden.

 

[Marc N. Zeichen]

@Schwøba**ggl a.k.a. Gästle:

Der Thread soll nicht ins Peinliche abgleiten.

Wärest du so nett, uns an deinem Wissen auch inhaltlich teilhaben zu lassen, so dass wir nicht dazu verdammt sind, für den Rest unseres Lebens im Dunkeln zu stochern.

Wie löst sich das Dilemma des zunächst nicht mitgeteilten, aber dennoch potentiell neuheitsschädlichen Standes der Technik deiner Meinung nach denn nun auf?

 

[Gast999]

s'Gästle:

Nachdem was Du schreibst, hast Du den eigentlichen Inhalt des Threads bisher noch nicht richtig verstanden, oder?

Schau doch mal Schulte, 7. Auflage, §3, Rd. 86 an:

"2.6 Aussetzung: Eine Aussetzung der jüngeren Anmeldung bis zur Erledigung der älteren ist entgegen der früheren Praxis nicht mehr möglich, da das rechtliche Schicksal der älteren Anmeldung für die jüngere nicht mehr entscheidungswesentlich ist. Eine Aussetzung kommt nur in Betracht, wenn die ältere Anmeldung noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, es sei denn, der jüngere Anmelder grenzt sich bereits vorher gegenüber der älteren Anmeldung ab."

Die Aussetzung beruht übrigens auf Anwendung des §148ZPO:

"
Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, daß die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei."

Im übrigen: Was hat das damit zu tun, einen Anspruch bei gattungsgemäßem SdT einteilig zu formulieren?

Wenn Du jetzt nicht eine aussagekräftige Aussage machst, dann ist das einzige, was hier peinlich ist, Dein eigenes Posting.

 

[Plempi]

Wahrscheinlich hilft nur, den Prüfer nett anzurufen, und ein paar inoffizielle Tipps aus ihm herauszuleiern.

es ist immer vorteilhaft, wenn man informelle mitarbeiter in den ämtern hat, die auf der gehaltsliste der kanzlei stehen.

support your national patent offices!
bribe an examiner today!

 

[Marc N. Zeichen]

@PlemPlim:

Dass dergleichen in deinem Fall mangels...

Nein, ich tu's nicht. Ich schweige lieber stille. Don't feed the Troll.

 

[Ex Tunc]

siehe auch:

Benkard 9 Aufl. Rn 24 zu § 45

ET

 

[Marc N. Zeichen]

@E.T:

siehe auch Benkard 9 Aufl. Rn 24 zu § 45

Hmm, muss mir wohl doch noch ein paar weitere Kommentare zulegen, außer dem Busse...

Schreibt denn der Benkard dazu noch etwas, was bisher nicht beleuchtete Aspekte in die Diskussion einbringt?

 

[Gast999]

@Marc N. Zeichen: In wesentlichen: Nein
Leider habe ich den Busse gerade nicht vorliegen, ich kann mir aber nicht vorstellen, daß der sich zu dem Thema "Aussetzung" ausschweigt, schau' doch mal in der Idiotenliste (Index) hinten nach, ob es was zu dem Thema gibt.

 

[Candydat]

Rechtsprechung fürs EP-Verfahren:

2.1. allgemeine Auslegungsregeln von schriftl. Entgegenhaltungen:
Das korrekte Fachgebiet:
T_943/93 Die hypothetische Möglichkeit in dem beanspruchten Bereich tätig zu werden, reicht nicht aus, um in diesem Bereich neuheitsschädlich zu sein.

Die relevanten Dokumente, relevante Dokumentenverweise:
T_866/93 In der in Entgegenhaltung 1 enthaltenen Beschreibung des Stands der Technik, der durch die Erfindung verbessert werden sollte, wurde auf ein anderes Dokument (Entgegenhaltung 16) Bezug genommen. Die Kammer entschied, daß der Offenbarungsgehalt eines Dokuments ("Primardokument") zwar ein anderes Dokument ("Sekundardokument") beinhalten kann; wenn jedoch im Primardokument auf dieses Sekundardokument verwiesen wird, muß diese Bezugnahme in einem entsprechenden Zusammenhang erfolgen.
T_610/95 ein Patent enthielt weitere 3 Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten zur Herstellung. Bzgl. Neuheit: Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses ... könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

Der korrekte Dokumentenumfang:
T_969/92 um zu ermitteln, was durch die Veröffentlichung tatsächlich (also explizit und implizit) veröffentlicht wurde, ist nicht nur der Hauptanspruch, sondern auch der gesamte Rest des Dokuments sorgfältig in Betracht zu ziehen
T__12/81 Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehört nicht nur das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede für den Fachmann ausführbare Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil.
T_373/95 Die Offenbarung eines Dokuments darf nicht alleine an Hand der Beispiele ermittelt werden, es sei vielmehr das gesamte Dokument heranzuziehen.
T__68/93 es ist nicht zulässig ein konkretes Beispiel aus dem Zusammenhang zu reißen
T__12/90 die Offenbarung einer Vorveröffentlichung, die für einen Anspruch neuheitsschädlich sein könnte muß nicht auf die spezifischen Ausführungsbeispiele beschränkt sein, sondern umfasst jede in einem Dokument beschriebene wiederholbare technische Lehre.
T_365/89 Art 54(1) verlangt keine detaillierte technische Lehre
T_1080/99 (ABl. EPA 2002, ***) stellte die Kammer fest, daß eine japanische Patentzusammenfassung in englischer Sprache angesichts ihrer Rechtsnatur und ihres beabsichtigten Zwecks wie jede Art von technischer Zusammenfassung oder Übersicht eine Veröffentlichung ist, die den technischen Gehalt der entsprechenden japanischen Patentanmeldung zum Zwecke einer raschen Prima-facie-Unterrichtung der Öffentlichkeit wiedergeben soll. Der Inhalt solcher Zusammenfassungen muß daher im Lichte des Originaldokuments -sofern dieses vorliegt -ausgelegt und möglicherweise neu bewertet werden. Scheint eine Zusammenfassung dem Originaldokument etwas hinzuzufügen, so deutet dies auf einen Fehler in der Zusammenfassung oder zumindest auf einen Fehler bei ihrer Auslegung hin.

Der korrekte Dokumenteninhalt: Der Schutzbereich
T_60/99 Es ist zwischen dem Schutzbereich des Anspruchs und seinem Informationsgehalt zu unterscheiden.
1. Der Informationsgehalt des Anspruchs beziehe sich auf die Gesamtheit der Merkmale, die einer Vielzahl individueller Gegenstände gemeinsam sei und somit die begriffliche Zusammenfassung all dieser individuellen Gegenstände und die Unterscheidung zwischen den Begriffen ermögliche (Intension oder Begriffsinhalt).
2. Der Schutzbereich des Anspruchs beziehe sich auf die Gesamtheit der individuellen Gegenstände, die sämtliche Merkmale des Begriffs aufweisen (Extension oder Begriffsumfang).
T_60/99 Der Schutzbereich wird definiert, indem ein Begriff formuliert wird, der nicht nur die in der Beschreibung im einzelnen dargelegte spezielle Ausführungsform, sondern auch weitere spezielle Ausführungsformen umfaßt, die sich von dem in der Druckschrift im einzelnen beschriebenen Gegenstand unterscheiden können, von denen jedoch jede einzelne sämtliche Merkmale des im Anspruch definierten Begriffs aufweisen muß.

 

[BeeindrucktE]

@CandyDat
Wie hast du diese Liste der "relevanten" EPA-Entscheidungen erstellt ?? Habt ihr da eine gute Suchmaschine in der Kanzlei ??
Mit der Suchfunktion auf der EPA-Homepage wäre das ja eher eine längliche Sache....

 

[Marc N. Zeichen]

Hallo Forum,

zum Thema aus dem Betreff heute die folgende Situation:

Deutsche Patentanmeldung P1 auf Vorrichtung V eingereicht am 30.12.2018, somit noch nicht publiziert.

Vorrichtung V in den Markt gebracht und in diversen Katalogen publiziert im Juni 2019.

Geplante Patentanmeldung P2 auf weiterentwickelte Vorrichtungsvariante V' (ohne Prioritätsbeanspruchung von Anmeldung P1).

Zur Erläuterung der Vorrichtung V' soll im Text der Anmeldung P2 auf die Vorrichtung V der Anmeldung P1 Bezug genommen werden. Evtl. sollen auch entsprechende Abbildungen der Vorrichtung V als SdT in die Figuren der P2 aufgenommen werden


Schreibe ich nun in P2:

"Wie in der unveröffentlichten Patentanmeldung P1 (Aktenzeichen 54321.0) beschrieben und dort in Figuren 3-17 gezeigt, umfasst die Vorrichtung V die Teile A, B und C."

Oder schreibe ich besser:

"Wie im Katalog XYZ der Firma UVW, welcher über die Website DEF heruntergeladen werden kann, auf Seite 37 in Abbildung IV gezeigt, umfasst die Vorrichtung V die Teile A, B und C."


Vielen Dank für Argumente, warum ich das eine, oder vielleicht besser das andere tun sollte.

 

[Hans35]

Ich denke, über diese Frage ist die historische Entwicklung seit 2005 (und z.T. schon davor) hinweg gegangen. Es ist heute ziemlich egal, ob man ein- oder zweiteilige Ansprüche einreicht (zumindest beim DPMA, wie in der Frage vorausgesetzt). Und wenn der Anspruch zweiteilig ist, kommt es auch nicht mehr darauf an, was im Oberbegriff und was im Kennzeichen steht. Alle Merkmale sind gleichwertig. Die Zeiten, wo bis zum BGH darüber gestritten wurde, welche Merkmale in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs dürfen, sind wohl endgültig vorbei.

Ich würde deshalb einfach nur schreiben:
"Die Vorrichtung V, von der die Erfindung (V') ausgeht, umfasst die Teile A, B und C."
- und fertig.

P1 würde ich nicht zitieren, wofür denn auch. Den (vorveröffentlichten) Katalog XYZ würde ich nur dann zitieren, wenn es mir wichtig ist, dass der Prüfer nicht von einem anderen Stand der Technik ausgeht, und dass später ein Einsprechender XYZ entdeckt, und wenn dieser Einsprechende vielleicht geschwiegen hätte, wenn XYZ bereits in der Patentschrift abgehandelt wird.


Noch eine kurze Anmerkung zur Diskussion von 2005:

Wenn einem Prüfer eine potentiell neuheitsschädliche Anmeldung (P1) zu der zu beurteilenden Anmeldung (P2) vorliegt, die aber noch nicht offengelegt ist, dann wird er P1 im Prüfungsbescheid (zur P2) nicht erwähnen, bevor P1 offengelegt ist. Sogar in dem seltenen Fall, dass P2 im übrigen erteilungsreif ist, wird er nur irgendeinen dummen Kommafehler oder etwas anderes im Erstbescheid von P2 beanstanden und die Erteilung hinauszögern, um Zeit zu schinden, bis P1 offengelegt oder zurückgenommen ist. Eine Aussetzung oder ein obskurer Hinweis, "dass da vielleicht irgendetwas ist", kommt keinesfalls in Betracht. Dies zumal dann, wenn wenn ein solcher Hinweis (wie von Marc N. Zeichen in Beitrag #22 angesprochen) eine telefonische Nachfrage heraufbeschwört, bei der er sowieso keinesfalls etwas über P1 sagen darf, es sei denn, er nimmt beamtenrechtliche Konsequenzen in Kauf. Kein Prüfer bei Verstand würde (am Telefon oder sonstwie) einem Dritten etwas über P1 sagen, bevor diese Anmeldung offengelegt ist. Eine Ausnahme könnte ich mir nur vorstellen, wenn P1 und P2 nicht nur denselben Anmelder haben, sondern zusätzlich noch von demselben Patentanwalt vertreten werden.

 

[Marc N. Zeichen]

Besten Dank Dir für die Hinweise.

Meine Überlegungen sind weniger strategisch als Deine, mir geht es eher darum, mit wenig Aufwand eine klare Offenbarung zu schaffen.

Dazu würde ich der Einfachheit halber eine der Figuren aus der P1 in die P2 als SdT aufnehmen, und die P1 dann entsprechend auch im Text der P2 erwähnen.

Aufgrund Deiner Hinweise bezüglich möglicher Verzögerungen des Prüfungsverfahrens durch Erwähnung der P1 im Text der P2 sollte ich aber möglicherweise stattdessen die Figur aus dem veröffentlichten Katalog XYZ verwenden anstatt aus der Voranmeldung P1.

Hmm, andererseits wird die P1 eh in ein paar Monaten veröffentlicht. Bis dahin hat der Prüfer noch gar nicht angefangen, die P2 zu prüfen.

 

[Hans35]

Um eine "klare Offenbarung" zu schaffen, nützen Zitate nichts. Im Gegenteil, sie können dazu verführen, in die Offenbarung etwas hineinzulesen, von dem sich nachher herausstellt, dass es doch nicht in der Anmeldung steht, d.h. von der Offenbarung nicht umfasst ist.

Dagegen hilft nur: Abkupfern. Also nicht zitieren, sondern "Copy and Paste". Das kann sogar ohne Quellenangabe passieren, denn für Patentanmeldungen gilt insofern kein Urheberrecht.

Letzteres schließe ich jedenfalls aus der Entscheidung Fischdosendeckel ( BGH I ZR 46/07) zum Wettbewerbsrecht, die m.E. entsprechend auch zum Urheberrecht anzuwenden ist. Dieser Entscheidung liegt die Erwägung zugrunde, dass auf den Ablauf eines rechtsstaatlich geregelten Verfahrens (also des Patenterteilungsverfahrens) nicht dadurch Einfluss genommen werden und seinem Ergebnis nicht dadurch vorgegriffen werden soll, dass ein an diesem Verfahren Beteiligter durch Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche eines Dritten in seiner Äußerungsfreiheit eingeengt wird (vgl. Rn. 14). Ob das Vorbringen wahr und erheblich ist, soll allein in dem seiner eigenen Ordnung unterliegenden Ausgangsverfahren (also dem Patenterteilungsverfahren) geklärt werden. Diese Äußerungsfreiheit umfasst insbes. auch die Formulierung der Anmeldungsunterlagen nach § 34. Die Abwägung dieser Rechte gegen Rechte eines Dritten aus dem Wettbewerbsrecht (und m.E. auch gegen Rechte aus dem Urheberrecht) ergibt, dass letztere dagegen zurücktreten müssen.

Wer also zuviel abgekupfert hat, dem steht dann seine "Quelle" patenthindernd entgegen, und ggf. muss er sich mit widerrechtlicher Entnahme auseinandersetzen. Aber das war's dann auch. Schließlich geht es beim Patentrecht ja darum, dass die Fortentwicklung des Stands der Technik gefördert wird. Daran soll niemand durch das Urheberrecht behindert werden.

 

[Marc N. Zeichen]

Also nochmal einfacher.

Es geht mir schlicht darum, in der Anmeldung P2 den Stand der Technik darzustellen bzw. zu definieren, und von diesem ausgehend den Erfindungsgegenstand.

Hierzu möchte ich eine Figur aus der P1 in die P2 als SdT-Figur einfügen. Dieselbe Figur ist außer in der unveröffentlichten P1 (die jedoch in wenigen Monaten veröffentlicht wird), auch in dem bereits veröffentlichten Katalog XYZ enthalten.

Aufgrund der bisherigen Überlegungen neige ich aber dazu, die Figur aus der P1 und nicht aus dem Katalog zu verwenden.

Die P1 wird eh bald veröffentlicht, und dann kann in der Anmeldung das Aktenzeichen der P1 durch deren Veröffentlichungsnummer ersetzt werden. Auf diese Weise ist es auch für spätere internationale Anmeldeverfahren für den jeweiligen Prüfer einfacher nachzuvollziehen, woher diese SdT-Figur kommt.


Danke für etwaige weitere Kommentare, ob meine Überlegungen so einigermaßen Sinn machen

 

[Hans35]

Also wie gesagt, ich würde die Zeichnung (aus P1 oder XYZ - in jedem Fall die ausführlichere Fassung) mit der zugehörigen Beschreibung, aber ohne Quellenangabe, in meine Anmeldung einfügen. Nur dann kann es keine Diskussion darüber geben, ob die entsprechenden Merkmale vielleicht nur zum Stand der Technik gehören, aber vielleicht doch nicht nicht zum Anmeldungsgegenstand, weil sie weiter unten nicht richtig "aufgegriffen" werden.

Trotzdem kann man ja dazuschreiben, dass die Erfindung von einem solchen Gegenstand ausgeht und, falls es nötig ist, kann man die Quellenangabe ja später, im Verlauf des Prüfungsverfahrens, einfügen.

Der Prüfer, der der Meinung ist, irgendetwas vom Anmeldungsgegenstand wäre bereits Stand der Technik, mag entsprechend selbst recherchieren. Fehlende Quellenangaben in den ursprünglichen Unterlagen sind kein Mangel, der zur Zurückweisung führen kann. Vielmehr ist das immer so, wenn der Prüfer neuen Stand der Technik in das Verfahren einführt, dass es dazu in den ursprünglichen Unterlagen keine Quellenangabe gibt.

Kein Prüfer wird versuchen zu behaupten, der Anmelder hätte die Quelle bereits vor dem Anmeldetag gekannt haben müssen. Wofür denn auch, davon wird der aufgefundene Stand der Technik bestimmt nicht "tödlicher".

 

[Marc N. Zeichen]

Ich weiß zu schätzen, dass Du strategisch vorausdenkst.

Aber die Zeichnung in der P1 sei schlicht der Stand der Technik, von dem die P2 ausgeht. Da gibt es gar nichts zu verheimlichen. Die gesamte P2 befasse sich mit nichts anderem als Verbesserungen der P1.

Diesen Satz versteh ich allerdings nicht, an dem scheint etwas nicht zu stimmen:

Nur [wenn keine Quellenangabe erfolgt] kann es keine Diskussion darüber geben, ob die entsprechenden Merkmale [aus der P1]
vielleicht nur zum Stand der Technik gehören, aber
vielleicht doch nicht nicht zum Anmeldungsgegenstand,
weil sie weiter unten [in der P2] nicht richtig "aufgegriffen" werden.

Also die Merkmale gehören zum Stand der Technik, "aber" nicht zum Anmeldungsgegenstand?

Das ist doch zweimal das gleiche, bzw. dann sowieso kein Problem.