US Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

Kurt

*** KT-HERO ***
Hi Forum,

machen das eure US-Kollegen auch immer so, dass im Prüfungsverfahren anmelderseitig vorgenommene Änderungen in den Patentansprüchen hervorgehoben werden gegenüber den zuletzt eingereichten Patentansprüchen, anstatt gegenüber den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen?

Unsere US-Kollegen scheinen es immer nach der ersteren Methode zu machen, welche ich (nach spätestens 2 bis 3 Runden) für völlig verwirrend, wenn nicht gar für schwachsinnig halte. Aber ich könnte mich ja irren.

Grüße
Kurt
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Keiner eine Meinung zu der Frage, gegenüber welcher Anspruchsversion (ursprüngliche oder zuletzt eingereichte) man Anspruchsänderungen hervorheben sollte?

Wie gesagt plädiere ich für erstere, und halte letztere Variante für unsinnig, insbesondere hinsichtlich der Überprüfbarkeit der Ursprungsoffenbarung von Anspruchsänderungen.
 

Ernst Haft

Vielschreiber
Hi Kurt,

wir machen es grundsätzlich gegenüber der zuletzt eingereichten Version, da auch in den Beschweidserwiderungen (zumindest in unseren) immer geschrieben wird, dass die im Anhang befindlichen Ansprüche die ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen.
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Hallo Ernst,

die Kausalität ("da...") in Deinem Beitrag versteh ich nicht ganz.

Und es bleibt mir immer noch schleierhaft, was es bringen soll, die Änderungen gegenüber der vorherigen Version (die ja zurückgewiesen wurde) zu kennzeichnen, anstatt aufs neue gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen.

Grüße
Kurt
 

keta

SILBER - Mitglied
Keiner eine Meinung zu der Frage, gegenüber welcher Anspruchsversion (ursprüngliche oder zuletzt eingereichte) man Anspruchsänderungen hervorheben sollte?

Wie gesagt plädiere ich für erstere, und halte letztere Variante für unsinnig, insbesondere hinsichtlich der Überprüfbarkeit der Ursprungsoffenbarung von Anspruchsänderungen.

Wieso fragst du nicht die US-Kollegen, warum sie das so machen und nicht anders? Und wenn du es anders willst, warum forderst du sie nicht auf, es anders zu machen?
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Also es wundert mich ja, dass so wenig Äußerungen zu diesem doch sehr zentralen Arbeitsschritt in unserem Handwerk kommen.

Wie auch immer, die US-Kollegen schreiben mir auf Anfrage, dass das Amt es erfordere, die Änderungen gegenüber den zuvor eingereichten Ansprüchen zu kennzeichnen.

Jetzt bin ich natürlich genau da, wo ich nicht sein wollte: derjenige, der diese meines Erachtens total unsinnige Übung praktiziert (unsere US-Kollegen) sagt mir nun (wie zu erwarten), dass man "dies schon immer so gemacht hat" und dass "das Patentamt es auch so fordere".

Edit, habe das MPEP gewälzt, und dieser Quatsch steht tatsächlich da drin.

Im konkreten Fall sieht es so aus, dass wir nach einigen Bescheiden des US-Patentamts bei einer inzwischen völlig unmöglichen Anspruchsformulierung angekommen sind, und sozusagen noch mal auf Null gehen und den Anspruch weitestgehend neu formulieren müssen. Und da soll man nun die Änderungen gegenüber der vorherigen miserablen Version kennzeichnen, die keine Sau mehr interessiert. Und dann soll man lt. MPEP auch noch darauf verzichten, eine Reinschrift einzureichen. Die haben doch einen an der Waffel.
 
Zuletzt bearbeitet:

Asdevi

*** KT-HERO ***
Wie machst du es denn in Europa?

Wir machen es generell auch gegenüber den zuletzt eingereichten Ansprüchen. Das wissen die Prüfer auch eher zu schätzen. Die Ansprüche müssen ja nicht wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen sein. Spätestens nach der dritten Runde sieht man überhaupt nicht mehr, was sich konkret am Anspruch geändert hat, wenn alle vorherigen Änderungen auch gehighlightet bleiben.
 

Ernst Haft

Vielschreiber
Hallo Ernst,

die Kausalität ("da...") in Deinem Beitrag versteh ich nicht ganz.

Und es bleibt mir immer noch schleierhaft, was es bringen soll, die Änderungen gegenüber der vorherigen Version (die ja zurückgewiesen wurde) zu kennzeichnen, anstatt aufs neue gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen.

Grüße
Kurt

Ok, ein kleines Beispiel:

Anmeldung mit 10 Ansprüchen. Prüfungsbescheid kommt und man schränkt nun darauf ein, dass man z.B. Anspruch 9 mit in Anspruch 1 nimmt. Es bleiben somit 9 Ansprüche übrig, die die vorher eingereichten Ansprüche ersetzen. Im nächsten Prüfungsbescheid bezieht sich der Prüfer dann auf die 9 eingereichten Ansprüche. Ist meines Erachtens absoluter Standard, zumindest in EP und DE.

Kann nicht ganz nachvollziehen, was daran unübersichtlich sein soll. Oder verstehe ich die Sachlage falsch?
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Ja stimmt schon. In unserem Fall ist es halt so, dass wir noch lange nicht so weit sind, Unteransprüche in den Hauptanspruch aufzunehmen, sondern dass es massenhaft Beanstandungen hinsichtlich Klarheit und Ursprungsoffenbarung gegenüber dem aktuellen Hauptanspruch gibt.

Dieser muss jetzt noch mal total umgebaut werden, und da ist es einfach völlig kontraproduktiv, wenn man die Änderungen gegenüber der vorherigen Murksversion kennzeichnen soll, von der Kenntlichmachung der Ursprungsoffenbarung der Änderungen gar nicht zu reden.
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Außerdem muss ich an dieser Stelle mal loswerden, dass ich es unfassbar bescheuert finde, dass bei Einreichung jeder US-Anmeldung zunächst mal alle Bezugszeichen aus den Patentansprüchen gestrichen werden. Jedenfalls von unseren Korrespondenzanwälten, obwohl es das MPEP gar nicht vorschreibt.

Anschließend kriegt man dann lauter Beanstandungen wegen Unklarheit, weil der Prüfer die Begriffe im Anspruch nicht mit den Elementen in den Zeichnungen identifizieren kann.
 
Zuletzt bearbeitet:

Lurchi

SILBER - Mitglied
Ohne es jetzt 100%ig zu wissen, würde ich darauf tippen, dass es da Rechtsprechung gibt, dass die Bezugszeichen sich einschränkend auf den Schutzumfang auswirken. Jedenfalls habe ich das so im Hinterkopf und anglo-amerikanische Anwälte oder Anmelder fragen auch öfters mal nach, ob sich denn in Europa die Bezugszeichen in den Ansprüchen nicht einschränkend auswirken.

Wenn in der Beschreibung und in den Ansprüchen dieselben Begriffe benutzt werden, hat der Prüfer meiner Meinung nach auch keinen Anlass, aufgrund dessen Klarheitseinwände zu erheben.
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Ohne es jetzt 100%ig zu wissen, würde ich darauf tippen, dass es da Rechtsprechung gibt, dass die Bezugszeichen sich einschränkend auf den Schutzumfang auswirken. Jedenfalls habe ich das so im Hinterkopf und anglo-amerikanische Anwälte oder Anmelder fragen auch öfters mal nach, ob sich denn in Europa die Bezugszeichen in den Ansprüchen nicht einschränkend auswirken.
Ja das ist wohl so. Aber der eine Fall aus 1.000.000 Fällen, in dem das mal sachentscheidend war, reißt es garantiert nicht raus. Im Gegenzug gibt es bei 1.000.000 nicht betroffener Fälle eine Vervielfachung des Aufwands durch vom Prüfer nicht verstandene Ansprüche.

Wenn in der Beschreibung und in den Ansprüchen dieselben Begriffe benutzt werden, hat der Prüfer meiner Meinung nach auch keinen Anlass, aufgrund dessen Klarheitseinwände zu erheben.
Hat er nicht, macht er aber trotzdem, weil er die Beschreibung gar nicht gelesen hat. Und schon sind wieder 5k€ verballert.
 

smartpat

SILBER - Mitglied
Bezugszeichen sind in Ansprüchen in den USA in der Tat zulässig, aber unüblich. Die Befürchtung ist, dass diese einschränkend ausgelegt werden könnten. Allerdings gibt es einen Mittelweg: Bezugszeichen im Anspruch lassen, bis er erlaubt wird. Nach Erlaubnis können die Bezugszeichen dann gestrichen werden.
 

Marc N. Zeichen

*** KT-HERO ***
Bezugszeichen sind in Ansprüchen in den USA in der Tat zulässig, aber unüblich. Die Befürchtung ist, dass diese einschränkend ausgelegt werden könnten. Allerdings gibt es einen Mittelweg: Bezugszeichen im Anspruch lassen, bis er erlaubt wird. Nach Erlaubnis können die Bezugszeichen dann gestrichen werden.
Auf diese weisen Worte möchte ich bitte nochmal zurückkommen.

Wir (bzw. unsere US-Kollegen) generieren uns regelmäßig selber massive Schwierigkeiten im US-Prüfungsverfahren dadurch, dass sämtliche Bezugsziffern gleich mit dem Preliminary Amendment aus den US-Ansprüchen gestrichen werden.

Zusätzlich zu den Unklarheiten, die eine nie 100-prozentige Übersetzung der Patentansprüche erzeugt, führt dies häufig dazu, dass weder unsere US-Kollegen noch der Prüfer mehr verstehen, was eigentlich im Anspruch steht.

Dies fällt uns dann Monate oder Jahre später wieder auf die Füße.

Spricht also irgendwas dagegen, das bescheuerte anfängliche Streichen der Bezugsziffern aus den Ansprüchen (aus der schrecklichen Befürchtung heraus, dass einem das ein Mal in tausend Jahren in einem Verletzungsverfahren einschränkend ausgelegt werden könnte) zu unterlassen und stattdessen so vorzugehen wie oben von smartpat erwähnt?
 

Blood für PMZ

*** KT-HERO ***
Hallo Marc N. Zeichen,

eigentlich solltest Du diese Frage nicht uns, sondern Deinen Vertretern in den USA stellen, denn die müssen damit arbeiten. Allerdings wird allein diese Diskussion und die Einstellung "Das haben wir noch nie so gemacht" weitere 2 k€ verschlingen.

Tatsächlich stellt sich natürlich automatisch die Frage, ob schon die Ursprungsfassung der Patentansprüche der Anmeldung so unverständlich ist, dass sie ohne Bezugszeichen nicht verstanden werden kann - genau das impliziert nämlich Deine Beschreibung des Problems. Und auch in Deutschland sollten die Patentansprüche auch ohne die Bezugszeichen verstanden werden können. Die Bezugszeichen ermöglichen nämlich nur durch Vergleich mit einer zeichnerisch dargestellten Ausführungsform einen rascheren Zugang.

Also liegt das Problem eher bei der Abfassung der Ursprungsanmeldung, und damit in DE. Vielleicht sollte man einfach vorab testen, ob das, was man in die USA schickt, auch ohne Bezugszeichen sinnvoll ist. Das dürfte viel Ärger, Zeit und damit Geld sparen. Und mit "fastening means" und ähnlichen Multidehnbegriffen in deutsch und englisch kann man ja arbeiten, ohne die Verständlichkeit zu gefährden.

Frohes Schaffen
Blood für PMZ
 

smartpat

SILBER - Mitglied
eigentlich solltest Du diese Frage nicht uns, sondern Deinen Vertretern in den USA stellen, denn die müssen damit arbeiten. Allerdings wird allein diese Diskussion und die Einstellung "Das haben wir noch nie so gemacht" weitere 2 k€ verschlingen.

Also liegt das Problem eher bei der Abfassung der Ursprungsanmeldung, und damit in DE. Vielleicht sollte man einfach vorab testen, ob das, was man in die USA schickt, auch ohne Bezugszeichen sinnvoll ist. Das dürfte viel Ärger, Zeit und damit Geld sparen. Und mit "fastening means" und ähnlichen Multidehnbegriffen in deutsch und englisch kann man ja arbeiten, ohne die Verständlichkeit zu gefährden.

Als US Vertreter einige Anregungen:

1. Wenn Ansprüche ohne Bezugszeichen unverständlich sind dann ist das in der Tat fast ein Eingeständnis dass sie mangels Klarheit ungültig sind.
2. Wenn zwei identische Elemente in einem Anspruch vorkommen kann man diese immer als "erstes Element" und "zweites Element" unterscheiden. Wirkt bei der Klarheit der Ansprüche Wunder, sehe ich aber bei deutschen Anmeldungen eher selten.
3. "Fastening means" enthält den Begriff "means" den wir in den USA eher vermeiden - da "means plus function" nur in der Spezifikation beschriebene "means" umfasst. Ich würde in der Regel eher von einem "fastener" sprechen.
4. Wenn die Unterhaltung über die richtige Vorgehensweise 2k€ kostet sollte man vielleicht überlegen ob es einen besseren Vertreter in den USA gibt... :)
 

Hans35

*** KT-HERO ***
Hallo,

ich möchte noch mal das ursprüngliche Thema (Kennzeichnung von Anspruchsänderungen) aufgreifen.

Selbstverständlich muss bei der Prüfung, ob der geänderte Anspruch ursprünglich offenbart ist, ein Vergleich mit den ursprünglichen Unterlagen erfolgen, und nicht mit den zuvor eingereichten, nunmehr bedeutungslos gewordenen Unterlagen. Das Markieren nur der jüngsten Änderungen macht zu diesem Zweck wenig Sinn, denn auch wenn sich die markierten Merkmale dann in den ursprünglichen Unterlagen finden, ist der beanspruchte Gegenstand nicht unbedingt als Ganzes offenbart.

Das Markieren hat also wenig damit zu tun, dass der Anmelder selbst die ursprüngliche Offenbarung prüfen und nachweisen soll.

Es geht um die Neuheitsprüfung bzw. um die Patentfähigkeit. Der Prüfer will nämlich seinen letzten Prüfungsbescheid nutzen und mit den Markierungen erfahren, wonach er nun nur noch recherchieren bzw. in den Entgegenhaltungen suchen muss. Das erleichtert ihm die Arbeit sicher in vielen Fällen beträchtlich, weil er sonst selbst diese Änderungen feststellen muss, um seinen vorherigen Bescheid zu nutzen. Für den Prüfer ist das Auffinden der Änderungen wesentlich aufwendiger als für den Anmelder, der ja eine genaue Vorstellung davon hat, was er auf Grund des letzten Bescheids ändern will und was nicht.

Natürlich könnten auch die Änderungen gegenüber den Ansprüchen gekennzeichnet werden, die dem Erstbescheid zu Grunde gelegen hatten und der Prüfer könnte dann diesen nutzen. Aber das dürfte dazu führen, dass er die Änderungen im Vorbescheid, die unverändert geblieben sind, nochmal in die Recherche einbezieht, wenn er es nicht doch noch von sich aus merkt. (Und wahrscheinlich wären auch fehlerhafte Angaben häufiger, weil der Anmelder ja erst selbst wieder nachvollziehen muss, was er bereits vor längerer Zeit geändert hat.)

Auch bei der Neuheitsprüfung kann es natürlich (wie bei der Offenbarungsprüfung) sein, dass sich das fragliche Merkmal nur in ganz anderem Zusammenhang findet; aber das ist immer so. Und dazu kann ja ggf. dann noch der Anmelder vortragen. Durch die Markierung weiß der Prüfer jedenfalls erst mal, wonach er auf jeden Fall noch suchen muss.

Es dürfte nur selten nach einem Bescheid so umfangreiche Anspruchsänderungen geben, dass der Prüfer noch mal ganz von vorn recherchieren muss und den Vorbescheid nicht nutzen kann.

Vermutlich wird jemand, der es nur mit dem EPA zu tun hat, nicht ohne weiteres an diesen Arbeitsablauf denken, weil dort eher selten Anspruchsänderungen mit Merkmalen zugelassen werden, nach denen noch nicht bereits recherchiert wurde.
 
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