Teil C Wie greift man folgenden Anspruch richtig an???

[schreiber-eqe]

Wie greift man folgenden Anspruch richtig an? Bitte beachten, der anzugreifende Anspruch ist ein Verfahrensanspruch und kein Erzeugnisanspruch.


i) Verfahren zur Herstellung eines Produkts gemäß Anspruch 1, wobei das Verfahren die Schritte a [?], b [?] und c [?] umfasst.

Anspruch 1 umfasst die Merkmale x, y und z.


Muss ich bei einem Neuheits- oder erfinderische Tätigkeit-Angriff auf den Verfahrensanspruch

- nur die Schritte a, b und c angreifen/prüfen; oder
- die Schritte a, b und c samt den Merkmalen x, y und z des Anspruchs 1.

"Mögliche Auswirkung auf den C-Teil der EQE": Was ist zu tun, wenn z.B. ein Dokument des Stands der Technik ein Verfahren mit den Merkmalen a, b und c offenbart, aber nur ein Produkt mit den Merkmalen x und y. Ist dann ein Neuheitsangriff oder erfinderische Tätigkeit-Angriff zu führen???


Ist der untenstehende Verfahrensanspruch anders zu beurteilen???

ii) Verfahren zum Reinigen eines Produkts gemäß Anspruch 1, wobei das Verfahren die Schritte a [?], b [?] und c [?] umfasst.

Anspruch 1 umfasst die Merkmale x, y und z.

Für die Beantwortung im Voraus besten Dank

 

[grond]

Hier mein Verständnis:

Die Zweckangabe im Oberbegriff ist kein Merkmal des Anspruchs darüber hinaus, dass das Verfahren geeignet sein muss, das genannte Produkt herzustellen. Wenn also ein Verfahren des Standes der Technik (mehr oder weniger zufällig) die Verfahrensschritte a, b und c aufweist, aber nicht zum selben Produkt führt, ist es mit der neuheitsschädlichen Wirkung Essig (und die erfinderische Tätigkeit dürfte letztlich auch nicht mehr durch das Dokument infragezustellen sein). Also muss die Eignung des vorbekannten Verfahrens, das gewünschte Produkt herzustellen, letztlich geprüft werden. Einen expliziten Hinweis auf das Produkt x, y, z muss im Stand der Technik jedoch nicht notwendigerweise gegeben sein.

Beim zweiten Beispiel ist es eigentlich ähnlich, es muss wiederum geprüft werden, ob der gewünschte Erfolg sich aus dem herangezogenen Stand der Technik ergibt. Bei einem Reinigungsverfahren für X gemäß SdT könnte allerdings sogar ein Reinigungsverfahren für Y gemäß Streitpatent impliziert sein, so dass man nicht unbedingt auf die erfinderische Tätigkeit ausweichen muss, sondern immer noch über fehlende Neuheit argumentieren kann (hier lieber vorsichtig sein...).

 

[grond]

"Mögliche Auswirkung auf den C-Teil der EQE": Was ist zu tun, wenn z.B. ein Dokument des Stands der Technik ein Verfahren mit den Merkmalen a, b und c offenbart, aber nur ein Produkt mit den Merkmalen x und y. Ist dann ein Neuheitsangriff oder erfinderische Tätigkeit-Angriff zu führen???

Achso, hier noch meine explizite Antwort: der Durchschnittsfachmann muss ja auch noch erkennen, dass er mit dem Verfahren auch das Produkt x, y, z erhalten kann. Das kann er ohne erfinderische Tätigkeit tun, indem er das Verfahren des SdT durchführt und feststellt, dass das Produkt sowieso die zusätzliche nichterwähnte Eigenschaft z hat. Ergo: Angriff gegen erfinderische Tätigkeit.

 

[Lysios]

"Mögliche Auswirkung auf den C-Teil der EQE": Was ist zu tun, wenn z.B. ein Dokument des Stands der Technik ein Verfahren mit den Merkmalen a, b und c offenbart, aber nur ein Produkt mit den Merkmalen x und y. Ist dann ein Neuheitsangriff oder erfinderische Tätigkeit-Angriff zu führen???

Siehe RiLis C-III
4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu verstehen, die sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet wäre oder einer Änderung bedürfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann,
sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.
***

Die Frage ist hier also, ob das Verfahren geeignet ist, ein Produkt nach Anspruch 1 zu erzeugen. Ist das der Fall, dann ist hier ein Neuheitsangriff zu machen. In diesem Fall ist dann kein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit mit diesem Dokument mehr vorzunehmen.

Ob ein Angriff hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit mit dem Dokument möglich ist, richtet sich nach dem Problem-Solution-Approach.

 

[Gunk]

Hier mein Verständnis:

Die Zweckangabe im Oberbegriff ist kein Merkmal des Anspruchs darüber hinaus, dass das Verfahren geeignet sein muss, das genannte Produkt herzustellen.

Das ist bei Verfahrenansprüchen nicht unbedingt gesagt, siehe Richtlinien C-III 4.13 (neue Fassung) am Ende.

Gunk

 

[Lysios]

Wenn also ein Verfahren des Standes der Technik (mehr oder weniger zufällig)
...
Einen expliziten Hinweis auf das Produkt x, y, z muss im Stand der Technik jedoch nicht notwendigerweise gegeben sein.

Siehe RiLis C-VI

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen
"Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, verstößt in folgenden Fällen nicht gegen Art. 123 (2) (siehe G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) sowie C-III, 4.20):

ii) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer zufälligen
Vorwegnahme nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig,
wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so
weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht
berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegname
vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren
Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein
Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen
Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem
Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als
nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht
aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine
zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten
Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit
nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und
dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig
verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten
verwendet werden (siehe T 298/01, nicht im ABl. veröffentlicht). Ein
Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der
Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der
Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein
Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige"
Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01, beide
nicht im ABl. veröffentlicht);

 

[grond]

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

Braucht man den Disclaimer denn, wenn das Verfahren des SdT nicht zum selben Produkt führen kann? Bei chemischen Produktionsverfahren können ja zusätzliche Zwischenschritte in Kombination mit denselben Schritten des zu prüfenden Patentes zu völlig anderen Ergebnissen führen. Da man ja das Merkmal der Eignung im Anspruch hat, würde ich eigentlich denken, dass man keinen Disclaimer benötigt.

 

[grond]

Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet wäre oder einer Änderung bedürfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann,
sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.
***

Die Frage ist hier also, ob das Verfahren geeignet ist, ein Produkt nach Anspruch 1 zu erzeugen. Ist das der Fall, dann ist hier ein Neuheitsangriff zu machen. In diesem Fall ist dann kein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit mit diesem Dokument mehr vorzunehmen.

Das ist ein gefährlicher Umkehrschluss! In der RiLi steht lediglich, dass es sich nicht um neuheitsschädlichen SdT handelt, wenn die Eignung nicht gegeben ist. Das heißt nicht, dass ein Neuheitsangriff zu fahren ist, wenn die Eignung (objektiv) gegeben ist, aber nicht offenbart war! In diesem Fall halte ich einen Angriff gegen die erfinderische Tätigkeit, wie in meinem zweiten Beitrag erläutert, für angebracht.

 

[Lysios]

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

Braucht man den Disclaimer denn, wenn das Verfahren des SdT nicht zum selben Produkt führen kann? Bei chemischen Produktionsverfahren können ja zusätzliche Zwischenschritte in Kombination mit denselben Schritten des zu prüfenden Patentes zu völlig anderen Ergebnissen führen. Da man ja das Merkmal der Eignung im Anspruch hat, würde ich eigentlich denken, dass man keinen Disclaimer benötigt.

Es ging mir eher darum, sich bei einem Angriff zu fragen, ob ein Disclaimer möglich ist und das Patent so zumindest teilweise gerettet werden kann. Laut CEIPI Tutoren (inklusive C-Book) will die Prüfungskommission nur einen starken Angriff pro Anspruchsgegenstand. Ausnahmen liegt nur vor, wenn ein starker 54(3) Neuheitsangriff möglich existiert und nebenher noch relativ starke 54(2), 56, 123(2), 53 Angriffe möglich sind.

 

[grond]

Es ging mir eher darum, sich bei einem Angriff zu fragen, ob ein Disclaimer möglich ist und das Patent so zumindest teilweise gerettet werden kann.

In diesem Fall sollte man den Angriff also nicht bringen? Dann muss man sich wohl merken, dass man diese Prüfung auf die Disclaimer-Möglichkeit für den Angegriffenen macht. Allerdings ist mein Plan eher, möglichst alle Angriffsmöglichkeiten zu verwerten, was ja auch in der Praxis so gemacht wird, wobei man natürlich in Reihenfolge der Erfolgswahrscheinlichkeit arbeiten sollte...

 

[Lysios]

[Das ist ein gefährlicher Umkehrschluss! In der RiLi steht lediglich, dass es sich nicht um neuheitsschädlichen SdT handelt, wenn die Eignung nicht gegeben ist. Das heißt nicht, dass ein Neuheitsangriff zu fahren ist, wenn die Eignung (objektiv) gegeben ist, aber nicht offenbart war!

Es ist für mich schwer vorstellbar, dass in der EQE der Fall vorkommen könnte, dass ein Verfahren objektiv geeignet ist, aber der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen sein soll, diese Eignung zu erkennen. Da ja (im Prinzip) kein technisches Vorwissen des Prüflings vorausgesetzt wird, muss schließlich ein Dokument in den Anhängen des Mandantenschreibens existieren, das genau diesen Umstand anspricht. Wer das dann übersieht, ist selber schuld.

 

[Lysios]

[Das ist ein gefährlicher Umkehrschluss! In der RiLi steht lediglich, dass es sich nicht um neuheitsschädlichen SdT handelt, wenn die Eignung nicht gegeben ist. Das heißt nicht, dass ein Neuheitsangriff zu fahren ist, wenn die Eignung (objektiv) gegeben ist, aber nicht offenbart war!

Es ist für mich schwer vorstellbar, dass in der EQE der Fall vorkommen könnte, dass ein Verfahren objektiv geeignet ist, aber der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen sein soll, diese Eignung zu erkennen. Da ja (im Prinzip) kein technisches Vorwissen des Prüflings vorausgesetzt wird, muss schließlich ein Dokument in den Anhängen des Mandantenschreibens existieren, das genau diesen Umstand anspricht. Wer das dann übersieht, ist selber schuld.

 

[Lysios]

In diesem Fall sollte man den Angriff also nicht bringen? Dann muss man sich wohl merken, dass man diese Prüfung auf die Disclaimer-Möglichkeit für den Angegriffenen macht. Allerdings ist mein Plan eher, möglichst alle Angriffsmöglichkeiten zu verwerten, was ja auch in der Praxis so gemacht wird, wobei man natürlich in Reihenfolge der Erfolgswahrscheinlichkeit arbeiten sollte...

Alles nur meine Erfahrungen gewonnen aus C-Book und Straßburg C-Teil:

Wenn ich nur diesen einen Angriff auf einen Anspruchsgegenstand habe, und aber eine Teilrettung möglich ist, dann sollte ich mich fragen, ob ich nicht einen grundlegenden Fehler irgendwo begangen habe. Normalerweise ist auf jeden Fall ein starker Angriff vorhanden, und der muss unbedingt aufgezeigt werden. Andernfalls verliert man enorm viele Punkte. Man verliert zudem auch Punkte, wenn man schwache Angriffe fährt.

 

[Lysios]

In diesem Fall sollte man den Angriff also nicht bringen? Dann muss man sich wohl merken, dass man diese Prüfung auf die Disclaimer-Möglichkeit für den Angegriffenen macht. Allerdings ist mein Plan eher, möglichst alle Angriffsmöglichkeiten zu verwerten, was ja auch in der Praxis so gemacht wird, wobei man natürlich in Reihenfolge der Erfolgswahrscheinlichkeit arbeiten sollte...

Alles nur meine Erfahrungen gewonnen aus C-Book und Straßburg C-Teil:

Wenn ich nur diesen einen Angriff auf einen Anspruchsgegenstand habe, und aber eine Teilrettung möglich ist, dann sollte ich mich fragen, ob ich nicht einen grundlegenden Fehler irgendwo begangen habe. Normalerweise ist auf jeden Fall ein starker Angriff vorhanden, und der muss unbedingt aufgezeigt werden. Andernfalls verliert man enorm viele Punkte. Man verliert zudem auch Punkte, wenn man schwache Angriffe fährt.

 

[grond]

Es ist für mich schwer vorstellbar, dass in der EQE der Fall vorkommen könnte, dass ein Verfahren objektiv geeignet ist, aber der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen sein soll, diese Eignung zu erkennen.

War er natürlich, deshalb muss ein Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gefahren werden, nicht wegen mangelnder Neuheit. Das war der Punkt.

Da ja (im Prinzip) kein technisches Vorwissen des Prüflings vorausgesetzt wird, muss schließlich ein Dokument in den Anhängen des Mandantenschreibens existieren, das genau diesen Umstand anspricht. Wer das dann übersieht, ist selber schuld.

Wenn der Mandant schreibt, dass "allgemein bekannt sei, dass man auch das Produkt x, y, z mit dem Verfahren aus dem SdT herstellen kann", dann heißt das für den Angriff lediglich, dass aus dem Dokument plus Grundwissen des Fachmanns argumentiert wird => wieder Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, nicht etwa wegen mangelnder Neuheit.

Oder was meintest Du?

 

[schreiber-eqe]

Zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten.

Bitte nicht zu "Disclaimern" abschweifen. Ich denke, die ursprüngliche Frage ist noch gar nicht beantwortet (zumindest, bin ich nicht arg viel klügiger...)

Verstehe ich euch richtig:

Obwohl ein Dokument des Stands der Technik alle Verfahrensmerkmale a, b und c offenbart, nicht aber das Merkmal z des Anspruchs 1, ist ein eT-Angriff zu führen?

Meine ursprüngliche Frage zielte in erster Linie darauf ab, inwiefern die Merkmale des Anspruchs 1 überhaupt zu prüfen sind.

Im C-Teil wird folgende Problemstellung eher realistisch sein.

i) Verfahren zur Herstellung eines Produkts gemäß Anspruch 1 , wobei das Verfahren die Schritte a [?], b [?] und c [?] umfasst.

Anspruch 1 hat die Merkmale x, y und z.

Dokument A2 offenbart die Merkmale x, y und z und ist somit neuheitsschädlich für Anspruch 1.

Dokument A3 offenbart die Merkmale a, b und c sowie x und y.

Wie (Neuheit oder eT) greife ich den Verfahrensanspruch 1 an???

Die Frage bezieht sich im Wesentlichen auf den C-Teil 1995 (Anspruch 4) und 1996 (Anspruch 6)!!! Die Examiners Reports sowie die deutschen und englischen Lösungsvorschläge sind meiner Meinung nach zu "schwammig".

 

[grond]

Verstehe ich euch richtig:

Obwohl ein Dokument des Stands der Technik alle Verfahrensmerkmale a, b und c offenbart, nicht aber das Merkmal z des Anspruchs 1, ist ein eT-Angriff zu führen?

Dieser Meinung bin ich, aber offenbar gibt es Gegenmeinungen...

Im C-Teil wird folgende Problemstellung eher realistisch sein.

i) Verfahren zur Herstellung eines Produkts gemäß Anspruch 1 , wobei das Verfahren die Schritte a [?], b [?] und c [?] umfasst.

Anspruch 1 hat die Merkmale x, y und z.

Dokument A2 offenbart die Merkmale x, y und z und ist somit neuheitsschädlich für Anspruch 1.

Dokument A3 offenbart die Merkmale a, b und c sowie x und y.

Wie (Neuheit oder eT) greife ich den Verfahrensanspruch 1 an???

Ein Verfahren zur Herstellung von P(x, y) ist nicht dasselbe wie ein Verfahren zur Herstellung von P(x, y, z). Also kein Neuheitsangriff. Wenn alle Verfahrensschritte sich aber gleichen (man also annehmen muss, dass auch das Verfahren des SdT zu P(x, y, z) führt, das nur leider nirgends steht), dann ist meiner Meinung nach immer noch ein Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu führen, da der Fachmann ja ein Verfahren zur Herstellung von P(x, y, z) finden soll und nur einen SdT hat, wo die Herstellung von P(x, y) beschrieben ist. Objektive Aufgabe: verändere das Verfahren so, dass P(x, y, z) herauskommt. Schon sind wir mitten im Problem-Lösung-Ansatz. Der Fachmann probiert das Verfahren des SdT aus, und erkennt, dass es das Produkt (x, y, z) ohne weiteres Zutun ergibt => 1 Dokument plus Grundwissen vernichten den Anspruch => Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit führt zum Erfolg.

 

[grond]

Dieser Meinung bin ich, aber offenbar gibt es Gegenmeinungen...

Der zugelassene Chemie-Vertreter aus dem Nachbarbüro schließt sich der Neuheitsfraktion an... (schluchz)

 

[Lysios]

Wenn der Mandant schreibt, dass "allgemein bekannt sei, dass man auch das Produkt x, y, z mit dem Verfahren aus dem SdT herstellen kann", dann heißt das für den Angriff lediglich, dass aus dem Dokument plus Grundwissen des Fachmanns argumentiert wird => wieder Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, nicht etwa wegen mangelnder Neuheit.

Oder was meintest Du?

Ich meinte das: RiLi C-IV

9.2 Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente
Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften
genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist,
neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht
offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.
***

Das Verfahren ist ja dann kein Äquivalent, sondern das Verfahren selbst. Siehe auch:

9.6 Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht (bezüglich einer zweiten nicht
medizinischen Verwendung siehe jedoch IV, 9.7). Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe III, 4.11). Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Kann der Anmelder z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

 

[Lysios]

Die Frage bezieht sich im Wesentlichen auf den C-Teil 1995 (Anspruch 4) und 1996 (Anspruch 6)!!! Die Examiners Reports sowie die deutschen und englischen Lösungsvorschläge sind meiner Meinung nach zu "schwammig".

Also es ist riskant, diese alten Prüfungen zu schreiben, weil die Prüfungen heute anders aufgebaut sind. Relevant sind auf jeden Fall die C-Teile seit 2002. Die Prüfungskommission hatte gewechselt und legt seitdem andere Maßstäbe an.