EPÜ Unentrinnbare Falle schon im Prüfungsverfahren?

[Marc N. Zeichen]

Hallo Forum,

ABCDEFG sei beansprucht.

"Nacharbeitbar offenbart seien jedoch nur die Merkmale A, B, C, D."

Die erforderliche Änderung des Anspruchs auf ABCD wäre ja aber viel breiter als die Ursprungsoffenbarung ABCDEFG und damit unzulässig.

ABCDEFG beibehalten geht mangels Stützung auch nicht.

Ist das schon eine unentrinnbare Falle?

Gruß
Marc

 

[Fip]

Gute Frage, finde ich, und ich habe keine Antwort. Spontan fällt mir nur Folgendes ein:

Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch geht ja nur unter bestimmten Bedingungen, siehe z.B. hier (ohne das jetzt im Detail gelesen zu haben):
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/d/clr_ii_e_1_2_4.htm
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_3_1.htm

Es kommt meiner Ansicht nach maßgeblich darauf an, ob ABCD (ohne EFG) für den Fachmann eindeutig und unmittelbar als sozusagen eigenständige Erfindung offenbart ist, so dass man ggf. EFG streichen könnte. Es wäre ein Versuch wert.

Und es bleibt ja noch die Möglichkeit der Teilung. Mir ist nicht bewusst, dass der Anspruch in einer Teilanmeldung nicht breiter sein darf als der Anspruch der Stammanmeldung (hinreichende Offenbarung vorausgesetzt).

 

[Marc N. Zeichen]

Danke für Deine Einschätzung. Deinem Link entnehme ich:

In T 260/85 (ABl. 1989, 105) wird festgestellt, dass es nicht zulässig ist, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstieße.

Was das Ersetzen oder Streichen eines Merkmal aus einem Anspruch betrifft, bestätigte die Kammer in T 648/10, dass ein Merkmal, das durchgängig als wesentliches Merkmal der Erfindung hingestellt wird, nach ständiger Rechtsprechung nicht aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden darf, da damit Gegenstand hinzugefügt würde.

Vorliegend ist es so, dass die zwar beanspruchten, aber nicht nacharbeitbar offenbarten Merkmale EFG in der gesamten Ursprungsoffenbarung als wesentlich dargestellt sind.

Daher wäre zu folgern, dass EFG nicht aus dem Anspruch gestrichen werden darf, wobei gleichzeitig aber der Anspruch ABCDEFG mangels Stützung durch die Beschreibung ebenfalls nicht zulässig ist.

Also tatsächlich unentrinnbar, wie es scheint?

 

[Fip]

Dann wird es wohl schwierig, auch mit der Teilanmeldung.

Aber ich finde den Begriff "unentrinnbare Falle" hier nicht so passend, weil der sich eigentlich auf eine Situation bezieht, in der ein unzulässiges Merkmal entgegen 123(2) vom Anmelder im Prüfungsverfahren eingeführt wurde, dass er nach der Erteilung nicht mehr los werden kann, ohne gegen 123(3) zu verstoßen. Der Anmelder hat sich sozusagen im Erteilungsverfahren selbst eine Falle gestellt, die dann durch die Zäsur der Erteilung zugeschnappt hat und der er dann nicht mehr entrinnen kann.

Bei Deinem Beispiel geht es um ursprungsoffenbarte Merkmale, die schlicht nicht ausführbar offenbart sind. Das ist eher ein "originäres" Art. 83 Problem und keine "unentrinnbare Falle" im dem Sinn, wie der Begriff im Zusammenhang mit dem EPÜ eigentlich verwendet wird.

 

[Marc N. Zeichen]

Ok vielen Dank. Mich wundert nur, dass man dazu, jedenfalls mit den hier im Thread verwendeten Begriffen, keine Fälle findet, denn das müsste ja hier und da schon mal vorgekommen sein.

Beispielsweise (wie hier) bei einer Sparanmeldung, wo die Beschreibung im wesentlichen in einer Wiederholungsschleife des Anspruchswortlauts besteht, ohne nähere Erläuterungen zur tatsächlichen Ausführung des Anspruchsgegenstands. Sogar die Figurenbeschreibung erschöpft sich hauptsächlich in einer weiteren Wiederholung des Anspruchswortlauts...

 

[SwissPatEng]

ABCDEFG sei beansprucht.

Nacharbeitbar offenbart sei jedoch nur ABCD

Ist das schon eine unentrinnbare Falle?

Nein, das nennt man nicht unentrinnbare Falle sondern schlampig ausgearbeitete Anmeldung!
Aber das passiert doch einem exzellenten PA nicht. Schliesslich ist ein exzellenter PA(tm) in der Lage,
so eine Anmeldung in 3-5 Stunden runterzurotzen (pardon: sorgfältig auszuarbeiten). Deshalb liegt der Stundensatz des exzellenten PA(tm) ja auch bei >300EUR...

 

[Fip]

@SwissPatEng:

Mal ehrlich, was soll denn ein solches Rumgepampe? Verspürst Du irgendeine innere Abneigung gegen den Berufsstand? Schlechte Erfahrungen gemacht? Was sollen Deine "(tm)" Hinweise?

Wer sagt denn, dass die Anmeldung von einem (gut ausgebildeten deutschen oder europäischen) Patentanwalt ausgearbeitet wurde und nicht von einem der vielen Privaterfinder, die sich mal wieder zu höherem berufen gefühlt haben, oder von einem ausländischen Kollegen, der landesbedingt das Pech hat, keine gute Ausbildung erhalten zu können und von europäischem Patentrecht keine Ahnung hat (oder besser: haben kann), oder von einem Kollegen, dem der Anmelder mal wieder gesagt hat, er hätte DIE Erfindung gemacht und bräuchte jetzt ein "Weltpatent", aber es darf nichts kosten ... Es wäre nicht das erste Mal, dass man als PA versuchen muss, eine nicht selbst ausgearbeitete schlechte Anmeldung irgendwie zu retten.

Und sprich mal mit vielen unserere Kollegen, die jenseits der Patentmetropolen schon bei Stundensätzen von € 150 gegenüber dem Mandanten in einen erheblichen Rechtfertigungdruck geraten, trotzdem aber Büro und Personal und sonstige Fixkosten bezahlen müssen. Von wegen € 300,-/h.

Ich verstehe solche Threads nicht ... Aber in diesen Zeiten ist das ja irgendwie en vogue.

 

[Dr. X]

Ehrlich gesagt, verstehe ich das Problem nicht.

Die erforderliche Änderung des Anspruchs auf ABCD wäre ja aber viel breiter als die Ursprungsoffenbarung ABCDEFG und damit unzulässig.

Marc

Du hast geschrieben, dass ABCD viel breiter sei als die ursprüngliche Offenbarung und dass das unzulässig sei.

Meine Frage ist aber, wieso soll das unzulässig sein ??? ABCD ist ursprünglich offenbart. Ich muss annehmen, dass es als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart ist. Deshalb ist Art. 123(2) nicht verletzt. Und da das Patent noch nicht erteilt ist, ist Art. 123(3) irrelevant.

Also wo ist das Problem ???

 

[hyperandy]

Die erforderliche Änderung des Anspruchs auf ABCD wäre ja aber viel breiter als die Ursprungsoffenbarung ABCDEFG und damit unzulässig.

Es stellt sich doch hier die Frage nach einer Zwischenverallgemeinerung, RiLi H-V 3.2.1.

Das kann man also nicht unbedingt pauschal beurteilen und kommt auf die Anmeldung an. Ich würde immer argumentieren, dass das möglich ist. Zudem argumentieren, dass der Fachmann sehr viel weiß und mangelnde Stützung (Art. 84 EPÜ) kein Problem ist.

Ausserdem würde ich fragen, warum das unzulässig sein soll. Gibt es Einwände wegen wesentlicher Merkmale? Aber auch hier gibt es kaum Limitierungen, vgl. T990/99, 3.3. Es kommt immer auf den Stand der Technik an, der zitiert wird.

 

[Dr. X]

Es stellt sich doch hier die Frage nach einer Zwischenverallgemeinerung, RiLi H-V 3.2.1.

Das kann man also nicht unbedingt pauschal beurteilen und kommt auf die Anmeldung an. Ich würde immer argumentieren, dass das möglich ist. Zudem argumentieren, dass der Fachmann sehr viel weiß und mangelnde Stützung (Art. 84 EPÜ) kein Problem ist.

Ausserdem würde ich fragen, warum das unzulässig sein soll. Gibt es Einwände wegen wesentlicher Merkmale? Aber auch hier gibt es kaum Limitierungen, vgl. T990/99, 3.3. Es kommt immer auf den Stand der Technik an, der zitiert wird.

Warum soll das eine Zwischenverallgemeinerung sein ? ABCD ist explizit offenbart !!!

Es gibt keinen Lehrsatz, dass sich im Erteilungsverfahren der Schutzbereich eines Anspruches nicht erweitern darf. Das gilt nur für Patente. Wenn jemand einen Anspruch einreicht, der weniger beansprucht als in der Beschreibung offenbart ist, so ist das nicht verboten. Und es ist auch nicht verboten, dass später im Erteilungsverfahren der allgemeinere Gegenstand, der in der Beschreibung offenbart ist, beansprucht wird. Also wieso sollte dies hier eine Zwischenverallgemeinerung sein ??? Die Frage einer Zwischenverallgemeinerung taucht nur dann auf, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht in dieser Form offenbart ist.

 

[Pat-Ente]

Ich würde das hier nicht als Zwischenverallgemeinerung bezeichnen, da das noch allgemeinere zu ABCD gar nicht offenbart ist (im Gegensatz zu den typischen Zwischenverallgemeinerungsfällen, wo der angestrebte Wortlaut spezifischer ist als der ursprüngliche Anspruch, aber allgemeiner als die offenbarte Ausführungsform). Somit lassen sich die RiLi bzw. entsprechende Entscheidungen nicht unbedingt anwenden.

Unabhängig davon gilt (natürlich auch für die Zwischenverallgemeinerung), wie Fip schon korrekt festgestellt hat, das Kriterium, ob der zu beanspruchende Gegenstand unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Offenbarung zu entnehmen ist.

Das ist die entscheidende Frage für Art. 123(2); Art 123(3) spielt keine Rolle, wie Dr. X richtig eingewandt hat. Es bleibt also zu ermitteln, ob "ABCD (ohne EFG) für den Fachmann eindeutig und unmittelbar" der ursprünglichen Offenbarung entnehmbar war. So wie Marc den Fall dargestellt hat, sieht es für mich aber eher nicht so aus.

Dennoch stimme ich Fip zu, dass ein Versuch nicht schadet - ist sowieso fast das Einzige, was man tun kann; eine Teilanmeldung wird auch nicht weiterhelfen, da diese ebenfalls an den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung gebunden ist, Art 76(1) EPÜ.

Die andere Frage wäre, ob man nicht doch argumentieren kann, dass EFG für den Fachmann ausführbar ist (mit der Gefahr, sich möglicherweise argumentativ die erfinderische Tätigkeit abzuschießen).

 

[hyperandy]

Das ist die entscheidende Frage für Art. 123(2); Art 123(3) spielt keine Rolle, wie Dr. X richtig eingewandt hat. Es bleibt also zu ermitteln, ob "ABCD (ohne EFG) für den Fachmann eindeutig und unmittelbar" der ursprünglichen Offenbarung entnehmbar war. So wie Marc den Fall dargestellt hat, sieht es für mich aber eher nicht so aus.

Dennoch stimme ich Fip zu, dass ein Versuch nicht schadet - ist sowieso fast das Einzige, was man tun kann; eine Teilanmeldung wird auch nicht weiterhelfen, da diese ebenfalls an den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung gebunden ist, Art 76(1) EPÜ.

Die andere Frage wäre, ob man nicht doch argumentieren kann, dass EFG für den Fachmann ausführbar ist (mit der Gefahr, sich möglicherweise argumentativ die erfinderische Tätigkeit abzuschießen).

Genau, dem stimme ich zu. Die Frage ist hier, ob man EFG gefahrlos streichen kann oder ob die verbleibende Kombination dann zu einem neuen Gegenstand wird. Es ist mir hier nicht ganz klar, aber ich denke nicht, dass ABCD alleine ursprünglich offenbart ist (anders als von Dr. X verstanden).

Daher mein Einwand eines wesentlichen Merkmals. Manchmal wollen Prüfer nicht, dass man Merkmale aus dem Anspruch streicht unter dem Hinweis, dass der Gegenstand bestimmte Merkmale in jedem Fall enthält (RiLi H-V, 3.1), z.B. (so vermutlich als Standardtextblock für Bescheide vorhanden).

"Diese Merkmale sind jedoch in der ursprünglichen Offenbarung als wesentlich anzusehen und für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, de sie lösen soll, unerlässlich. Das Ersetzen/Streichen diese Merkmals macht möglicherweise eine Angleichung anderer Merkmale erforderlich (vgl. Richtlinien H-V, 3.1)."

Damit bin ich aber meistens nicht einverstanden; da mir weder erläutert wird, was ein wesentliches Merkmal ist, noch, welche technische Aufgabe gelöst werden soll. Wesentliche Merkmale sind entweder in der Beschreibung als wesentlich dargestellt oder notwendig, um sich um Stand der Technik abzugrenzen. Man kann da also relativ weit gehen, was Streichung von Merkmalen angeht.

M.E. kann man für diesen Fall auch Zwischenverallgemeinerung im Sinne von RiLi V-3.2.1 ("Herausgreifen eines Merkmals aus einer Merkmalskombination") sagen, obowohl ich einsehe, dass viele die Verallgemeinerung eines Merkmals verstehen (aus "Tastatur" wird "mindestens eine Taste").

 

[Marc N. Zeichen]

Warum soll das eine Zwischenverallgemeinerung sein ? ABCD ist explizit offenbart !!!

Wie kommst Du denn darauf. ABCD ist eben nicht offenbart. Offenbart ist nur das einzige Ausführungsbeispiel ABCDEFG, wobei alle Merkmale als wesentlich (gleichzeitig jedoch unklar) beschreiben sind.

Nirgends in den gesamten Unterlagen kann entnommen werden, dass man EFG weglassen könnte, und die Erfindung dann immer noch verwirklicht wäre.

 

[hyperandy]

Wie kommst Du denn darauf. ABCD ist eben nicht offenbart. Offenbart ist nur das einzige Ausführungsbeispiel ABCDEFG, wobei alle Merkmale als wesentlich (gleichzeitig jedoch unklar) beschreiben sind.

Nirgends in den gesamten Unterlagen kann entnommen werden, dass man EFG weglassen könnte, und die Erfindung dann immer noch verwirklicht wäre.

Wenn die Merkmale vorhanden und explizit und wortwörtlich als wesentlich beschrieben, d.h. ohne EFG geht es nicht, könnte man tatsächlich ein Problem haben. Dann hilft nur das Fachwissen des Fachmanns so breit zu machen, dass für ihn alles klar und verständlich ist, und entsprechend zu argumentieren.

 

[Marc N. Zeichen]

Exakt, Andy!

Grüße
Marc

 

[Dr. X]

Wie kommst Du denn darauf. ABCD ist eben nicht offenbart. Offenbart ist nur das einzige Ausführungsbeispiel ABCDEFG, wobei alle Merkmale als wesentlich (gleichzeitig jedoch unklar) beschreiben sind.

Nirgends in den gesamten Unterlagen kann entnommen werden, dass man EFG weglassen könnte, und die Erfindung dann immer noch verwirklicht wäre.

??? Was steht im ersten Post ???

Nacharbeitbar offenbart sei jedoch nur ABCD.

Steht doch explizit dort !!!

 

[Marc N. Zeichen]

Stimmt. Das hätte genauer lauten sollen:

"Nacharbeitbar offenbart seien jedoch nur die Merkmale A, B, C, D."

Vielleicht sollte ich das editieren.

 

[Dr. X]

Aha !!! Das ändert den Sachverhalt gewaltig.

Wenn das so ist. Dann wird das zwar nicht "unentrinnbare Falle" genannt. Ist aber wohl ähnlich fatal.

Du hast mal geschrieben, dass es nicht nacharbeitbar ist, und mal, dass es unklar ist. Das sind eigentlich unterschiedliche Sachen. Wenn ich davon ausgehe, dass das einzige nicht nacharbeitbare Ausführungsbeispiel nicht ausführbar ist, dass ist eigentlich gar nichts offenbart und somit kann man auch nichts beanspruchen.

Wie bereits oben diskutiert, ist dann die Frage, ob man dieses Konstrukt verallgemeinern und klarstellen kann, was ich allerdings stark bezweifele für den Fall, dass es nicht ausführbar ist. Falls es unklar ist, kann man es vielleicht noch mit einer Zwischenverallgemeinerung hinkriegen.

 

[Marc N. Zeichen]

Du hast mal geschrieben, dass es nicht nacharbeitbar ist, und mal, dass es unklar ist. Das sind eigentlich unterschiedliche Sachen.

Ja. Es gibt aber für das Viereck aus Offenbarung-Stützung-Klarheit-Ausführbarkeit nicht vier, sondern nur zwei Vorschriften: Art. 83 und Art. 84:

Offenbarung: Art. 83
Klarheit: Art. 84
Stützung: Art. 84
Ausführbarkeit: Art. 83 (Offenbarung), häufig auch Art. 84 (Stützung + Klarheit)

Bei der Ausführbarkeit spielt also häufig beides mit rein (83 und 84).

Wenn ich davon ausgehe, dass das einzige nicht nacharbeitbare Ausführungsbeispiel nicht ausführbar ist, dass ist eigentlich gar nichts offenbart und somit kann man auch nichts beanspruchen.

Wie bereits oben diskutiert, ist dann die Frage, ob man dieses Konstrukt verallgemeinern und klarstellen kann, was ich allerdings stark bezweifele für den Fall, dass es nicht ausführbar ist.

Es sind ja "nur" die Merkmale E, F, G mangels Klarheit (84) und Offenbarung (83) nicht ausführbar (83, 84).

Wenn man E, F, G aber erfolgreich zum allgemeinen Fachwissen erklären kann, dann sollte es mit der Beanspruchung von ABCDEFG klappen. Aus der Offenbarung ist EFG ist zwar weiterhin unklar und nicht nacharbeitbar, aber der Fachmann weiß eh, was EFG ist und wie man es ausführt.