Stand der Technik für Neuheit und erf. Tätigkeit und was passieren kann...

[Gerd]

Hi,

der Stand der Technik für erfinderische Tätigkeit erfasst ja alles vor dem Anmeldetag Veröffentliche/Bekannte, der für Neuheit auch vorangemeldete aber noch nicht veröffentlichte Patente.

Was meint Ihr zu folgenden Situationen:

1. Patentanmeldung wird heute veröffentlicht. Ich schaue mir das an, suche eine Möglichkeit, ein zusätzliches Merkmal unterzubringen, das trivial ist, kopiere die Anmeldung, ergänze sie um das triviale Merkmal, und reiche sie noch heute ein.

So lange zwischenzeitlich kein anderer etwas ähnliches veröffentlicht hat, brauche ich mir um die erfinderische Tätigkeit keine Gedanken zu machen (jedenfalls nicht gegenüber dem Originalpatent, was bedeutet, dass meines auch erfinderisch ist, falls das Originalpatent erfinderisch sein sollte).

Bezüglich der Neuheit habe ich eben ein Merkmal mehr als das Originalpatent, was meines mindestens so neu gegenüber dem restlichen Stand der Technik macht (wieder vorausgesetzt, es wurde zwischenzeitlich nichts gleiches veröffentlicht), wie das Originalpatent, und eben auch neu gegenüber diesem.

Da mein Merkmal relativ trivial ist, kann der Originalanmelder zwar sein Patent selbst nutzen (Vorbenutzungsrecht, da er offensichtlich die Vermarktung mit der Patentanmeldung vorbereitet hat), aber keine Lizenzen wirksam vergeben, ohne dass seine Lizenznehmer auch von mir eine Lizenz kaufen.

Das Merkmal darf nur nicht so trivial sein, dass die "inherent anticipation" greifen würde. Beispielsweise könnte man bei Verfahren oder Produkten, bei denen üblicherweise entmineralisiertes Wasser verwendet wird, dies aber in der Originalanmeldung nicht erwähnt ist, die Verwendung von entmineralisiertem Wasser als zusätzliches Merkmal einbauen, wenn im Prinzip auch normales Leitungswasser verwendet werden könnte (oder wäre das wieder zu trivial?).



2. Person A meldet eine Erfindung zum Patent an.
Sodann nimmt A Verhandlungen mit potenziellen Lizenznehmern oder Käufern auf, jeweils mit Geheimhaltungsvereinbarung, z.B. mit Person B (nicht ausschließlich). A legt hierbei den Anmeldetext offen, um die potenziellen Geschäftspartner zum Kauf oder zur Lizenznahme zu bewegen.
B leitet nun eine Kopie in betrügerischer Absicht an einen Konkurrenten von A namens C weiter, welcher dann wie oben beschrieben unter hinzufügung eines relativ trivialen Merkmals ebenfalls eine Patentanmeldung tätigt.
Da C aus Gefälligkeit nur an B lizenziert, und zwar seehr günstig, kann A zwangslöufig auch nur an B lizenzieren, der dies ausnutzt und den Preis entsprechen drückt, oder das Patent weit unter Wert aufkauft.
Da niemand B und C die Absprache nachweisen kann, bleibt die Geheimhaltungsvereinbarung ohne Wert.


Was meint Ihr, sind beide Situationen denkbar, und was kann man ggf. dagegen tun?

Gruß
Gerd

 

[Rex]

Da mein Merkmal relativ trivial ist, kann der Originalanmelder zwar sein Patent selbst nutzen (Vorbenutzungsrecht, da er offensichtlich die Vermarktung mit der Patentanmeldung vorbereitet hat), aber keine Lizenzen wirksam vergeben, ohne dass seine Lizenznehmer auch von mir eine Lizenz kaufen.

Nehmen wir an, das Patent wird erteilt, dann hat der Inhaber direkt aufgrund des Patents das Recht zur Benutzung, nicht aufgrund einer Vorbenutzung. Also kann er auch an Dritte lizenzieren.

 

[Pat-Ente]

Nehmen wir an, das Patent wird erteilt, dann hat der Inhaber direkt aufgrund des Patents das Recht zur Benutzung, nicht aufgrund einer Vorbenutzung. Also kann er auch an Dritte lizenzieren.

Vorsicht: Das Patent verleiht kein positives Benutzungsrecht (auch wenn das PatG so formuliert sein mag), sondern nur ein Verbietungsrecht gegenueber anderen.

So ein Verbietungsrecht hat auch der "usurpatorische" Patentinhaber, so dass der Inhaber der "Originalpatents" auch bei diesem um Lizenz nachsuchen muesste, wenn er kein Vorbenutzungsrecht haette. An Dritte lizensieren koennen natuerlich beide.

 

[Rex]

Vorsicht: Das Patent verleiht kein positives Benutzungsrecht (auch wenn das PatG so formuliert sein mag), sondern nur ein Verbietungsrecht gegenueber anderen.

Im Schulte 8. Auflage § 9 Rnd. 5 steht explizit, dass das erteilte Patent ein positives Benutzungsrecht verleiht.

Ab § 9 Rnd. 9 sind dann Ausnahmen davon aufgeführt, so bei 1) Abhängigkeit durch ein älteres Patent und 2) bei Nutzung zusätzlicher Merkmale eines jüngeren Patents.

Beides trifft bei der diskutierten Fallgestaltung nicht zu, so dass sich das Benutzungsrecht direkt aus dem Patent ergibt.

 

[Pat-Ente]

Im Schulte 8. Auflage § 9 Rnd. 5 steht explizit, dass das erteilte Patent ein positives Benutzungsrecht verleiht.

Ab § 9 Rnd. 9 sind dann Ausnahmen davon aufgeführt, so bei 1) Abhängigkeit durch ein älteres Patent und 2) bei Nutzung zusätzlicher Merkmale eines jüngeren Patents.

Beides trifft bei der diskutierten Fallgestaltung nicht zu, so dass sich das Benutzungsrecht direkt aus dem Patent ergibt.

Da hast Du in der Tat Recht; ich hatte auch irgendwie die Vorstellung gleichen Zeitranges im Hinterkopf, aber das ist hier natürlich nicht gegeben. Man sollte doch erstmal nachdenken und ggf. -lesen, bevor man postet ...

Damit ist ja auch die Idee des OP, dass der Inhaber des jüngeren Patents Lizenzzahlungen einstreichen könnte, hinfällig: Benkard schreibt bspw. (§ 9 Rnd. 6) dass derjenige, der eine Lizenz am älteren Patent erworben hat, auch das entsprechende Benutzungsrecht geniesst (also zumindest so lange keine Lizenz benötigt, wie er das zusätzliche Merkmal des jüngeren Patents nicht nutzt).

 

[grond]

Im Schulte 8. Auflage § 9 Rnd. 5 steht explizit, dass das erteilte Patent ein positives Benutzungsrecht verleiht.

Ab § 9 Rnd. 9 sind dann Ausnahmen davon aufgeführt, so bei 1) Abhängigkeit durch ein älteres Patent und 2) bei Nutzung zusätzlicher Merkmale eines jüngeren Patents.

Diese Ausnahmen sind aber so fundamental, dass es nicht nur meiner Meinung nach unsinnig ist, von einem positiven Benutzungsrecht zu sprechen. Im übrigen können auch noch andere Ausnahmen greifen, beispielsweise gesetzliches Verbot (z.B. für bestimmte Schlachtmaschinen, Frösche-platzen-lassen-Maschinen oder Vernichtungswaffen). Das angebliche Benutzungsrecht greift also nur dann, wenn nicht eines von zahlreichen Verboten gilt. Da aber sowieso erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist (fundamentaler Rechtsgrundsatz), ist es ziemlich sinnfrei, von einem Benutzungsrecht zu reden.

Beides trifft bei der diskutierten Fallgestaltung nicht zu, so dass sich das Benutzungsrecht direkt aus dem Patent ergibt.

Die Fallgestaltung ist offenbar so gemeint, dass ein selbstverständliches Merkmal in den Anspruch aufgenommen werden soll, also ein Merkmal, das auch der Patentinhaber oder sein Lizenznehmer höchstwahrscheinlich verwirklichen werden, obwohl es in dem Patent nicht genannt wird. Das wäre also der zweite von Dir genannte Ausnahmefall vom Benutzungsrecht.

Hierzu ist anzumerken: Merkmale, die der Fachmann selbstverständlich mitliest oder die als implizit offenbart anzusehen sind, genügen für eine Abgrenzung von einer älteren Patentanmeldung nicht (übliche Neuheitsprüfung), ein bisschen mehr muss es also schon sein. Die vier Räder für ein Auto oder ein Netzteil für ein elektrisches Gerät würden also nicht genügen.

Aber anbetracht der Tatsache, dass heutzutage der geschilderte Ablauf zeitlich problemlos zu realisieren ist, muss man sich schon fragen, ob die Einschränkung der Berücksichtigung der älteren Patentanmeldungen auf die Neuheitsprüfung nicht unzeitgemäß ist. In den USA wird das ja auch anders gemacht. Die Idee würde sicherlich auch denen gefallen, die sich weniger "Trivialpatente" wünschen.

Als schnelle Abhilfe würde es genügen, wenn die online-Veröffentlichungen von Patentanmeldungen jeweils um 23:59 eines Tages vorgenommen würden. Aber selbst dann wäre es noch möglich, mit einer um 5h MEZ des Folgetages in den USA eingereichten Prioritätsanmeldung (vor 24h amerikanische Zeit) später den Zeitrang der Offenlegung in Europa mit einer Nachanmeldung zu beanspruchen.

 

[Rex]

Im übrigen können auch noch andere Ausnahmen greifen, beispielsweise gesetzliches Verbot (z.B. für bestimmte Schlachtmaschinen, Frösche-platzen-lassen-Maschinen oder Vernichtungswaffen). Das angebliche Benutzungsrecht greift also nur dann, wenn nicht eines von zahlreichen Verboten gilt. Da aber sowieso erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist (fundamentaler Rechtsgrundsatz), ist es ziemlich sinnfrei, von einem Benutzungsrecht zu reden.

Das Benutzungsrecht gilt ja nur für Patente. Die Beispiele fallen aber bereits unter § 2 PatG und können ergo bei Patenten nicht auftreten.

 

[Gerd]

Hi,

was soll in dem Zusammenhang § 2?


Nehmen wir an, es ginge um ein Teil für ein Auto, und das zusätzliche Merkmal ist "gekennzeichnet dadurch, dass das KFZ für die Verwendung von Felgen mit einem Durchmesser von 16 Zoll oder größer zugelassen ist".

Es gibt uch KFZ mit kleineren Felgen, also ist das Merkmal nicht selbstverständlich, aber wohl weit mehr KFZ mit mindestens 16 Zoll Felgen, so dass das ursprüngliche Patent "vermauert" werden könnte.

Und soviel ich weiß, ist ein PAtent keine Benutzungserlaubnis, sondern eine Untersagungserlaubnis.
2 Patente, die ein Produkt beschreiben, erfordern, dass der Lizenznehmer beide Lizenzen nimmt.

Just my 2 cent.

Gruß
Gerd

 

[anwärter]

Ich denke beide Varianten sind möglich.

Im Fall der Variante 2 kann A versuchen, den Bruch der Geheimhaltungsvereinbarung irgendwie nachzuweisen und eine nationale rechtskräftige Entscheidung zu erhalten, um die Anmeldung des C dann über Art. 61 EPÜ abzuschießen.

In Variante 1 kann der Originalanmelder eigentlich gar nichts machen, Folge des 'gemilderten' whole-content-approach wonach älterer Rechte nur zur Beurteilung der Neuheit in Betracht gezogen werden.

Eigentlich ein deutliches Argument für einen 'echten' whole-contents-approach.

Oder dafür, seine Anmeldungen möglichst gleich nach der Einreichung so zu veröffentlichen, dass sie zwar nachweisbar in der public domain sind, aber eben doch nicht für jeden offensichtlich sind (Aargauer Kegelzeitschrift etc.)

 

[Blood für PMZ]

2. Person A meldet eine Erfindung zum Patent an.
Sodann nimmt A Verhandlungen mit potenziellen Lizenznehmern oder Käufern auf, jeweils mit Geheimhaltungsvereinbarung, z.B. mit Person B (nicht ausschließlich). A legt hierbei den Anmeldetext offen, um die potenziellen Geschäftspartner zum Kauf oder zur Lizenznahme zu bewegen.
B leitet nun eine Kopie in betrügerischer Absicht an einen Konkurrenten von A namens C weiter, welcher dann wie oben beschrieben unter hinzufügung eines relativ trivialen Merkmals ebenfalls eine Patentanmeldung tätigt.
Da C aus Gefälligkeit nur an B lizenziert, und zwar seehr günstig, kann A zwangslöufig auch nur an B lizenzieren, der dies ausnutzt und den Preis entsprechen drückt, oder das Patent weit unter Wert aufkauft.
Da niemand B und C die Absprache nachweisen kann, bleibt die Geheimhaltungsvereinbarung ohne Wert.

Die Fallkonstellation 2 wäre eine Grundlage für eine ganz übliche erfinderrechtliche Vindikation nach PatG § 8 mit allen sich daraus ergebenden Möglichkeiten aus § 8, § 21 etc.. § 8 stellt nicht darauf ab, ob nun A selbst noch gar nicht angemeldet hat (häufigere Variante) oder eben doch (wie hier). Die Erfindung stammt von A (oder aus dem Hause A) und zwar zumindest nach den Zusatzinformationen von Gerd auch schon in der ergänzenden Fassung mit dem zusätzlichen "relativ trivialen" Merkmal von A, denn es handelt sich ja nach Gerds Angaben um ein übliches Merkmal, welches lediglich ärgerlicherweise nicht irgendwo im Beschreibungstext erwähnt worden ist. Und diese von A stammende Erfindung wird nun von einem Nichtberechtigten, nämlich C, angemeldet.

Klare Sache. Es kommt dabei übrigens nicht darauf an, ob es eine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben hat oder nicht und ob diese gebrochen wird oder nicht, denn der Berechtigte wäre dann immer noch A.

Natürlich muss A hier die Umstände nachweisen. Dazu gehört aber nicht zwingend der Nachweis des Vertragsbruches von B, da es darauf nicht ankommt. Man beachte vor allem den Aufbau von § 8, erster Satz mit "oder". Sollte also C so dämlich gewesen sein, den Wortlaut der Anmeldung einfach zu übernehmen und nur ein paar Anpassungen einzubauen, so sollte es durchaus möglich sein, die Person des Berechtigten in Form von A plausibel zu machen.

Logisch weiterentwickelt kommt man damit auch zur Lösung von Fallkonstellation 1: Hier durfte zwar nach Aufgabenstellung von Gerd der Abkupferer ohne Bruch irgendwelcher Verträge oder Geheimnisse von dem Inhalt der Anmeldung, also damit auch der Erfindung, Kenntnis nehmen, es ist aber trotzdem nicht seine. Er ist also immer noch der Nichtberechtigte, wenn auch in diesem Fall nicht mehr der widerrechtliche Entnehmer. Wenn er nun "relativ triviale" Merkmale hinzufügt, hat er auch nach wie vor keinen erfinderischen Beitrag geleistet, ist also auch kein Miterfinder oder etwas Ähnliches.

Es gilt also wieder PatG § 8 mit allem Drum und Dran, und diesmal dürfte das aufgrund des höchst verdächtigen Datums sogar noch einfacher nachzuweisen sein.

Damit beantwortet sich auch die Frage, "was kann man ggf. dagegen tun".

 

[grond]

Das Benutzungsrecht gilt ja nur für Patente. Die Beispiele fallen aber bereits unter § 2 PatG und können ergo bei Patenten nicht auftreten.

Nein, tun sie nicht!

"Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwendung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist."

Da steht doch ausdrücklich, dass auch Patente für Dinge erteilt werden können, deren Verwendung verboten ist. Das Patent auf die Frösche-platzen-lassen-Maschine könnte ich vielleicht abschreiben, eine Massenvernichtungswaffe kann ich mir aber definitiv patentieren lassen, auch wenn ich sie nicht benutzen darf (dürfte auch für allerlei sonstiges gelten, für das üblicherweise Geheimpatente erteilt werden).

 

[Hans35]

Es ist schon ganz interessant, alte Diskussionen aufzugreifen, zumal wenn auf sie als "ähnliche Themen" hingewiesen wird. Und die Besonderheit des Offenlegungstags hat es wohl wirklich "in sich".

Mit einer Offenlegungsschrift wird ein Stand der Technik dargelegt, und jedermann kann ihn aufgreifen und weiterentwickeln. Das ist Wunsch und Wille des PatG. Wenn diese Weiterentwicklung neu und erfinderisch ist und nach den Regeln des PatG angemeldet wird, bekommt man dafür ein weiteres (ggf. abhängiges) Patent, ohne wenn und aber.

Das Aufgreifen des Stands der Technik mag im urheberrechtlichen Sinne ein (wörtliches) Plagiat darstellen, für das Patentrecht ist das unerheblich. Jedenfalls lege ich so die BGH-Entscheidung "Fischdosendeckel" aus, die sich m.E. in diesem Sinne ohne Weiteres auf das Urheberrecht übertragen lässt. Das gilt erst Recht, wenn die Offenlegungsschrift, von der die Nachanmeldung ausgeht, mit ihrer Nummer zitiert wird.

Der Nachanmelder hat die Erfindung auch nicht gestohlen oder sonst etwas Unerlaubtes gemacht. Er hat nur das gemacht, was der Gesetzgeber sich für die Weiterentwicklung der Technik wünscht. Nach der Offenlegung ist der Nachanmelder keineswegs ein "Nichtberechtigter", und er hat für seine Erfindung den Inhalt der Offenlegungsschrift auch nicht widerrechtlich entnommen, sondern er ist hierzu berechtigt, dafür ist die Offenlegung ja da. Ein Patent auf die Voranmeldung verletzt er nur, wenn er die Erfindung (gewerblich) benutzt (soweit denn ein Patent erteilt wird), nicht aber wenn er sie (auf dem Papier) weiterentwickelt. Ob die Nachanmeldung dann zu einem Patent für den Nachanmelder führt, richtet sich nach dem PatG, und fertig.

Interessant ist nun die zur Diskussion gestellte Frage, ob dies anders gesehen werden kann, wenn der (Nach-)Anmelder so schnell ist, dass er seine Weiterentwicklung noch am Tag der Offenlegung der Voranmeldung einreichen kann. Denn in diesem Fall gewährt ihm das PatG die Erleichterung, dass gegenüber der am Anmeldetag offengelegten Voranmeldung nur Neuheit erforderlich ist, aber diese Schrift bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleibt. Ich sehe für eine andere Beurteilung und insbesondere für eine Anwendbarkeit von § 8 keinerlei Rechtsgrundlage. Zwar konnte der Gesetzgeber sich zu Zeiten der Formulierung der §§ 3 und 4 PatG nicht die Realität des heutigen Internets vorstellen; das ändert aber nichts an dem Gesetz, das nun mal so ist, wie es ist.

Was bleibt, ist der Hinweis in Beitrag #9 auf die "Aargauer Kegelzeitschrift", den man für wirklich wichtige Fälle nicht ernst genug nehmen kann.