DE Regel entsprechent R.137(5) EPÜ für deutschs Verfahren

[TheOne320]

Regel entsprechend R.137(5) EPÜ für das deutsche Verfahren

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem. Eine deutsche Anmeldung hat (der Einfachheit halber) folgende zwei Ansprüche:

Anspruch 1: A umfassend B.
Anspruch 12: C umfassend D und A.

Die Prüfungsstelle will den Anspruchssatz wie eingereicht erteilen. Der Mandant schreibt jetzt "In Land xyz haben wir eine Teilanmeldung mit folgen Ansprüchen eingereicht und würden die aktuellen erteilbaren Ansprüche mit den Ansprüchen aus der Teilanmeldung aus xyz vollständig ersetzen wollen".

Neuer Anspruch 1: E umfassend D und A.

Nehmen wir an, dass E in der Beschreibung der Anmeldung offenbart ist. Der neue Anspruch bezieht sich jetzt also auf einen neuen Gegenstand der nicht recherchiert wurde. Gibt es hier im deutschen Verfahren einen Zurückweisungsgrund?

 

[Hans35]

§38 PatG:
Bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, ...

Änderungen der Unterlagen sind im DPMA also (anders als nach R. 137 EPÜ) nach ihrer Anzahl gar nicht und nach ihrem Umfang nur durch die Offenbarung beschränkt, und sie müssen auch nicht begründet werden. Was in xyz passiert, ist dem deutschen Prüfer ziemlich egal (außer, wenn er dort aufgefundenen Stand der Technik aufgreifen kann).

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass noch einmal völlig neu recherchiert wird, falls E in der bisherigen Recherche nicht oder nicht genügend berücksichtigt wurde. Denn der Prüfer darf natürlich nur einen Anspruch erteilen, nach dessen Gegenstand er selbst (!) tatsächlich recherchiert hat.

A und C könnten im Übrigen neben E stehen gelassen werden, da sehe ich keine Nachteile.

Wenn E aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, kann jederzeit auf A und C zurückgekommen werden. Da ist ja schon recherchiert, das kann dann immer noch (ohne neue Recherche) erteilt werden.

Ergänzung:
Wenn in den ursprünglichen Unteralgen kein Patentanspruch auf E gerichtet war, sondern E nur in der Beschreibung abgehandelt wurde, und wenn für den Erstbescheid E in der Recherche aus diesem Grund nicht berücksichtigt wurde, so ist dies kein Grund, den nachträglich auf E gerichteten Anspruch für unzulässig bzw. für nicht offenbart zu halten. Diese stellt der BGH in der Entscheidung X ZR 44/18 in Absatz 42 ausdrücklich klar.

 

[TheOne320]

Gibt es wirklich keine Einschränkung außer, dass es ursprünglich offenbart war? Da könnte man dann doch mehrere Erfindungen in der Beschreibung offenbaren und die Ansprüche nur auf eine davon richten und im Prüfungsverfahren dann den Anspruchssatz auswechseln.

 

[Hans35]

Das kann man in der Tat. Das geht sogar noch weiter: Selbst wenn die zweite Erfindung, auf die zurückgegriffen wird, mit dem ersten, zurückgewiesen Anspruch uneinheitlich ist, dann ist das kein Problem. Das zeigen verschiedene Entscheidungen des BPatG, in denen die Anmeldung an das DPMA zurückverwiesen wird, weil nach dem Gegenstand des Anspruchs, der erst beim BPatG eingereicht wurde, noch nicht recherchiert worden ist.

Im DPMA liegt Uneinheitlichkeit offenbar nur dann vor, wenn zwei Ansprüche desselben Anspruchssatzes untereinander uneinheitlich sind, weil dann - nach einer Teilung der Anmeldung - dafür zwei voneinander unabhängige Patente erteilt werden müssen (§ 34 Abs. 5 PatG). Ein Anspruchsgegenstand, der nach vorherigen Feststellungen nicht patentfähig ist, kann jedenfalls nicht eine in der Anmeldung "enthaltene" Erfindung im Sinne des Abs. 5 sein.

Allerdings sehe ich keine Vorteile in einer solchen "Salami-Anmeldung", in der mehrere Erfindungen "scheibchenweise" absichtlich erst nacheinander beansprucht werden, weil sich dadurch ja alles nur verzögert. Es ist aber gut zu wissen, dass - bis zum Erteilungsbeschluss (!) - nichts, was offenbart wurde, verloren gehen kann.