EPÜ "Poisonous divisionals"

[Asdevi]

Ist zwar schon älter, bin aber erst jetzt darauf gestoßen:

http://www.hoffmanneitle.com/information/news/TBA-Decision-T-149611--The-mother-of-all-self-collision/188/

Offensichtlich kann eine Teilanmeldung als Stand der Technik gegen ihre eigene Stammanmeldung zitiert werden. Wurde in T1496/11 auch schon von der Beschwerdekammer so gemacht (reasons 3). Da dies dann natürlich auch umgekehrt geht (Stammanmeldung gegen Teilanmeldung), kann man sich surch das Einreichen einer Teilanmeldung ansonsten patentierbaren Schutzbereich unwiederbringlich zerstören. Sehr unbefriedigend.

(Spannend ist jetzt noch die Frage, ob eine Anmeldung auch gegen sich selbst zitiert werden kann, wenn unterschiedliche Teile unterschiedliche Prioritätsdaten haben. Dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen).

 

[maroubra]

Finde das zwar auch unbefriedigend, aber generell folgerichtig: Es soll halt vermieden werden, dass der Prioritätsgedanke aufgeweicht wird und Anmelder dazu übergehen, unter Wahrung der ursprünglichen Priorität für den ursprünglichen Gegenstand nach und nach über Nachanmeldungen oder Teilanmledungen mehr Offenbarungsgehalt "einzuschmuggeln".

Man könnte sonst bei wichtigen Anmeldungen mit einem breiten Anspruch ins Prüfungsverfahren gehen und dann, wenn man sieht in welcher Breite ein Anspruch gewährbar wäre, nach und nach neue, engere Ausführungsformen einbringen, um zu verhindern, dass Konkurrenten vorteilhafte, engere Ausführungsformen mit "abhängigen Patenten" blockieren.

 

[Asdevi]

Es geht nicht darum, dass ein Gegenstand, der nicht in der Prio steht, mit Priodatum "eingeschmuggelt" werden soll. Das Problem ist, dass ein Gegenstand, dem nur das Anmeldedatum zukommt, durch einen Gegenstand mit Prio in derselben Anmeldung zerstört werden kann, also quasi überhaupt kein Datum mehr kriegt.

Zur Veranschaulichung:

Das Priodokument P beansprucht Zahnräder aus Titan und beschreibt eine entsprechende Ausführungsform.

Die prioritätsbeanspruchende Stammanmeldung S offenbart ebenfalls diese Ausführungsform. Außerdem beschreibt sie auch (allgemeiner) Zahnräder aus Leichtmetall, worauf auch Anspruch 1 gerichtet ist, Unteranspruch 2 geht auf Zahnräder aus Titan. In dieser Konstellation genießt Anspruch 1 keine Prio, ihm kommt nur das Anmeldedatum zu, Anspeuch 2 hat Prio. Aber wenn es vor dem Anmeldetag keine neuheitsschädliche Offenbarung für Leichtmetall-Zahnräder gibt, sind beide Ansprüche patentierbar.

Blöderweise reicht der Anmelder aber jetzt eine Teilanmeldung T mit identischer Beschreibung ein. Die Offenbarung der Ausführungsform aus Titan darin genießt Prio. Sobald T also veröffentlicht ist, wird sie was dieses Beispiel betrifft zu einem 54(3)-Dokument, das Anspruch 1 von S voll neuheitsschädlich vorwegnimmt. Damit ist Anspruch 1 nicht mehr patentierbar, der Anmelder muss sich auf den Anspruch 2 mit Prio einschränken.

Der Anmelder erschafft also durch Einreichen von T nachträglich ein "älteres" Recht und zerstört damit patentfähige Materie. Da die Situation symmetrisch ist (die Offenbarung in S zerstört auch dieselbe Materie in T), kann er seine Erfindung nun überhaupt nicht mehr im vollen Umfang schützen. Und alles nur wegen dem Einreichen einer Teilanmeldung.

 

[maroubra]

Und alles nur wegen dem Einreichen einer Teilanmeldung.

Hmm, ich würde sagen wegen dem Einreichen der Teilanmeldung und wegen der Erweiterung des Offenbarungsgehaltes gegenüber der Prioanmeldung in Kombination mit den EPÜ-Vorschriften über internen Stand der Technik.

Im Art. 87 EPÜ und Art. 4 PVÜ ist ja schon was die Priorität angeht immer von der Anmeldung "derselben Erfindung" die Rede.

Also was im vorliegenden Fall die Teilanmeldung betrifft, könnte auch schon auf die Nachanmeldung zutreffen, d.h. dass das Zahnrad aus Leichtmetall durch die eigene prioritätsbegründende Anmeldung, wenn diese eine EP Anmeldung ist oder aus irgendwelchen Gründen vor Ablauf des Priojahres veröffentlicht wurde, neuheitsschädlich vorweg genommen ist.

Ursprünglich war das Prioritätsjahr scheinbar nicht dazu gedacht, dem Erfinder weitere Zeit zu geben, um Ausführungsformen zu finden, sondern um den Aufwand einer weltweiten gleichzeitigen Anmeldung derselben(!!!) Anmeldung zu vereinfachen.

​

 

[grond]

(Spannend ist jetzt noch die Frage, ob eine Anmeldung auch gegen sich selbst zitiert werden kann, wenn unterschiedliche Teile unterschiedliche Prioritätsdaten haben. Dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen).

Dieses Beispiel zeigt, dass an der geltenden Rechtslage etwas nicht stimmen kann, denn sie führt zu absurden Ergebnissen. Eine ansonsten patentfähige Verallgemeinerung einer älteren Idee könnte auf diese Weise nicht mehr zusammen mit der älteren speziellen Idee in EP patentiert werden. Dies wäre besonders ungerecht für Anmelder, die eine Prioritätsanmeldung ohne Beistand eines Patentanwalts formuliert haben. War diese Prioritätsanmeldung womöglich auch noch ein Gebrauchsmuster, dann kann wegen der sofortigen Offenlegung nicht einmal mehr für die EP-Anmeldung auf die Inanspruchnahme der Priorität verzichtet werden.

 

[Asdevi]

Dieses Beispiel zeigt, dass an der geltenden Rechtslage etwas nicht stimmen kann, denn sie führt zu absurden Ergebnissen.

Es ist eben eine schiefe Ebene. Wenn der Anmelder zwei völlig getrennte EP-Anmeldungen einreicht, ist klar, dass die ältere gegen die jüngere zitiert werden kann. Das gilt auch für Prio gegen Nachanmeldung, sofern die Prio auch eine EP-Anmeldung ist. Warum dann aber nicht die Teilanmeldung gegen den Stamm? Oder die Anmeldung gegen sich selbst (Teil mit Prio gegen Teil ohne Prio)?

Es gibt im Gesetz eben keine (offensichtliche) Grundlage, da irgendwo einen Trennstrich zu ziehen.

Eine ansonsten patentfähige Verallgemeinerung einer älteren Idee könnte auf diese Weise nicht mehr zusammen mit der älteren speziellen Idee in EP patentiert werden. Dies wäre besonders ungerecht für Anmelder, die eine Prioritätsanmeldung ohne Beistand eines Patentanwalts formuliert haben. War diese Prioritätsanmeldung womöglich auch noch ein Gebrauchsmuster, dann kann wegen der sofortigen Offenlegung nicht einmal mehr für die EP-Anmeldung auf die Inanspruchnahme der Priorität verzichtet werden.

Jupp, genau das ist das Problem.

 

[upupa]

Dieses Beispiel zeigt, dass an der geltenden Rechtslage etwas nicht stimmen kann, denn sie führt zu absurden Ergebnissen.

Der Fehler liegt in der zwar formal korrekten, aber dennoch falschen Anwendung des Art. 54(3) EPÜ, der nicht für die Situation zweier Patentanmeldungen der gleichen Patentfamilie mit verschiedenen Zeiträngen gedacht war, sondern die Erteilung zweier Patente verschiedener Anmelder, die nichts von der jeweils anderen Anmeldung wissen konnten, verhindern sollte.

 

[grond]

Der Fehler liegt auch darin, das Verbot der Doppelpatentierung dadurch zu überdehnen, dass die gesamte Offenbarung der älteren Anmeldung und nicht das Verhältnis der jeweiligen Ansprüche zueinander betrachtet wird.

 

[Pat-Ente]

Die Anwendung von Art. 54(3) innerhalb einer Familie wird mit einer älteren GBK-Entscheidung (G 4/98) begründet, die festgestellt hat, dass eine Teilanmeldung unabhängig von der Stammanmeldung ist. Daraus wird gefolgert, dass die beiden Anmeldungen gegenseitig Stand der Technik darstellen können.

Allerdings wird damit m.E. die G 4/98 überinterpretiert. Diese hat nämlich vor allem auf die prozedurale Unabhängigkeit von Stamm- und Teilanmeldung abgestellt (insbesondere im Hinblick auf die Zahlung von Benennungsgebühren); diese wird nun auf eine inhaltliche Unabhängigkeit ausgedehnt. Dass eine solche inhaltliche Unabhängigkeit aber nicht gegeben sein kann, macht Art. 76(1) deutlich, wonach sogar eine sehr strenge inhaltliche Abhängigkeit der Teilanmeldung von der Stammanmeldung gegeben ist.

Grond und upapa haben bereits richtig festgestellt, dass Art. 54(3) in erster Linie auf die Verhinderung von Doppelpatentierung zielt (siehe auch G 1/93); wenn die Ansprüche in Stamm- und Teilanmeldung aber unterschiedlich sind, ist eine solche nicht gegeben, so dass bei den "poisonous divisionals" i.d.R übers Ziel hinausgeschossen wird.

 

[PatFragen]

Hallo zusammen,

ganz kurz meinen Senf dazu .

@upupa
Woher weißt du denn, was der eigentliche Sinn von 54(3) ist ;-) ? Nein aber ernsthaft. Die Doppelpatentierung geht nur zu verhindern, wenn die entsprechende Einschränkung auch für Stamm- und Teilanmeldung gilt. Schließlich ist es nicht sichergestellt, ob die Teilanmeldung verkauft wird oder nicht. Stamm- und Teilanmeldung sind nunmal strikt voneinder getrennt und sind nur über den gleichen Anmeldetag miteinander verbunden. Auch die Einschränkung des Art. 76 stellt keine nähere Verbindung her, sondern dient nur dazu zu verhindern, dass neue Gegenstände eingeführt werden, die dann einen alten Anmeldetag zuerkannt bekommen würden. Er dient für mich insbesondere dazu, dies klarzustellen, weil alleine Art. 123 würde die Frage eröffnen, was denn die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung ist, da auch im Zusammenhang mit Art. 76 vom "Einreichen" die Rede ist.

@grond
Den "Prio Claim Approach" gab es ja früher durchaus. Er hat aber den unheimlichen prozessualen Nachteil, dass man vor der Entscheidung über die frühere Anmeldung nicht über die spätere Anmeldung entscheiden kann und dass sich ein Schutzbereich nicht abstrakt bestimmen lässt. Damit würde ich als früherer Anmelder immer eine Teilanmeldung einreichen und die möglichst lange hinziehen und mein Konkurrent, der eine spätere Anmeldung mit einer spitzenmässigen Weiterentwicklung dazu eingereicht hat, würde lange auf seine Patenterteilung warten können ;-).

Meiner Meinung nach geht es pragmatisch nicht anders. Es muss ein "Whole Content Approach" verwendet werden. Und damit bleibt nur übrig, dass sich eine Stammanmeldung und eine Teilanmeldung, bzw. eine Prioanmeldung und eine Nachanmeldung gegenseitig im Wege stehen können. Da hat aber immerhin der Anmelder die Möglichkeit drauf Einfluss zu nehmen. Damit ist es gerechtfertigt, ihm die Folgen seiner eigenen "Dummheit" aufzubürden. Während es nicht gerechtfertigt ist, der Allgemeinheit die Unsicherheit, die sich aus der "Dummheit" des Anmelders ergeben zu tragen.

 

[grond]

Den "Prio Claim Approach" gab es ja früher durchaus. Er hat aber den unheimlichen prozessualen Nachteil, dass man vor der Entscheidung über die frühere Anmeldung nicht über die spätere Anmeldung entscheiden kann und dass sich ein Schutzbereich nicht abstrakt bestimmen lässt. Damit würde ich als früherer Anmelder immer eine Teilanmeldung einreichen und die möglichst lange hinziehen und mein Konkurrent, der eine spätere Anmeldung mit einer spitzenmässigen Weiterentwicklung dazu eingereicht hat, würde lange auf seine Patenterteilung warten können ;-).

Das ist nur dann richtig, wenn das Amt das Verhältnis solcher Anmeldungen zueinander prüft, was auch zu anderen unglücklichen Verstrickungen führen kann, beispielsweise dann, wenn ein Patent innerhalb von 18 Monaten ab eigenem Priodatum erteilt werden soll und noch auf den nachveröffentlichten Stand der Technik gewartet werden muss oder wenn der Zeitrang einer eventuell einschlägigen EP-Anmeldung durch Konsultation der koreanischen Prioritätsanmeldungen geprüft werden muss.

Man könnte es auch so halten wie mit dem Verhältnis von EP- und DE-Patenten für dieselbe Erfindung, bei denen, ohne dass es jemand eigens feststellen müsste, das DE-Patent ein Loch in Größe des EP-Schutzbereichs aufweist. Der Prüfer könnte sich dann damit begnügen, die verdächtigen 54(3)-Schriften im Recherchebericht zu benennen.

 

[PatFragen]

Hallo Grond,
interessante Ansatz, den du vorbringst. Leider hilft der nach meinem Verständnis garnichts gegen die Strategie, eine Teilanmeldung lange laufen zu lassen, um nicht klar werden zu lassen, was die spätere Anmeldung nichtmehr schützt. D.h. der Zweite (mit seiner genialen Weiterentwicklung) könnte sein dann zwar erteiltes Patent immer noch nicht durchsetzen, da nicht klar ist, wie gross und wo das Loch ist ;-). Nur der Hinweis darauf, dass auch noch andere unglückliche Verstrickungen möglich sind, rechtfertigt nicht zusätzliche mögliche Verstrickungen einzuführen ;-).

Wenn man den Lochansatz auf völlig unabhängige Anmeldungen anwendet, hat es auch noch die interessante Fragestellung, wieviele Beteiligte es denn dann regelmäßig in einem entsprechenden Verletzungsprozess gibt ;-) ? Es sollten dann zumindest der potentielle Verletzer, der Patentinhaber des jüngeren und des älteren Patents beteiligt sein, weil ja für das Verletzerprodukt am konkreten Fall zweimal überprüft werden muss, in welchen Schutzbereich es fällt und in welchen nicht. Dazu sollten die entsprechenden Patentinhaber meiner Meinung nach, durchaus gehört werden. Oder kann sich dann der potentielle Verletzer in einem zweiten Verletzungsprozess, welcher auf dem älteren Patent beruht, darauf berufen, dass er in einem ersten Verletzungsprozess im Bezug auf das jüngere Patent bereits verurteilt wurde, weil die Richter in dem ersten Prozess meinten, das Produkt würde nicht in den Schutzbereich des älteren fallen und damit von dem jüngeren erfasst werden. Wenn dann die Richter im zweiten Prozess zu der Überzeugung kommen, dass er doch das ältere Patent verletzt, bekommt er dann den Schadensersatz des ersten Prozesses wieder? Das sind extrem interessante Fragestellungen finde ich ;-).

D.h. auch bei der "Lochlösung" im Zusammenhang mit dem "Prior-Claim-Approach" ergeben sich nach meiner Ansicht zusätzliche Probleme, die nach meiner Meinung das ganze unpragmatisch machen und durch nichts zu rechtfertigen sind.

 

[grond]

@PatFragen:

da hast Du natürlich recht.

 

[Ah-No Nym]

Hallo,

ein recht interessanter Ansatz, die ganze Problematik zu lösen, wird gerade auf IPKat diskutiert:

http://ipkitten.blogspot.de/2013/07/how-tuftys-law-detoxicates-poisonous.html

Wenn man den breiten Anspruch "gedanklich" aufteilt in einen Teil, der die Prio genießt, und einen Teil, der die Prio nicht genießt, aber dann unweigerlich neu ist, dann bekommt man nämlich überhaupt kein Problem...

Anscheinend gibt es auch schon eine T-Entscheidung, die in diese Richtung geht, nämlich T1222/11

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t111222eu1.html

Das ist durchaus ein interessanter Ansatz, der auf IPKat "Tufty's Law" genannt wird

Grüße

Ah-No Nym

 

[Asdevi]

Hallo,

ein recht interessanter Ansatz, die ganze Problematik zu lösen, wird gerade auf IPKat diskutiert:

http://ipkitten.blogspot.de/2013/07/how-tuftys-law-detoxicates-poisonous.html

Wenn man den breiten Anspruch "gedanklich" aufteilt in einen Teil, der die Prio genießt, und einen Teil, der die Prio nicht genießt, aber dann unweigerlich neu ist, dann bekommt man nämlich überhaupt kein Problem...

Anscheinend gibt es auch schon eine T-Entscheidung, die in diese Richtung geht, nämlich T1222/11

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t111222eu1.html

Das ist durchaus ein interessanter Ansatz, der auf IPKat "Tufty's Law" genannt wird

Grüße

Ah-No Nym

Super!

Dieser Lösungsweg kam mir auch schon in den Sinn, aber wenn man G 02/98 isoliert liest, gewinnt man den Eindruck, dass ein Anspruch nur dann unterschiedliche Prioritätsdaten für unterschiedliche Teilgegenstände haben kann, wenn diese auch in der Struktur des Anspruchs angelegt sind (und nicht nur gedanklich unter den Anspruch fallen).

Schön, dass es hier anders interpretiert wird. Vielleicht wäre ja eine G-Entscheidung dazu ganz gut.

 

[grond]

Ich habe den verlinkten Text noch nicht gelesen und stehe etwas auf dem Schlauch. Das Problem ist doch, dass durch Teilung zwei Patentanmeldungen nebeneinanderstehen, die einmal Merkmalskombination AB und einmal ABC beanspruchen und beide AB und ABC offenbaren. Nur ABC genießt Priorität, die Verallgemeinerung AB ist erst mit der EP-Nachanmeldung dazugekommen.

Was hilft es mir nun, AB gedanklich in AB+ABC aufzuteilen? Dann stirbt AB doch immer noch einen plötzlichen Tod, weil gerade dieser Teil jünger und allgemeiner als ABC ist? Dem Grundsatz folgend, dass das Spezielle das Allgemeine vorwegnimmt, komme ich doch mit der jüngeren Verallgemeinerung niemals an dem älteren Spezialfall vorbei?

 

[Ah-No Nym]

Was hilft es mir nun, AB gedanklich in AB+ABC aufzuteilen? Dann stirbt AB doch immer noch einen plötzlichen Tod, weil gerade dieser Teil jünger und allgemeiner als ABC ist? Dem Grundsatz folgend, dass das Spezielle das Allgemeine vorwegnimmt, komme ich doch mit der jüngeren Verallgemeinerung niemals an dem älteren Spezialfall vorbei?

Du musst gedanklich AB in (ABC) und (AB OHNE ABC) aufteilen. Dann nimmt das spezielle ABC eben gerade das allgemeine (AB OHNE ABC) nicht neuheitsschädlich vorweg

Der Text gibt ein ganz gutes Beispiel!

Grüße
Ah-No Nym

 

[Gerd]

Hi,

gibt es zu dem Thema eigentlich schon weitere Entwicklungen bzw. Entscheidungen?

Gruß
Gerd

 

[Asdevi]

Hi,

gibt es zu dem Thema eigentlich schon weitere Entwicklungen bzw. Entscheidungen?

Gruß
Gerd

Ich habe nicht aktiv danach gesucht. Wir sind jedoch an mehreren Einsprüchen beteiligt (sowohl als Inhaber als auch als Einsprechender), wo der Angriff verwendet wurde. Kann aber noch dauern, bis da eine BoA-Entscheidung kommt.

 

[Gerd]

Hi,

(sowohl als Inhaber als auch als Einsprechender)

das ist aber auch eine nette Situation bezüglich der Argumente, die man dann vorbringt.

Da kann man im Prinzip nur hoffen, dass die Parteien keine Kenntnis vom jeweils anderen Einspruchsverfahren erlangen, sonst werden einem dann in deren Verfahren evtl. die eigenen Argumente um die Ohren gehauen...

Hier kann man auch noch einen netten Kommentar zum Thema lesen:

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=12cc88a9-27d4-4d16-929b-cdec3c1ba052

Gruß
Gerd