PCT-Anmeldung statt Bescheidserwiderung?

[Kurt]

Hallo Forum,

spricht eigentlich was dagegen, auf einen unerfreulichen Prüfungsbescheid innerhalb der Prioritätsfrist mit einer PCT-Anmeldung zu "reagieren"?

Sprich, ich habe eine deutsche Patentanmeldung eingereicht, und es wird mir jetzt vom Prüfer ein kritischer Stand der Technik entgegengehalten.

Die dieser Patentanmeldung zugrundeliegende Technologie hat sich zwischenzeitlich aber ohnehin schon weiterentwickelt. Nun könnte ich doch prinzipiell ohne weiteres eine PCT-Anmeldung einreichen, die sich auf die Priorität der deutschen Patentanmeldung stützt und deren Offenbarungsgehalt sowie zusätzliche technische Weiterentwicklungen enthält?

Danke schonmal für Tipps,
Kurt

 

[sichfragender]

@Kurt

Ich sehe nicht was das bringen soll? Was wollen Sie damit erreichen?

Die Priorität können Sie ja für die Weiterentwicklungen nicht wirksam in Anspruch nehmen.

 

[GAST_DELETE]

Die Priorität können Sie ja für die Weiterentwicklungen nicht wirksam in Anspruch nehmen.

Das stimmt natürlich. Der PCT-Hauptanspruch müsste dann (ggf. unter geeigneter Vermischung von Prioritätsmerkmalen und weiterentwickelten Merkmalen) für sich genommen natürlich gegenüber dem vom Prüfer entgegengehaltenen Stand der Technik wieder neu und erfinderisch sein.

Da der Mandant wahrscheinlich ohnehin wird international anmelden wollen, verspreche ich mir von einer aus dem heutigen Entwicklungsstand heraus formulierten neuen PCT-Anmeldung (incl. Prio-Beanspruchung der deutschen Anmeldung) bessere Erteilungschancen als bei dem Versuch, die kritische deutsche Patentanmeldung lediglich aus deren eigenem Offenbarungsgehalt heraus nochmal aufzubohren.

Habe ich richtig gedacht?

 

[sichfragender]

@Gast(Kurt!?)

Das ist natürlich eine Frage des Geldes. Allerdings sehe ich immer noch nicht, warum Sie versuchen die Priorität in Anspruch zu nehmen, wenn Sie eine neue Anmeldung einreichen wollen. Wie gesagt, die Priorität können Sie nur für den "alten" Gegenstand in Anspruch nehmen - der alte Gegenstand ist aber nicht mehr Gegenstand der neuen Anmeldung - und damit bekommen Sie auch nicht den alten Anmeldetag.

Vielleicht stehe ich aber auch auf der Leitung - kann ja auch sein.

 

[GAST_DELETE]

@Gast(Kurt!?)

Korrekt, sorry

Wie gesagt, die Priorität können Sie nur für den "alten" Gegenstand in Anspruch nehmen - der alte Gegenstand ist aber nicht mehr Gegenstand der neuen Anmeldung - und damit bekommen Sie auch nicht den alten Anmeldetag.

Ja, aber der alte Gegenstand ist doch dann immer noch in der PCT-Nachanmeldung "enthalten", und jedenfalls für diesen alten Gegenstand gälte doch dann nach wie vor das alte Priodatum?

Die neu hinzugekommenen Merkmale, darunter insbesondere der neue Hauptanspruch, erhalten natürlich nicht das Priodatum.

Natürlich müsste man genau aufpassen, was alles im Prioritätsintervall veröffentlicht worden ist.

Das ganze soll sozusagen im Sinne einer "Continuation-Anmeldung" erfolgen...

Oder ist das Quatsch?

Also nochmal die Situation:

1.) Deutsche Erstanmeldung im Prüfungsverfahren mit kritischem Stand der Technik

2.) Zwischenzeitliche technische Weiterentwicklungen seitens des Mandanten

3.) Es soll internationaler Schutz erlangt werden.

Was tun:

a) Versuchen, die deutsche Erstanmeldung weiterzuführen, und gleichzeitig eine PCT-Anmeldung mit Prio der deutschen Erstanmeldung einreichen.

- oder -

b) Aus dem Offenbarungsgehalt der deutschen Erstanmeldung und aus den mandantenseitigen technischen Weiterentwicklungen eine neue PCT-Anmeldung erarbeiten und die deutsche Anmeldung untergehen lassen.

Fragt sich
Kurt

 

[GAST_DELETE]

Was tun:

a) Versuchen, die deutsche Erstanmeldung weiterzuführen, und gleichzeitig eine PCT-Anmeldung mit Prio der deutschen Erstanmeldung einreichen.

- oder -

b) Aus dem Offenbarungsgehalt der deutschen Erstanmeldung und aus den mandantenseitigen technischen Weiterentwicklungen eine neue PCT-Anmeldung erarbeiten und die deutsche Anmeldung untergehen lassen.

Fragt sich
Kurt

mein Vorschlag wäre:

c) überarbeitete PCT-Anmeldung mit Prio-Inanspruchnahme der deutschen Erstanmeldung und deutsche Anmeldung zurückziehen vor Veröffentlichung, um den gefundenen SdT untergehen zu lassen.

 

[Kurt]

mein Vorschlag wäre:

c) überarbeitete PCT-Anmeldung mit Prio-Inanspruchnahme der deutschen Erstanmeldung und deutsche Anmeldung zurückziehen vor Veröffentlichung, um den gefundenen SdT untergehen zu lassen.

Danke für den Vorschlag! Das würde bedeuten, dass der PCT-Prüfer sozusagen nochmal von vorne anfangen muss.

Ich müsste nur ganz genau aufpassen, was insbesondere der Mandant im Prioritätsintervall alles über seine Erfindung veröffentlicht hat, um hier nicht in die Falle zu laufen.

Danke und Gruß,
Kurt.

 

[sichfragender]

Ich verstehe die Strategie immer noch nicht.

Was habe ich davon, wenn ich bei einer Neuanmeldung eine Prio für einen "alten" Gegenstand in Anspruch nehme, der sowieso quasi neuheitsschädlich getroffen ist?

Der neue Gegenstand muss neu und erfinderisch gegenüber dem SdT sein, der vor dem NEUEN Anmeldetag veröffentlicht wurde.

Also - was hilft mir in diesem Fall die Prio? M.E. gar nichts.

Und was habe ich davon, dass der "kritische SdT" zunächst in der Versenkung verschwindet? Erstens ist es unwahrscheinlich, dass er bei einer neuen Rechereche nicht wieder gefunden wird. Zweitens - selbst wenn er nicht gefunden wird - schwebt er dann wie ein Damoklesschwert über dem Schutzrecht.

Ich sehe hier nur, dass viel Geld für Nichts ausgegeben wird.

 

[Klarsteller]

Ich sehe hier, dass grundlegende Kenntnisse zum Prioritätsrecht fehlen.
Ich empfehle die jüngeren Entscheidungen zum Priorecht zu lesen von BGH und GBK des EPA. Wer dann noch fragen hat, ist selber Schuld.
Die jüngeren Entscheidungen sind meiner Meinung nach glasklar, was geht und was nicht geht.

Bereits an der obigen Fragestellung erkennt man grundlegende Lücken. In einer Prüfung würde ich so nicht auflaufen. Das gibt eine glatte 7.

Pardon, für die klaren Worte.

 

[sichfragender]

@Klarsteller

Welche Fragen meinten Sie denn nun genau, die Ihrer Meinung nach grundlegende Kenntnislücken im Priorecht offenbaren?

 

[PA]

Ich sehe hier, dass grundlegende Kenntnisse zum Prioritätsrecht fehlen.
Ich empfehle die jüngeren Entscheidungen zum Priorecht zu lesen von BGH und GBK des EPA. Wer dann noch fragen hat, ist selber Schuld.

@Klarsteller:
Stellen Sie doch mal klar, welche Fehler durch welche Entscheidungen geklärt sind.
Danke

 

[Kurt]

Also - was hilft mir in diesem Fall die Prio? M.E. gar nichts.

Ja, die Prio ist hier in der Tat zunächst mal nebensächlich.

Es geht eigentlich eher darum, eine Art von "Continuation-Anmeldung" zu machen, sprich, in die ohnehin geplante PCT-Anmeldung nicht nur den Offenbarungsgehalt der deutschen Voranmeldung, sondern auch die inzwischen erreichten technischen Fortschritte des Mandanten einzubinden.

Und da schadet es ja zumindest nicht, die Prio der Voranmeldung in Anspruch zu nehmen. Dass man sich insbesondere von dem im deutschen Prüfungsverfahren ermittelten kritischen Stand der Technik dabei abgrenzen muss, ist natürlich klar.

Oder gibt es denn realistische weitere Alternativen zu den beiden Vorgehensweisen a) und b):

Was tun:

a) Versuchen, die deutsche Erstanmeldung weiterzuführen, und gleichzeitig eine PCT-Anmeldung mit Prio der deutschen Erstanmeldung einreichen.

- oder -

b) Aus dem Offenbarungsgehalt der deutschen Erstanmeldung und aus den mandantenseitigen technischen Weiterentwicklungen eine neue PCT-Anmeldung erarbeiten und die deutsche Anmeldung untergehen lassen.

MfG Kurt.

PS: @ Lieber Klarsteller: hic rhodus, hic salta...
Wie wäre es denn, wenn Sie Ihr übergreifendes Wissen nicht nur mit orthographisch fehlerhaften Allgemeinplätzen, sondern auch durch einen inhaltlichen Gegenvorschlag unter Beweis stellen würden?

 

[Dr. No]

Und da schadet es ja zumindest nicht, die Prio der Voranmeldung in Anspruch zu nehmen. Dass man sich insbesondere von dem im deutschen Prüfungsverfahren ermittelten kritischen Stand der Technik dabei abgrenzen muss, ist natürlich klar.

Was ich bei dieser Diskussion nicht verstehe: Wieso willst Du versuchen die Prio in Anspruch zu nehmen, wenn Du für den Gegenstand des Hauptanspruchs den Priotag eh nicht bekommst?

 

[GAST_DELETE]

Sinnlose Priobeanspruchen kosten nur Geld. Sie sollten sich vielleicht einmal Musterakten mit Priobeanspruchen ansehen. Dann wissen Sie, was ich meine.
Ansonsten kann man doch von Kandidaten/jungen Kollegen erwarten, dass sie lesen können, d.h. Entscheidungen lesen.

Für die die es jedoch nicht können:
Eine ergänzte Nachanmeldung mit Prio birgt die Gefahr, dass man im Prüfungsverfahren ergänzte Merkmale in den Hauptanspruch aufnimmt und so die Prio verliert. Wenn StdT aus dem Priointerval vorliegt, geht die Patentfähigkeit verloren.

Das gilt nicht nur für die vielleicht dann noch von Ihnen berabeitete DE/EPAnmeldung, sondern auch für die nicht von Ihnen bearbeiteten Nachanmeldungen in anderen Ländern.

Zur Vermeidung derartiger Risiken müssen Sie daher immer prüfen, ob die aufzunehmenden Merkmale tatsächlich in der Erstanmeldung enthalten sind. Viele Kollegen machen das nicht und schaufeln somit dem Mandanten ein Grab.

Capito?

 

[sichfragender]

@Gast

Danke für die Ausführungen - aber das was Sie dort schreiben war mir (und ich hatte auch den Eindruck den Anderen) klar.

@Kurt
Natürlich schadet es nicht die Prio zu beanspruchen - vor allem, weil einem zumindest nicht die eigene Anmeldung als SdT vorgehalten wird. Ich gehe auch davon aus, dass der kritische SdT nicht die komplette alte Anmeldung neuheitsschädlich getroffen hat.

Allerdings macht die Beanspruchung der Prio das ganze Verfahren nicht einfacher - ich denke, dass ist das was Gast meinte.

 

[Kurt]

Wieso willst Du versuchen die Prio in Anspruch zu nehmen, wenn Du für den Gegenstand des Hauptanspruchs den Priotag eh nicht bekommst?

Nun, nur für alle Fälle...

Theoretisch könnte ich dann auch im Fall b) notfalls wieder auf den Hauptanspruch der Prioanmeldung zurückfallen, und habe dann sozusagen obige Variante a) als Sicherheitskissen auch bei Beschreiten des Weges b) noch mit eingebaut.

Eine ergänzte Nachanmeldung mit Prio birgt die Gefahr, dass man im Prüfungsverfahren ergänzte Merkmale in den Hauptanspruch aufnimmt und so die Prio verliert. Wenn StdT aus dem Priointerval vorliegt, geht die Patentfähigkeit verloren.

Danke ---- ich bin zwar blöd, aber nicht ganz blöd

Vorliegend kann ich ja eh' nicht mit dem ursprünglichen Hauptanspruch arbeiten, da dieser ja bereits durch den ermittelten SdT futsch ist.

Es geht vielmehr darum, aus dem Offenbarungsbecken sowohl der Voranmeldung als auch demjenigen der zwischenzeitlichen technischen Fortschritte einen neuen PCT-Hauptanspruch zu basteln, der für sich genommen neu und erfinderisch ist.

Natürlich muss dieser neue PCT-Hauptanspruch auch noch gegenüber etwaigen Veröffentlichungen des Mandanten im Priointervall neu und erfinderisch sein, was wohl das größte Problem darstellen dürfte.

MfG Kurt.

 

[GAST_DELETE]

@Gast

Danke für die Ausführungen - aber das was Sie dort schreiben war mir (und ich hatte auch den Eindruck den Anderen) klar.

@Kurt
Natürlich schadet es nicht die Prio zu beanspruchen - vor allem, weil einem zumindest nicht die eigene Anmeldung als SdT vorgehalten wird.

Ich dachte, es wäre Ihnen klar gewesen, was ich geschireben hatte. Leider zeigt sich an Ihrem Absatz an Kurt, das Ihnen doch nicht alles klar ist:
Wenn die Prio unwirksam ist bzw. wird(!), z.B. durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale, die in der Erstanmeldung nicht offenbart waren, kann Ihnen auch Ihre eigene Anmeldung entgegengehalten werden. Das ist die Konsequenz der o.g. Entscheidungen, die Sie mal lesen sollten. Nochmals sorry für die klaren Worte, aber dies sind einfach die Essentials des Patentrechts, das kleine 1mal1 sozusagen. Die muss man einfach draufhaben, wenn man Anmeldungen bearbeiten will.

 

[sichfragender]

Hm - jetzt scheine ich doch auf der Leitung zu stehen.

Der neue Patentanspruch der neuen PCT-Anmeldung muss natürlich neu und erfinderisch gegenüber dem gesamten SdT vor dem Anmeldetag der PCT-Anmeldung sein, oder????????

Die Prio bekommen Sie - wie ja schon angedeutet - nur für die "alte Erfindung".

Um es plastischer zu machen:
DE Anmeldung offenbart A+B

Neue PCT- A+B+C

Die Prio bekommen Sie nur für A+B, aber nicht für A+B+C.
(außer C wäre nur ein unwesentliches Merkmal, welches nicht die Erfindung beeinflusst - dann könnte man mit viel Fragezeichen evtl. auch die Prio für A+B+C bekommen.)

 

[Prost! Mahlzeit!]

Natürlich muss dieser neue PCT-Hauptanspruch auch noch gegenüber etwaigen Veröffentlichungen des Mandanten im Priointervall neu und erfinderisch sein, was wohl das größte Problem darstellen dürfte.

Mensch Kurt. Ich mach gleich den Kuuuuuuuurt!
An deiner eigenen Antwort müsstest Du sehen, dass die Prio Dir nichts bringt!

Aber das Beispiel zeigt den Irrsinn macher Praktiker, die provisorische Anmeldungen einreichen, die Ihnen dann nachher selbst im Wege stehen. Ein Kunstfehler eben. Ein Haftungsfall wird nur dann nicht daraus, wenn man diesen Mist dem Mandanten verschweigt. Sonst: Prost! Mahlzeit!

 

[Dr. No]

Nun, nur für alle Fälle...

Theoretisch könnte ich dann auch im Fall b) notfalls wieder auf den Hauptanspruch der Prioanmeldung zurückfallen, und habe dann sozusagen obige Variante a) als Sicherheitskissen auch bei Beschreiten des Weges b) noch mit eingebaut.

Vorliegend kann ich ja eh' nicht mit dem ursprünglichen Hauptanspruch arbeiten, da dieser ja bereits durch den ermittelten SdT futsch ist.

Und damit ist die Prio eh futsch. Also wieso in Anspruch nehmen?

Oder hoffst Du darauf, dass der neue Prüfer diesen SdT nicht findet?