PCT-Anmeldung: Änderungen nach Regel 19?

[Marc N. Zeichen]

PCT-Anmeldung: Änderungen nach Artikel 19?

Reicht man auf den Schriftlichen Bescheid der ISA mit der Begründeten Feststellung nach Regel 43bis.1 a) eigentlich jemals, bzw. üblicherweise, geänderte Ansprüche nach Regel 19 ein? Ich finde hierzu weit und breit keinen Mustervorgang...

Die Einreichung geänderter Ansprüche ist ja generell vorteilhaft, da diese (optimierten) Ansprüche dann gleich in allen Ländern der Prüfung zugrundegelegt werden können.

Wie kommt es dann, dass diese Möglichkeit anscheinend so selten genutzt wird?

Auch im Euro-PCT-Leitfaden steht hierzu als Vorteil nur:

Änderungen nach Artikel 19 PCT werden vom IB veröffentlicht. Sie sind besonders nützlich, wenn es einen Grund gibt, den Umfang der Ansprüche besser zu definieren, damit der vorläufige Schutz in den PCT-Vertragsstaaten, die dies vorsehen, sichergestellt ist.

??

 

[hyperandy]

Ich denke, dass das daran liegt, dass man nur die bestehenden Ansprüche nur austauschen kann, aber keine Argumentation anbringen, warum die nun neu und erfinderisch sein sollen. Ein Begleitschreiben für die ursprüngliche Offenbarung ist allerdings erlaubt.

http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga_c_ii_10.html

Deshalb wählt wohl die Mehrheit Änderungen nach Art. 34 PCT.

http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga_c_ii_12.html

vgl. auch folgende Diskussion
http://www.ktforum.de/showthread.ph...he-infolge-Recherchenbericht-Begleitschreiben

 

[Marc N. Zeichen]

Danke Dir für Deine Hinweise.

Deshalb wählt wohl die Mehrheit Änderungen nach Art. 34 PCT

OK, wenn eine negative ISA-WO eingegangen ist, stellt man vorzugsweise Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung, vgl. Zweckmäßigkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT:

Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist also im Allgemeinen nur dann sinnvoll, wenn der WO-ISA "negativ" ausgefallen und der Anmelder der Meinung ist, dass seine für das Verfahren nach Kapitel II PCT eingereichten Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu einem "positiven" IPER führen könnten.

Ich denke, dass das daran liegt, dass man nur die bestehenden Ansprüche nur austauschen kann, aber keine Argumentation anbringen, warum die nun neu und erfinderisch sein sollen. Ein Begleitschreiben für die ursprüngliche Offenbarung ist allerdings erlaubt.

Im vorliegenden Fall hat allerdings der Rechercheprüfer (neben einem Vorschlag für gewährbare Ansprüche) auch bereits zur Vornahme von Änderungen in der Beschreibung aufgefordert, insbesondere zur Würdigung des nSdT.

Und da ja in dem Begleitschreiben nach Art. 19 PCT die "Auswirkungen [der Anspruchsänderungen] auf die Beschreibung und Zeichnungen dargelegt" werden sollen, schließt auch dies m.E. nicht aus, zusammen mit den Anspruchsänderungen nach Art. 19 gleich eine geänderte Beschreibung mit einzureichen, da dies ja der einfachste Weg ist, die "Auswirkungen auf die Beschreibung" darzulegen.

Oder werden nach Art. 19 mit eingereichte "Auswirkungen auf die Beschreibung" generell nicht in der WO-Offenlegungsschrift berücksichtigt?

Gruß
Marc

 

[hyperandy]

Und da ja in dem Begleitschreiben nach Art. 19 PCT die "Auswirkungen [der Anspruchsänderungen] auf die Beschreibung und Zeichnungen dargelegt" werden sollen, schließt auch dies m.E. nicht aus, zusammen mit den Anspruchsänderungen nach Art. 19 gleich eine geänderte Beschreibung mit einzureichen, da dies ja der einfachste Weg ist, die "Auswirkungen auf die Beschreibung" darzulegen.

Oder werden nach Art. 19 mit eingereichte "Auswirkungen auf die Beschreibung" generell nicht in der WO-Offenlegungsschrift berücksichtigt?

Gemäss Art. 19 (1) PCT "... ist der Anmelder befugt, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung durch Einreichung von Änderungsanträgen beim Internationalen Büro innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu ändern. ...".

Ist ein weiterer Nachteil, dass die Beschreibung nicht mit Art. 19 PCT geändert werden kann. Das kann man mit Art. 34 PCT oder bei Einleitung in die oder in der nationalen/regionalen Phase machen.

 

[Marc N. Zeichen]

Gemäss Art. 19 (1) PCT "... ist der Anmelder befugt, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung durch Einreichung von Änderungsanträgen beim Internationalen Büro innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu ändern..."

Ist ein weiterer Nachteil, dass die Beschreibung nicht mit Art. 19 PCT geändert werden kann.

Ja schon, aber was ist dann damit:

Im vorliegenden Fall hat allerdings der ISA-Rechercheprüfer (neben einem Vorschlag für gewährbare Ansprüche) auch bereits zur Vornahme von Änderungen in der Beschreibung aufgefordert, insbesondere zur Würdigung des nSdT.

Und da ja in dem Begleitschreiben nach Art. 19 PCT die "Auswirkungen [der Anspruchsänderungen] auf die Beschreibung und Zeichnungen dargelegt" werden sollen, schließt auch dies m.E. nicht aus, zusammen mit den Anspruchsänderungen nach Art. 19 gleich eine geänderte Beschreibung mit einzureichen, da dies ja der einfachste Weg ist, die "Auswirkungen auf die Beschreibung" darzulegen.

Werden die "Auswirkungen auf die Beschreibung" (wie Du implizierst) von der WIPO jetzt erstmal ignoriert -- oder kommen die in die WO-Veröffentlichung rein?

 

[hyperandy]

die "Auswirkungen auf die Beschreibung" (wie Du implizierst) von der WIPO jetzt erstmal ignoriert -- oder kommen die in die WO-Veröffentlichung rein?

Da habe ich zu wenig Erfahrung, weil ich immer Art. 34 PCT bemüht habe. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass dies einfach von der WIPO ignoriert wird.

 

[Marc N. Zeichen]

OK dann werde ich mal die Offenlegung abwarten. Hauptsache die "voraussichtlich erteilbaren" Ansprüche sind dort schon drin.

Danke für die Diskussion
Marc

 

[Asdevi]

J
Werden die "Auswirkungen auf die Beschreibung" (wie Du implizierst) von der WIPO jetzt erstmal ignoriert -- oder kommen die in die WO-Veröffentlichung rein?

Die Darlegung der Auswirkungen auf die Beschreibung ist Teil des Begleitschreibens. Damit passiert mit ihnen genau das, was auch mit dem restlichen Begleitschreiben passiert: Sie wird nach Regel 48.2 vi) PCT veröffentlicht. Dies allerdings nur, wenn sie den Erfordernissen von Regel 46.4 entspricht, was u.a. bedeutet, dass sie nicht mehr als 500 Wörter enthalten darf.

Wenn du es also schaffst, deine angepasste Beschreibung unter 500 Wörtern Länge zu halten, dann kannst du sie als "Erklärung" unter Art. 19 einreichen und bekommst sie sogar veröffentlicht. Wenn nicht, ist deine Erklärung unwirksam.

 

[Marc N. Zeichen]

Andererseits schreibt Regel 48.2 a) PCT:

Die [Offenlegungs]Schrift enthält:

i) eine normierte Titelseite,

ii) die Beschreibung,

iii) die Ansprüche,

iv) die Zeichnungen falls vorhanden [usw...]

Ebensowenig wie dort zu entnehmen ist, dass die nach Art. 19 etwa geänderten Ansprüche veröffentlicht werden (was ja der Fall ist), ist zu entnehmen, dass eine etwa geänderte Beschreibung nicht veröffentlicht wird.

Wie auch immer bin ich gespannt, was sich schlussendlich in der Offenlegungsschrift finden wird.

 

[Asdevi]

Ebensowenig wie dort zu entnehmen ist, dass die nach Art. 19 etwa geänderten Ansprüche veröffentlicht werden (was ja der Fall ist)

Stimmt, das ist erst Regel 48.2f zu entnehmen.

ist zu entnehmen, dass eine etwa geänderte Beschreibung nicht veröffentlicht wird.

Nach Artikel 19 kann man die Beschreibung nicht ändern. Wenn man also Artikel 19-Änderungen einreicht, dann gibt es keine geänderte Beschreibung, die als solche gilt. Deine Idee war nun, eine faktische geänderte Beschreibung als "Begleitschreiben" zu tarnen (so wie ich es verstanden habe). Das kannst du natürlich tun, bekommst es aber nur veöffentlicht, wenn sie weniger als 500 Wörter hat.

 

[Marc N. Zeichen]

Stimmt, das ist erst Regel 48.2f zu entnehmen.

Stimmt.

Nach Artikel 19 kann man die Beschreibung nicht ändern. Wenn man also Artikel 19-Änderungen einreicht, dann gibt es keine geänderte Beschreibung, die als solche gilt. Deine Idee war nun, eine faktische geänderte Beschreibung als "Begleitschreiben" zu tarnen (so wie ich es verstanden habe). Das kannst du natürlich tun, bekommst es aber nur veröffentlicht, wenn sie weniger als 500 Wörter hat.

Danke, ich werde berichten.

 

[Marc N. Zeichen]

Die Darlegung der Auswirkungen auf die Beschreibung ist Teil des Begleitschreibens. Damit passiert mit ihnen genau das, was auch mit dem restlichen Begleitschreiben passiert: Sie wird nach Regel 48.2 vi) PCT veröffentlicht. Dies allerdings nur, wenn sie den Erfordernissen von Regel 46.4 entspricht, was u.a. bedeutet, dass sie nicht mehr als 500 Wörter enthalten darf.

Wenn du es also schaffst, deine angepasste Beschreibung unter 500 Wörtern Länge zu halten, dann kannst du sie als "Erklärung" unter Art. 19 einreichen und bekommst sie sogar veröffentlicht. Wenn nicht, ist deine Erklärung unwirksam.

Was ist in diesem Zusammenhang eigentlich mit dem Institut der "Informellen Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid" gemäß ISPE 2.15? Hierzu steht auf der Mitteilung gemäß Regel 44.1 PCT ja immer folgendes:

4. Zur Erinnerung:
Der Anmelder kann beim Internationalen Büro eine informelle Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde einreichen. Diese wird der Öffentlichkeit nach der internationalen Veröffentlichung zugänglich gemacht. Das Internationale Büro sendet allen Bestimmungsämtern eine Kopie dieser Stellungnahme, sofern nicht ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist bzw. gerade erstellt wird.

Das heißt doch, ich könnte als "informelle Stellungnahme" beliebige Textmengen bei der WIPO einreichen, und darin beispielsweise ohne weiteres auch geänderte Beschreibungspassagen etc. unterbringen. Die Beschränkungen der Erklärung nach Art. 19 und Regel 46.4 PCT, beispielsweise hinsichtlich der maximalen Textlänge von 500 Wörtern, lassen sich so doch leicht umgehen.

 

[philkopter]

aber davon hat man ja nichts, dass diese informell bei der WIPO rumliegen.

Mal noch einen Einblick aus der Pharmawelt: Hier macht es eigentlich nie Sinn in der internationalen Phase irgendwas zu machen, da die Bestimmungen in den Ländern so dermaßen unterschiedlich sind, dass man ohnehin nie nach positivem internationalen Bescheid direkt eine Erteilung bekommt. Das können Anspruchsformate sein (method for treatment, swiss-type claims (ja, gibt es auch noch in manchen Ländern) oder purpose-limited product claims) oder Anfordernisse bzgl. "matter of nature" oder des lieben Nagoya-Protkolls oder oder oder.

Aus diesen und anderen Gründen kenne ich fast niemanden, der das in dem Bereich macht.

 

[Marc N. Zeichen]

Na, die liegen ja nicht da rum, sondern gehen (z.B. zusammen mit geänderten Ansprüchen) an die Bestimmungsämter. Wie eine vorweggenomme Bescheidserwiderung.

 

[PatFragen]

Tja aber eine geänderte Beschreibung gilt wohl in den wenigsten Ländern als eine "Stellungnahme", weil eine Stellungnahme ändert in den meisten Ländern wohl eher nicht den Anmeldungstext ;-). Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass das PCT ja gerade keine Änderung der Beschreibung haben will ;-). Also wirst du mit der "Stellungnahme" wohl kaum die Beschreibung geändert bekommen .

Darauf zu hoffen, dass die entsprechenden Ämter eine "Stellungnahme" als vorweggenommene Bescheidserwiderung behandeln, halte ich für sehr optimistisch ;-). Formal solltest du zumindest bei einer Euro-PCT mit EPA=ISA wohl noch nicht mal um die erneute Einreichnung nach der Mitteilung nach Regel 161/162 herumkommen ;-).

Einmal haben wir eine Stellungnahme bei einer Änderung nach Art. 19 eingereicht. Die wurde auch schön mitveröffentlicht, aber die "Argumente", die wir da reingepackt hatten, wurden augenscheinlich vom EPA (vorher ISA) nicht wirklich berücksichtigt .

 

[philkopter]

Man muss in dem angenommenen Szenario die Änderungen definitiv nochmals am EPA einreichen, da man ja mit dem Anmeldetext in die regionale Phase geht und nicht mit den Änderungen (im Formular gibt man die PCT und WO Nummer an). Interessant würde es, wenn man in der internationalen Phase in einer Sprache unterwegs war, die nicht Amtssprache am EPA ist und man dann eine Übersetzung einreicht, die die Änderungen berücksichtigt. Sollte aber nach den neuen Regeln auch kein Problem sein, da man ja seit einiger Zeit die ÜS ständig korrigieren kann...

Übrigens muss man dann auch ÜS der gesamten eingereichten Dokumente einreichen, auch der geänderten Seiten usw., siehe Regel 55.3 PCT.

 

[Marc N. Zeichen]

Man muss in dem angenommenen Szenario die Änderungen definitiv nochmals am EPA einreichen, da man ja mit dem Anmeldetext in die regionale Phase geht und nicht mit den Änderungen (im Formular gibt man die PCT und WO Nummer an).

Werden Änderungen nach Art. 19, R. 46 PCT vom EPA tatsächlich nicht berücksichtigt?

 

[hyperandy]

Werden Änderungen nach Art. 19, R. 46 PCT vom EPA tatsächlich nicht berücksichtigt?

Doch klar! Man kann bei der Einleitung der regionalen Phase ankreuzen

6. Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen

" ... die vom Internationalen Büro veröffentlichten Anmeldungsunterlagen; falls die Veröffentlichung einen geänderten Anspruchssatz gemäss Artikel 19 PCT enthält, ersetzt dieser die ursprünglich eingereichten Ansprüche

soweit sie nicht ersetzt werden durch
die beigefügten Änderungen. ... "

 

[Marc N. Zeichen]

Ja schon, man kann das EPA bei der Einleitung der regionalen Phase auf die vor der WIPO nach Art. 19 PCT geänderten Ansprüche hinweisen, in dem von Dir verlinkten Formular 1200.

Aber dann ergeht doch unverändert die Mitteilung nach Regel 161/162, welche sich auf den ISR und die WO-ISA bezieht.

Oder nicht?

 

[hyperandy]

Ich denke schon, ja. Diese Mitteilung kommt in jedem Fall.

Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt kann der Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist jederzeit (von sich aus) Änderungen einreichen; danach kann er (weitere) Änderungen bis zum Ablauf der Frist einreichen, die in der kombinierten Mitteilung gemäß den Regeln 161 und 162 EPÜ gesetzt ist.