PAP (TS) Patentanwaltsprüfung I / 2021 - Technische Schutzrechte - Teil A

[Ahja]

Hallo zusammen,

ich sitze gerade vor Teil A der "Technischen Schutzrechte" Prüfung aus I / 2021:
https://www.dpma.de/docs/dpma/patentanwalt/2021_pruefungsaufgabe1_techn_schutzrecht.pdf

Leider erkenne ich das Problem nicht, welches den Fragen 1 - 4 zugrunde liegt.

Natürlich wird die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelten, wenn gemäß § 39 III PatG nicht die erforderlichen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden. Aber das kann ja nicht alles sein, oder?

Ich sehe allerdings nicht, dass im Sachverhalt bisher etwas schief gelaufen ist (insbesondere müsste ja nach § 125a I PatG die Teilungserklärung auch elektronisch eingereicht werden können und die Teilungserklärung kann ja noch innerhalb der noch nicht abgelaufenen Frist zur Einlegung der Beschwerde abgegeben werden).

Schließlich stelle ich mir noch die Frage, warum der Kollege das Mittel der Teilung gewählt hat und warum er keine Beschwerde eingereicht hat. Auch hier stehe ich auf dem Schlauch...

Ganz lieben Dank für die Hilfe!
Ahja

 

[B_2020]

Ein Problem könnte wohl die Zurückweisung und die zugestellte Begründung zum in der Teilungsanmeldung beanspruchten Gegenstand sein.
Hier wäre dann wohl §48 und § 42 Abs. 3 Satz 2 zu diskutieren.

Mögliche Folge der Teilungsanmeldung wäre dann eben direkte Zurückweisung (ohne negativen Prüfungsbescheid), da laut Abteilung ja ein Mangel (§1-5 PatG) vorliege, keine mdl. Verhandlung beantragt wurde und der Anmelder die Gründe des Mangels schon kennt.

 

[der_markus]

Für die Aufgabe ist die Kommentierung zu § 39, z.B. in Schulte, recht ergiebig.

Ich habe das Problem bei der Aufgabe darin gesehen, dass für die Teilanmeldung dieselben Unterlagen wie für die Stammanmeldung eingereicht werden. Für die Wirksamkeit der Teilung ist das unproblematisch. ABER: für identische Patentbegehren besteht kein Rechtsschutzbedürfnis. Außerdem gelten Verwaltungsakte, die im Verfahren der Stammanmeldung VOR der Teilung erlassen wurden, auch ohne wiederholt werden zu müssen für die Teilanmeldung. Es liegt somit auch für den Gegenstand der Teilanmeldung bereits ein negativer Prüfungsbescheid bzw. ein Zurückweisungsbeschluss vor. Wenn also - wie laut Aufgabe - nichts weiter unternommen wird, also insbesondere die Unterlagen der Teilanmeldung nicht geändert werden, kann das DPMA auch die Teilanmeldung ohne weiteres zurückweisen, ohne dass das rechtliche Gehör des Anmelders verletzt wäre.

Die Teilung könnte deswegen gewählt worden sein, weil in der Anmeldung u.U. noch ein patentfähiger Rest enthalten ist, der im Verfahren der Teilanmeldung zum Hauptantrag gemacht werden könnte.
Ich hatte dann noch an die Gestaltungsfreiheit des Anmelders gedacht. Da habe ich aber irgendwie keinen Unterschied gefunden; der Anmelder müsste in der Anmelderbeschwerde dieselben Gestaltungsfreiheiten haben wie im amtlichen Prüfungsverfahren.

 

[Ahja]

Vielen Dank, das sind wirklich zwei sehr hilfreiche Beiträge.

D.h. wie von mir bereits vermutet ist bei der Einreichung der Teilanmeldung formal alles korrekt gelaufen, allerdings müsste man nun das Patentbegehren in der Teilanmeldung noch einmal geeignet an die Beanstandungen des Prüfers anpassen (bzw. noch einmal eine neue Argumentation nachschieben), damit man nicht mit einer sofortigen erneuten Zurückweisung rechnen muss.

Die Teilfrage, warum der Kollege das Mittel der Teilung gewählt hat und warum er keine Beschwerde eingereicht hat, ist für mich noch nicht komplett geklärt. Nach meinem Kenntnisstand wäre es doch auch im Beschwerdeverfahren möglich gewesen, jewege ursprünglich offenbarte Gegenstände in den Patentansprüchen zu verfolgen?

Läuft es vielleicht darauf hinaus, dass man durch die Teilanmeldung "keine Instanz verliert", d.h. man hat noch einmal die Möglichkeit seine gesamten Argumente und einen neuen Anspruchsgegenstand vor dem DPMA durchzusetzen und falls dies nicht zum Erfolg führt noch in einer weiteren Instanz vor dem BPatG...

 

[Fragender]

Der wesentliche Punkt ist, dass die Zurückweisung ohne weiteren Bescheid erfolgen wird. Das Beantragen einer Anhörung reicht nicht aus (die wurde ja schon durchgeführt). Die einzige Chance die Anmeldung vor der Zurückweisung zu retten ist möglichst schnell geänderte Unterlagen einzureichen.

Das ist tatsächlich praxisrelevant, denn die Prüfer weisen solche Teilungen sehr schnell zurück. Auch z.B., wenn im Erstbescheid die Aufnahme des ermittelten Stands der Technik in die Beschreibung gefordert wird und zwar geänderte Ansprüche aber die ursprüngliche Beschreibung eingereicht werden.

Ist in der Erwiderung eine Anhörung beantragt, aber noch nicht durchgeführt, sollte eine Zurückweisung nicht möglich sein, da auch dieser Antrag wohl in die Teilungsakte durchgreift.

Warum? Da gibt es eigentlich keine sichere Antwort (die vorherigen Posts nennen ja ein paar Gründe). Manche Anmelder machen das gerne so, aber IMHO ist die Teilung nur im Einzelfall besser als die Beschwerde (z.B. wenn klar ist, dass eine Zurückverweisung folgen wird, weil die Ansprüche auf ein bisher nicht beanspruchtes Ausführungsbeispiel gerichtet werden...).