Opt-out bei abweichenden Patentinhabern

[stat80]

Liebe Kollegen,

ein Kollege und ich haben am Wochenende folgenden Sachverhalt diskutiert und hatten unterschiedliche Meinungen hierzu.

A ist Patentinhaber eines europäischen Patents, das ich "n" Mitgliedstaaten validiert wurde. Nach der Validierung erfolgt eine Umschreibung, sodass im Register der nationalen Ämter nun B als Patentinhaber geführt wird. Trägt man nun A oder B als Patentinhaber in das Opt-out Word Dokument ein?

Im FAQ des UPC habe ich folgendes gefunden, wonach es offensichtlich keinen Unterschied macht, ob man A oder B einträgt, solange man im Streitfall nachweisen kann, dass man der legitime Patentinhaber ist:

When opting out a validated European patent you will have to declare that you are the legitimate patent owner, and it will be irrelevant - at that point in time - if all registers show another party as the owner, see Rule 5.1(a) sent. 2 Rules of Procedure of the UPC. You will not be able to include any proof, such as, e.g., an agreement showing that you are the rightful owner, in the declaration of opt-out. The declared patent ownership will be verified only in case of a litigation and proof will have to be presented only if ownership is contested by opposing party.

Besten Dank im Voraus und viele Grüße

 

[B_2020]

Grundsätzlich sind/ist der wahre Inhaber der jeweiligen Patente der Berechtigte/ die Berechtigten und somit sollt dieser/ sollten diese im Antrag stehen (s.u.).
Meiner Meinung nach sagt das auch das FAQ. Es kommt nach dem FAQ nicht darauf an, wer in den nationalen Registern steht, sondern auf die materiellrechtliche Inhaberschaft.

Entsprechendes ist ja auch in der Verfahrensordnung (Regel 5.1 (a) letzter Satz) geregelt:
"Wenn die Person, die einen Antrag auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung stellt, nicht als Inhaber oder Anmelder in den Registern nach Regel 8.5(a) bzw. (b) eingetragen ist, muss diese Person eine Erklärung gemäß Absatz 3(e) dieser Regel abgeben."

In dem genannten Fall sollte m.E. also B als Antragssteller (zumindest, sofern die Umschreibung aufgrund eines Rechtsübergangs erfolgte, was ich annahm) genannt sein, gleichwohl wird eine Erklärung benötigt:

Regel 5.3 (e):
Der Antrag auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung muss enthalten:
[...]
(e) für die Zwecke des Absatzes 1(a) eine von jedem Inhaber oder Anmelder oder im Namen jedes Inhabers oder Anmelders gemäß Regel 8.5 abgegebene Erklärung, dass er berechtigt ist, in das nationale Patentregister eingetragen zu werden.

Auf dieser Erklärung wird in dem FAQ Bezug genommen.

Zuletzt unterscheidet ja auch Regel 8.5 nach dem materiellrechtlichen Inhaber/Anmelder und dem, der Person im Register steht.

 

[Asdevi]

Im FAQ des UPC habe ich folgendes gefunden, wonach es offensichtlich keinen Unterschied macht, ob man A oder B einträgt,

Genau das steht da nicht. Das Opt-out kann nur vom wahren Patentinhaber wirksam beantragt werden, nicht von seinem Vorgänger, der möglicherweise noch im Register steht.

Die Frage ist, was passiert, wenn der im Register Stehende, der das Patent gar nicht mehr hält, das Opt-out erklärt. Wahrscheinlich wird das Gericht es eintragen, da alles ok aussieht. Kann das von einem Nichtigkeitskläger vor dem UPC angefochten werden? Ich denke schon, auch wenn es Beweisprobleme geben könnte, der Nichtigkeitskläger müsste ja nachweisen, dass das Opt-out nicht vom Berechtigten beantragt wurde.

Besser ist es also, man nimmt das Opt-out im Namen des tatsächlichen Patentinhabers vor.

 

[stat80]

Ok, besten Dank. Dann also doch den Inhaber eintragen, der in den nationalen Registern erwähnt wird.