Neuheitsprüfung Verletzungsprüfung

[keta]

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe ein konkretes Produkt vor Augen sowie einen Patentanspruch. Ich möchte prüfen, ob das Produkt den Anspruch verletzt. Hierzu führe ich gedanklich die mir vertrautere Prüfung durch, ob das Produkt den Anspruch neuheitsschädlich vorwegnehmen würde. Wo liegen die Grenzen dieser Vorgehensweise?

Vielen Dank!

 

[keta]

Die Frage klingt vielleicht allzu sehr nach Fangfrage, ist aber nicht so gemeint. Daher noch eine Ergänzung.

Es geht mir vorrangig um die Auslegung der im Anspruch verwendeten Begriffe. Beispielsweise in der Entscheidung Crimpwerkzeug III ist festgestellt, dass es keinen Unterschied machen soll, ob die Auslegung zur Beurteilung der Patentfähigkeit oder zur Prüfung vorgenommen wird, ob das Patent verletzt wird. In den USA dagegen kann sich die Auslegungsbreite im Verletzungsverfahren wohl durch den prosecution record gegenüber der broadest reasonable interpretation des Prüfungsverfahrens reduzieren.

Für Beiträge hierzu wäre ich dankbar.

 

[B_2020]

In den USA dagegen kann sich die Auslegungsbreite im Verletzungsverfahren wohl durch den prosecution record gegenüber der broadest reasonable interpretation des Prüfungsverfahrens reduzieren.

Gibt es in der Theorie im deutschen Verfahren auch, aber nur, wenn wirkliche Zweifel bei der Auslegung aufkommen, zumindest lese ich das aus BGH - Rotorelemente Rdn 17 und den dortigen verweisen heraus:

Allenfalls dann, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, darf die "Anspruchsgeschichte" zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (BGHZ 189, 330, Rn. 25 - Okklusionsvorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 - Polymerschaum I).

 

[Hans35]

... ein konkretes Produkt vor Augen sowie einen Patentanspruch. Ich möchte prüfen, ob das Produkt den Anspruch verletzt. Hierzu führe ich gedanklich die mir vertrautere Prüfung durch, ob das Produkt den Anspruch neuheitsschädlich vorwegnehmen würde.

Wo liegen die Grenzen dieser Vorgehensweise?

Eine der "Grenzen" könnte hier liegen:

Bei der Auslegung des Anspruchs im Prüfungsverfahren geht es letztlich um den Vergleich des Anspruchsgegenstands mit dem Stand der Technik. Beides wird in aller Regel (bis auf die Ausnahme der offenkundigen Vorbenutzung) mit Worten beschrieben, und was diese Worte bedeuten, beruht auf dem, was der Fachmann (auf Grund seiner Ausbildung) als Bedeutung dieser Fachbegriffe gelernt hat. Bei fachbereichsübergreifenden Erfindungen braucht man ggf. ein ganzes Team, um die Anmeldung komplett zu verstehen. Auf Grund der Bedeutungen der relevanten Fachbegriffe und deren (technischen) Beziehungen zueinander erschließt sich dann die Funktion von Anmeldungsgegenstand und Stand der Technik.

Im Fall der Patentverletzung hat man hingegen einen konkreten Verletzungsgegenstand, der mit dem Anspruchsgegenstand verglichen werden muss. Hier beginnt die "Auslegung" bereits damit, dass der Fachmann erst mal verstehen muss, wie dieser Verletzungsgegenstand "funktioniert", und er wird dann erst in einem zweiten Schritt diese Erkenntnisse in fachsprachliche Begriffe umsetzen. Ob dabei letztlich dieselben Fachbegriffe Verwendung finden wie im Anspruch, oder andere, ist dabei durchaus problematisch und hängt vom Blickwinkel des jeweiligen Verfahrensbeteiligten ab.

Beispiel: Wenn ein mechanisches Bauteil in Anspruch und Entgegenhaltung gleichermaßen als "Strebe" bezeichnet werden, so ist die entsprechende Übereinstimmung keine Frage. Bei einem entsprechenden Bauteil eines Verletzungsgegenstands kann es aber durchaus fraglich sein, ob es die technische (hier: mechanische) Funktion einer "Strebe" erfüllt, oder ob es sich vielleicht nur um eine Verzierung handelt. Dafür könnten sogar Messungen erforderlich werden.

 

[Fip]

@Hans35:

Ich halte die Annahme, dass es nach deutschem Recht Unterschiede hinsichtlich des Auslegungsergebnisses im Verletzungsverfahren auf der einen Seite und im Nichtigkeitsverfahren auf der anderen Seite geben kann (zumindest wenn man alles richtig macht), für einen grundlegenden Irrtum.

Mal ein Gedankenexperiment: Es gibt ein Patent mit einem Patentanspruch und ein unter den Patentanspruch zu subsummierenden Gegenstand. Im ersten gedanklich zu bildenden Fall ist dieser Gegenstand im Stand der Technik offenbart und es gibt ihn nicht als Verletzungsgegenstand. Im zweiten gedanklich Fall gibt es diesen identischen Gegenstand als Verletzungsgegenstand aber nicht im Stand der Technik. In beiden Fällen muss das Ergebnis (wenn man alles richtig macht) immer dasselbe sein: ENTWEDER der Gegenstand ist weder neuheitschädlich noch wäre er eine Verletzung ODER der Gegenstand ist sowohl eine Verletzung als auch neuheitsschädlich.

Vielleicht ist folgender Link hilfreich: https://www.grur.org/fileadmin/date...lin/2013-03-04_GRUR_Vortrag_Grabinski_PPP.pdf

Was Dein Beispiel angeht: Du schreibst, "Wenn ein mechanisches Bauteil in Anspruch und Entgegenhaltung gleichermaßen als "Strebe" bezeichnet werden, so ist die entsprechende Übereinstimmung keine Frage."

Das halte ich für einen Irrtum. Wenn im Stand der Technik "Strebe" steht, die Auslegungsarbeit zum zu prüfenden Patentanspruch aber ergibt, dass eben dieser Stand der Technik keine "Strebe" im Sinne des auszulegenden Patentanspruchs offenbart (z.B. eben weil es nur eine Verzierung ohne mechanische Funktion ist und das Patent aber eine bestimmte mechanische Funktion verlangt), dann ist dieser Stand der Technik auch nicht neuheitsschädlich, genau so wenig wie es eine Verletzung wäre. Die Frage der Übereinstimmung ist nicht, wie Du sagst, "keine Frage", sondern es ist die entscheidende Frage. Nur die Verwendung desgleichen Wortlauts bedeutet noch nicht Neuheitsschädlichkeit.

Äquivalenz lassen wir hier mal außer Acht.

 

[Hans35]

Äquivalenz lassen wir hier mal außer Acht.

Im Gegenteil, das wäre wohl die wichtigste Grenze für ein "ersatzweises" Betrachten der Neuheit und damit die Haupt-Antwort auf die Ausgangsfrage.

Immerhin, die Kriterien für Neuheit und für eine wortsinngemäße Patentverletzung dürften noch in etwa übereinstimmen, aber eine Patentverletzung unter Verwendung äquivalenter Austauschmittel wird regelmäßig einen Gegenstand betreffen, der gerade nicht neuheitsschädlich wäre. Geht es aber um die Abschätzung der Erfolgsaussicht einer Verletzungsklage, so wird die Neuheitsbetrachtung (als Kriterium, ob eine wortsinngemäße Verletzung vorliegt) regelmäßig nicht ausreichen.

Wollte man dann das "durch-den-Stand-der-Technik-Nahegelegt-sein" (als Gegenstück zur äquivalenten Patentverletzung) zur Neuheitsbetrachtung hinzunehmen, so würde man recht dramatische Unterschiede in den Kriterien feststellen. Das beginnt schon damit, dass dafür ein zweiter Stand der Technik vorliegen muss.

Immerhin, manchmal ist für die Patentfähigkeit auch (wie gemäß einer der letzten Diskussionen) die Frage eines "technischen Effekts" im Vergleich zu dem nicht-neuheitsschädlichen nächstliegenden Stand der Technik (dessen Rolle hier vom Verletzungsgegenstand gespielt wird) zu betrachten. Da gibt es durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit "äquivalenten Austauschmitteln" im Verletzungsfall.

Für die Frage, ob ein Gegenstand patentverletzend ist, ist die zu Diskussion gestellte Hilfsbetrachtung wohl trotzdem allenfalls ein grober Anhaltspunkt, der eher zu Fehlschlüssen führen kann, als dass er hilfreich ist. Denn in der Praxis liegt eine wortsinngemäße Verletzung wohl eher selten vor. Oder sie ist zumindest eher selten streitig.

 

[Fip]

Wollte man dann das "durch-den-Stand-der-Technik-Nahegelegt-sein" (als Gegenstück zur äquivalenten Patentverletzung) zur Neuheitsbetrachtung hinzunehmen, so würde man recht dramatische Unterschiede in den Kriterien feststellen. Das beginnt schon damit, dass dafür ein zweiter Stand der Technik vorliegen muss.

Wer redet denn davon, dass man "das "durch-den-Stand-der-Technik-Nahegelegt-sein" (als Gegenstück zur äquivalenten Patentverletzung) zur Neuheitsbetrachtung hinzunehmen" würde oder sollte oder könnte oder müsste? Es soll auch so was wie die Formstein-Rechtsprechung und Äquivalenzkriterien geben. Was hat das bitte mit "Neuheitsprüfung" zu tun?

Und das Wort "dramatisch" erscheint mir doch ein wenig "dramatisch".

Für die Frage, ob ein Gegenstand patentverletzend ist, ist die zu Diskussion gestellte Hilfsbetrachtung wohl trotzdem allenfalls ein grober Anhaltspunkt, der eher zu Fehlschlüssen führen kann, als dass er hilfreich ist. Denn in der Praxis liegt eine wortsinngemäße Verletzung wohl eher selten vor. Oder sie ist zumindest eher selten streitig.

Die Aussage "in der Praxis liegt eine wortsinngemäße Verletzung wohl eher selten vor" ist so ziemlich das genaue Gegenteil meiner langjährigen Berufserfahrung mit einer zweistelligen Zahl an Verletzungsprozessen.

@Hans35: Ich kann Deinen Gedankengängen nicht folgen. Wir werden da wohl nicht zusammenkommen. Belassen wir es einfach dabei.