Lernmaterialien zur Ausarbeitung von Instruktionsschreiben

[LightningDog1984]

Hallo zusammen,
Als IP-Manager ist meine originäre Aufgabe, mich um administrative, aber auch strategische Angelegenheiten in Sachen IP zu kümmern. Gerne würde ich mich aber auch verstärkt in die juristische Seite einarbeiten. Eine vermeintlich niedrige Hürde habe ich bei der Bearbeitung von Prüfbescheiden ausgemacht, welche nur wenige SdT-Dokumente zitieren. Hier würde ich gerne verstärkt in Zukunft die Instruktionsschreiben an die nationalen Anwälte ausarbeiten. Ich habe auch die Möglichkeit, mich mit den Patentanwälten zu besprechen. Dennoch wollte ich mich erkundigen, ob es geeignete Lernmaterialien und Lektüre diesbezüglich gibt, um gewissermaßen das Schema/Prozedere/die Abfolge zu erlernen, um die Thematik möglichst effizient anzugehen. Der zuständige Patentanwalt erklärt mir viel, allerdings würde es mir nicht schaden, die Dinge auch mal schwarz-weiß zu Gemüte zu führen. Habt ihr diesbezüglich geeignete Tipps?

 

[pak]

Als "IP-Manager" solltest Du doch auch Zugriff auf die Eingaben der Patentanwälte an das jeweilige Amt haben. Besseres Lernmaterial dürfte man kaum finden ...

Gruß

pak

 

[LightningDog1984]

Hallo pak, in der Tat, auf die Eingaben der Patentanwälte habe ich als "IP-Manager" Zugriff. Diese Eingaben liefern aber nur indirekt Aufschluss darüber, wie bei der Ausarbeitung vorgegangen wurde. Ich dachte allerdings, dass es eine bewährte Praxis bei der Ausarbeitung geben muss, und dass diese womöglich in dem ein oder anderen Lehrbuch auch schriftlich festgehalten wurde, wo doch heute über alles und jeden ein Buch geschrieben wird. Zum Beispiel: Schritt 1: Erfassen und Verschriftlich der Kernaussage des Prüfers. Schritt 2: Aufstellen einer Matrix mit Unterschieden zwischen dem SdT und der vorliegenden Anmeldung. Schritt 3: etc. etc. Momentan merke ich, wie ich zwischen den einzelnen Dokumenten "herumirre" in der Hoffnung, den entscheidenden Unterschied zu entdecken, und einfach viel Zeit dabei verloren geht. Eine "Formalisierung" des Vorgehens wäre daher, zumindest für mich, hilfreich.

 

[Dapf15]

Also ich wüsste nicht, dass es ein Lehrbuch gäbe, das einen wichtigen Teil der praktischen PA-Ausbildung auf ein paar Seiten abhandelt. Das Stichwort "Merkmalsanalyse" könnte aber evtl. etwas weiterhelfen.

 

[DMX]

Da gibt es keinen Königsweg, jeder Mandant und jeder Vertreter mag das anders. Ich würde mir an deiner Stelle von dem zuständigen Patentanwalt ein paar derartige Instruktionsschreiben als Inspiration geben lassen, diese studieren und die einzelnen Bestandteile des Schreibens ausmachen (hier werden formale Einwände dem Anwalt überlassen, hier wird das Unterscheidungsmerkmal vorgegeben, aber ohne den genauen Anspruchswortlaut, etc.). Ein paar Floskeln oder vielleicht sogar ein paar Überschriften werden sicher immer wieder vorkommen, diese kann man sich als Vorlage ablegen... und schon hat man seine formalisierte Checkliste . Wenn der Anwalt faul effizient genug ist, wird er ohnehin eine solche Vorlage haben. In meiner Ausbildungskanzlei wurde eine derartige Vorlage von Kandidat zu Kandidat weitervererbt und weiteroptimiert, da werden die sicher nicht das Rad erfunden haben.

 

[silvio_h]

[...] Zum Beispiel: Schritt 1: Erfassen und Verschriftlich der Kernaussage des Prüfers. Schritt 2: Aufstellen einer Matrix mit Unterschieden zwischen dem SdT und der vorliegenden Anmeldung. Schritt 3: etc. etc. [...]

Das klingt doch vernünftig. Du kannst nur etwas anweisen, wenn du meinst, den entscheidenden Unterschied ausgemacht zu haben. Als IP Manager ist es dann insbesondere wichtig, mit der R&D Rücksprache zu halten, ob dieser technische Unterschied überhaupt umgesetzt ist oder von Dritten umgesetzt wird. Eine Einschränkung bringt dir ja nichts, wenn es am Ende niemanden interessiert und du ein Patent für eine Technologie bekommst, die unwirtschaftlich oder aus anderen Gründen verworfen ist.

Da sehe ich als interner IP Manager wirklich die wahre Stärke: direkte Kommunikation mit R&D, Controlling etc., um Patente zu bekommen, die entweder bei den eigenen Produkten oder denen der Konkurrenz auch tatsächlich etwas schützen, was technisch und wirtschaftlich relevant ist.

Dann kannst du auch guten Gewissens den Patentanwalt anweisen, nicht Option A zur Eingrenzung zu verwenden, sondern Option B.

 

[LightningDog1984]

Vielen Dank an alle, ich habe mir nun einige Instruktionsschreiben analysiert und baue mir daraus peu a peu eine Vorlage. Ich hoffe, dass es mit zunehmender Übung etwas einfacher fällt, die entscheidenden Unterschiede zu finden.

 

[Matthias75]

Vielen Dank an alle, ich habe mir nun einige Instruktionsschreiben analysiert und baue mir daraus peu a peu eine Vorlage. Ich hoffe, dass es mit zunehmender Übung etwas einfacher fällt, die entscheidenden Unterschiede zu finden.

Mir ist nicht so ganz klar, worauf du raus willst. Willst du die Prüfungsbescheide teilweise selbst analysieren/bearbeiten und dann dem Anwalt dann genauere Instruktionen schreiben, wie er erwidern soll?

Wie sieht denn den patentrechtlicher Wissensstand dafür aus? Sind dir die "Grundbegriffe" bekannt? Kannst du z.B. die Schreiben/Analysen deines Patentanwaltes inhaltlich nachvollziehen geg. inhaltlich mit ihm diskutieren? Kannst du Patente/Patentanmeldungen inhaltlich erfassen und mit dem Patentanwalt diskutieren?

Falls nicht, halte ich es für eine recht ineffektive Methode, dieses Wissen aus den bisherigen Anwaltsschreiben "zusammenzusuchen", da du in den Schreiben immer nur das Endergebnis siehst, nicht aber den Weg dorthin. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, geht es dir eben darum, Prüfungsbescheide selbst(ständig) analysieren und dem Patentanwalt genauere Anweisungen geben zu können.

In dem Fall würde ich mir ein Standardwerk "gewerblicher Rechtsschutz" oder "Patentrecht" zulegen und mir die Grundlagen erarbeiten. Aufbauend wäre dann das Thema Anspruchsanalyse/Merkmalsanalyse bzw. "Wie lese ich ein Patent" (falls das nicht in den Standardwerken mit erfasst ist, und das Thema Bescheidserwiderung. Vielleicht kann dir hier ein Lehrbuch oder ein Kurs zum früheren B-Teil der EQE helfen, da dieser Prüfungsteil die praktische Bearbeitung eines Prüfungsteil abgeprüft hat.

Welche Anweisungen dein Anwalt dann genau benötigt und in welcher Weise, würde ich mit dem Anwalt besprechen.