EPÜ Einheitlichkeit -- Prüfer befasst sich mit *nicht* recherchiertem Anspruch

[Marc N. Zeichen]

Hallo Forum,

folgender Fall bei einer europäischen Patentanmeldung mit unabhängigen Ansprüchen 1 und 7.

Es wurde ein teilweiser europäischer Recherchenbericht erstellt, in dem mangelnde Einheitlichkeit beanstandet und zur Zahlung weiterer Recherchengebühren für den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 7 aufgefordert wurde.

Weitere Recherchegebühren wurden nicht bezahlt, woraufhin der erweiterte europäische Recherchenbericht nur für die Ansprüche 1 bis 6 erstellt wurde. Darin wird mangelnde Neuheit der Ansprüche 1 bis 6 festgestellt.

Im erweiterten Recherchenbericht befasst sich der Prüfer jedoch auch mit dem nicht recherchierten Anspruch 7, stellt darin u.a. Klarheitsmängel fest, und schlägt überdies vor, den (nicht recherchierten) unabhängigen Anspruch 7 in einen von Anspruch 1 abhängigen Anspruch umzuwandeln.

G 0002/92 besagt:

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterlässt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchengebühren zu entrichten [+], kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand [Anspruch 7] weiterverfolgen, für den keine Recherchengebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muss vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

Wie ist nun vorzugehen. Kann der nicht recherchierte unabhängige Anspruch 7 als abhängiger Anspruch (wie vom Prüfer vorgeschlagen) neu eingereicht werden, wobei gleichzeitig der amtlichen Feststellung der Nichteinheitlichkeit widersprochen wird, um auf diese Weise die Einheitlichkeit rückwirkend herzustellen, wonach dann G 0002/92 nicht mehr greift?

Danke euch für Meinungen
Gruß
Marc

 

[maroubra]

Wenn der Prüfer ausführt, dass der Gegenstand von Anspruch 7 eine Präzisierung des Gegenstandes von Anspruch 1 darstellt, liegt wohl eine a posteriori Uneinheintlichkeit vor oder der Prüfer hat seine Meinung einfach geändert.


Ganz praktisch: Ich würde es machen und dem Vorschlag des Prüfers folgen wenn es grundsätzlich für Dich akzeptabel ist. Da kommt sicher (meine Erfahrung - keine Garantie ;-)) kein Einwand. Die Diskussionen gibt es oft und wenn der nicht-recherchierte Gegenstand nicht für die Patentfähigkeit wessentlich ist, kräht da kein Hahn danach (meine Erfahrung - keine Garantie ;-)) . Verfahrensfehler werden durch die Erteilung sowieso geheilt, d.h. du kannst meiner Ansicht nach nichts verlieren.

 

[Marc N. Zeichen]

Danke maroubra für Deine Sicht.

Wenn der Prüfer ausführt, dass der Gegenstand von Anspruch 7 eine Präzisierung des Gegenstandes von Anspruch 1 darstellt, liegt wohl eine a posteriori Uneinheitlichkeit vor oder der Prüfer hat seine Meinung einfach geändert.

Du meinst (in diesem Fall) eine "a posteriori Einheitlichkeit"...?


Gegen ein solches Vorgehen spricht aber wohl auch R. 137(5), zumindest wenn man sie nur bis zum ersten Komma liest:

Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen.

Wobei dann Regel 62a(2) wiederum besagt:

Die Prüfungsabteilung fordert den Anmelder auf, die Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, es sei denn, sie stellt fest, dass der Einwand nach Absatz 1 [mangelnde Einheitlichkeit] nicht gerechtfertigt war.

Fazit: ich folge dem Vorschlag des Prüfers und schaue, ob das Thema Einheitlichkeit noch mal hochkommt (ggf. mit Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren oder Teilanmeldung), oder ob nicht. Korrekt?

 

[Asdevi]

Wenn Anspruch 7 als abhängig von Anspruch 1 umformuliert wird, liegt, was immer dadurch geschützt wird, voll im Schutzbereich von Anspruch 1 und daher auch im recherchierten Umfang. Der Schutzbereich ist dann jedenfalls verschieden von einem Anspruch, der nur die Merkmale von 7, aber nicht von 1 hat. Das könnte Probleme mit unzulässiger Erweiterung geben (letztlich werden die Merkmale der alten 1 und 7 kombiniert, die ursprünglich unabhängig voneinander waren), aber das scheint der Prüfer wohl nicht so zu sehen.

Für den Schutzbereich des Patents ist es letztlich bums, der ist auf den Umfang von 1 und damit die recherchierte Erfindung beschränkt.

Liege ich richtig in der Annahme, dass der "Klarheitseinwand" gegen 7 auf Regel 43(2) beruhte?

 

[Marc N. Zeichen]

Danke Asdevi, messerscharf.

Der Klarheitseinwand gegen Anspruch 7 basierte auf darin fehlenden, aber angeblich wesentlichen Merkmalen.

Gruß
Marc