DE Bindungswirkung einer Entscheidung im Prüfungsverfahren über die Offenbarung

[Hans35]

In 19 W (pat) 19/15 heißt es auf S. 6:

... Der Zurückweisungsbeschluss war daher aufzuheben und die Sache wegen des Verfahrensmangels an das DPMA zurückzuverweisen. Die Prüfungsstelle wird die Zustellung einer entsprechenden Aufforderung nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG nachzuholen haben.

Da hier die geänderte Zeichnung inzwischen (am Tag des Beschlusses) vorliegt, geht es nun also um die "analoge" Anwendung von § 35 (2) PatG, bei der die Nachreichung nicht "innerhalb" der Monatsfrist erfolgt ist, weil diese Frist bisher nicht wirksam in Gang gesetzt wurde. Und für diese Konstellation verlangt der 19. Senat nun ebenfalls eine Zustellung der "Aufforderung", damit die Einbeziehung der Zeichnung in die Anmeldungsunterlagen und die damit verbundene Verschiebung des AT wirksam werden können, auch wenn es hierzu keinen Dissens zwischen Anmelder und Prüfer (mehr) gibt. M.E. ist das für die Rechtssicherheit in nachfolgenden Verfahren (Einspruch, Nichtigkeit) auch erforderlich. (Dies im Widerspruch zu Benkard Rnd. 25.)

 

[Lysios]

Wenn der Senat eine Analogie vorgenommen hätte, dann hätte er geschrieben „nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG analog“.

Dass er eine direkte Anwendung vornimmt, ergibt sich schon hieraus:

Zwar erachtet der Senat den Anwendungsbereich der Bestimmung des § 35 Abs. 2 PatG, wonach der Anmeldung nicht beigefügte Zeichnungen, auf die die Anmeldung eine Bezugnahme enthält, unter Verschiebung des Anmeldetags auf den Tag ihres Eingangs nachgereicht werden können, grundsätzlich für eröffnet, da jedenfalls ein Teil der in Bezug genommenen Zeichnungen, und zwar die Figuren 2A und 2B, der Anmeldung nicht beigefügt waren.

Im übrigen widersprichst Du Dir, da die einzigen nachgereichten Zeichnungen lange vor dem Beschluss und bereits vor dem nicht zugestellten Bescheid von der Anmelderin am 30.01. auf den Hinweis der Prüfungsstelle vom 23.09. eingereicht worden sind. Mit Eingabe vom 18.02. auf den nicht zugestellten Bescheid hat die Anmelderin aber erklärt, dass diese nicht nachgereicht worden sind, da die “fehlenden“ Zeichnungen bereits ursprünglich als Teil der Prioritätsanmeldung eingereicht worden sind.

Während also beim nicht zugestellten Bescheid eine analoge Anwendung vorgelegen hätte, hat die Anmelderin durch ihre Erklärung wieder die direkte Anwendung ermöglicht.