Praxis Argumente für erfinderische Tätigkeit trotz Gewährbarkeit (EP)?

[Patentknecht]

Hallo Kollegen,
in einem erweiterten Recherchenbericht steht "Die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß der Umformulierung...gehen aus keinem der im Recherchenbericht genannten Dokumente hervor."

Normalerweise würde ich in der Erwiderung, welche die Umformulierung enthält, zur erfinderischen Tätigkeit lediglich schreiben "Die Anmelderin stimmt mit dem erweiterten Recherchenbericht darin überein, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß der Umformulierung...auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht."

Allerdings steht in dem Recherchenbericht auch drin: "Um das Prüfungsverfahren zu beschleunigen, sollte der Anmelder die folgenden Bemerkungen berücksichtigen: Der Anmelder wird aufgefordert, Argumente für die erfinderische Tätigkeit von Artikel 56 EPÜ auf der Grundlage des "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" zu liefern (siehe Richtlinien für die Prüfung, G - VII - 5)." Würdet ihr das tun oder lassen?

Viele Grüße von Patentknecht

 

[highPfive]

Hi Patentknecht,

meiner Einschätzung nach ist die erste Aussage des Prüfers lediglich als ein Zugeständnis der Neuheit zu verstehen. Ich würde dem Prüfer daher Argumente zur erf. Tätigkeit liefern (welche er/sie dann einfach in seinen Bericht copy-pasten kann).

VG
highPfive

 

[pak]

Hi Patentknecht,

meiner Einschätzung nach ist die erste Aussage des Prüfers lediglich als ein Zugeständnis der Neuheit zu verstehen. Ich würde dem Prüfer daher Argumente zur erf. Tätigkeit liefern (welche er/sie dann einfach in seinen Bericht copy-pasten kann).

VG
highPfive

Ja, ist ziemlich offensichtlich ein Zugeständnis der Neuheit und der Wunsch, doch bitte auch noch von der erfinderischen Tätigkeit überzeugt zu werden. Die Chance, hier den ersten Schuss zu machen, würde ich mir nicht entgehen lassen. Wenn der Prüfer genötigt wird, sich mühsam selbst ein Bild bzgl. der erfinderischen Tätigkeit machen zu müssen, könnte das seine Entscheidung beeinflussen ... Prüfer sind auch nur Menschen

Gruß

pak

 

[der_markus]

Es kann natürlich auch sein, dass es sich bei dem Satz nur um einen Vorratssatz handelt, den der Prüfer in seiner Vorlage stehen hat und bei der Abfassung der Stellungnahme schlicht vergessen hat zu löschen. Wie schon gesagt wurde, sind Prüfer auch nur Menschen. =)

Dennoch wirst du in der Praxis nicht umhinkommen, vorsichtshalber zur erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen.

 

[DMX]

Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Hier etwas vorzutragen ist eine Gelegenheit, die man nicht auslassen sollte - sei es auch nur in Kurzfassung. Ich würde ihm wenigstens die Wirkung kurz aufzeigen und einen Standardsatz zum Copy-Pasten vorlegen.

Und ob es nur ein Versehen war oder der Prüfer versucht, seine Arbeit auf dich abzuwälzen, ist zweitrangig - dein Ziel ist es nicht, dass er seinen Job möglichst gründlich und selber erledigt, sondern, dass er schnell erteilt und du dir diesen Erfolg auf die Fahne schreiben kannst

 

[Patentknecht]

Vielen Dank für die Kommentare! O. g. Passage aus dem erweiterten Recherchenbericht so auszulegen, dass damit (außer Neuheit) auch erfinderische Tätigkeit zugestanden wird, geht wohl doch zu weit. Demnach hat der Prüfer die Bemerkung, dass hierzu argumentiert werden soll, wohl doch bewusst gemacht. Habe mich daher entschlossen, die Argumentation zu liefern.

 

[B_2020]

Ich bin kein Fan von den vorformilierten Standardsätzen der Prüfer, die über das EPÜ und die RiLi hinaus gehen (mein neuestes Bsp.: fakulatitve Merkmale sind generell unzulässig, obgleich diese im konkreten Fall eindeutig den Schutzbereich einschränken und somit zulässig sind s. RiLi F IV 4.9).
In diesem Fall würde ja auch Art. 56 EPÜ greifen, heißt es muss erstmal substaniiert von einem Dritten die e.T. abgesprochen werden.
Wie dir Vorredner aber zurecht sagten:

Und ob es nur ein Versehen war oder der Prüfer versucht, seine Arbeit auf dich abzuwälzen, ist zweitrangig - dein Ziel ist es nicht, dass er seinen Job möglichst gründlich und selber erledigt, sondern, dass er schnell erteilt und du dir diesen Erfolg auf die Fahne schreiben kannst

Heißt, auch wenn der Prüfer zunächst vorlegen müsste, ist das die beste Gelegenheit die Richtung vorzugeben. Also pragmatisch bleiben und paar Zeilen vortragen, wäre auch mein Vorschlag.

 

[pak]

Vielen Dank für die Kommentare! O. g. Passage aus dem erweiterten Recherchenbericht so auszulegen, dass damit (außer Neuheit) auch erfinderische Tätigkeit zugestanden wird, geht wohl doch zu weit. Demnach hat der Prüfer die Bemerkung, dass hierzu argumentiert werden soll, wohl doch bewusst gemacht. Habe mich daher entschlossen, die Argumentation zu liefern.

Schreib das amtliche Aktenzeichen doch einfach hier rein, damit wir die Sache nachverfolgen können ....

Gruß

pak