US Amerikanischer Miterfinder

[Kugelblitz]

Hallo,

gibt es im US-Patentrecht eine Verpflichtung, eine Patentanmeldung zuerst in den USA einzureichen, wenn ein US-amerikanischer Miterfinder vorhanden ist?

Danke

kb

 

[Lysios]

Nein.

Es gibt aber eine solche Verpflichtung unabhängig von der Staatsbürgerschaft, falls Teile der Erfindung in USA entstanden sind und man die Erfindung auch in USA patentieren möchte.

Die übliche Lösung für diesen Fall besteht in einer noch relativ kostengünstigen Foreing Filing License. Siehe dazu:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html

Zu klären ist also, ob der US-Miterfinder seine Beiträge zu der Erfindung in der USA geleistet hat.

 

[Kugelblitz]

Zu klären ist also, ob der US-Miterfinder seine Beiträge zu der Erfindung in der USA geleistet hat.

Danke, Lysios!

Ich konnte allerdings noch nicht ausmachen, wo sich aus dem Gesetz ergibt, dass eine in den USA gemachte Erfindung auch zunächst in den USA angemeldet werden muss. Kannst Du mir hier auf die Sprünge helfen?

Weiter stellt sich mir die Frage, was die Konsequenz wäre, wenn man sich nicht daran hält. Verliert man hierdurch das Recht auf ein Patent in den USA?

kb

 

[Lysios]

Ich konnte allerdings noch nicht ausmachen, wo sich aus dem Gesetz ergibt, dass eine in den USA gemachte Erfindung auch zunächst in den USA angemeldet werden muss.

Das steht doch alles in dem von mir angegebenen Link zum MPEP. Hast Du das nicht gelesen?

Dort wird z.B. 35 U.S.C. 184 zitiert. Das ist § 184 des U.S. Patentgesetzes (Title 35 des U.S. Codes; die haben alle Bundesgesetze sehr schön von 1 bis 54 nummeriert, so dass man diese eindeutig identifizieren kann).

Ohne Foreign Filing License ist dann ein eventuelles U.S.-Patent ungültig. Das steht wiederum im MPEP in § 185 des Patentgesetzes. Spätestens im Verletzungsprozess wird das dann eine Rolle spielen.

 

[Kugelblitz]

Das steht doch alles in dem von mir angegebenen Link zum MPEP. Hast Du das nicht gelesen?

Klassischer Fehler: Vergessen die nachfolgenden Regelungen zu lesen

Danke nochmal für den Hinweis ...

kb

 

[ppa]

Moin zusammen,


@ Lysios: macht ihr das wirklich immer mit der foreign filing licence? Wie sind da deine Erfahrungen ?


wir raten im Allgemeinen dazu, zuerst in den USA einzureichen.
Kommt leider immer wieder vor gerade bei großen Konzernen.

 

[Lysios]

Es gibt nicht selten Miterfinderkonstellationen, bei denen dann gleich mehrere problematische Länder mit solchen Erstanmeldungserfordernissen (USA, Frankreich, China, Indien, Russland etc.) betroffen sind. Da kommt man um solche Foreign Filing Licenses, die oftmals möglich sind, ja gar nicht herum.

Für die USA funktioniert das i.d.R. problemlos, nur ganz selten hatte ich da Probleme. Eine Woche muss man dafür schon einplanen. In Indien muss man dagegen ca. 30 Tage für die License einplanen.

Es ist dann aber empfehlenswert, die Prio-Anmeldung gleich auf Englisch zu machen und deren Unterlagen für die Foreign Filing License zu verwenden.

 

[ppa]

Danke für die Antwort, Lysios.




"Es ist dann aber empfehlenswert, die Prio-Anmeldung gleich auf Englisch zu machen und deren Unterlagen für die Foreign Filing License zu verwenden."


dann vergeht aber noch mehr Zeit: die Anmeldung muss ausgearbeitet sein, damit sie für die ffl verwendet werden kann ?


Klingt aber trotzdem sinnvoll, da eine Erstanmeldung in den USA immer aufwendig und teuer ist.

 

[Lysios]

die Anmeldung muss ausgearbeitet sein, damit sie für die ffl verwendet werden kann ?

Änderungen sind zwar grundsätzlich möglich. Aber so können jedenfalls später erst gar keine keine Zweifel aufkommen, was nun konkret von der Lizenz umfasst war und was nicht.

 

[Armin]

Hallo zusammen,

eine Frage zu der USA-FFL (foreign filing licence), wie oben diskutiert.

Da es nach dem Vorgesagten ja ziemlich umständlich ist, die FFL rechtzeitig zu erhalten (u.a. da hierzu die Anmeldung schon fertig sein muss), ist es da nicht zu empfehlen, die Anmeldung stattdessen einfach in USA einzureichen?

Ansonsten gibt es ja nur noch die Möglichkeit, die FFL rückwirkend zu erhalten, wenn die Anmeldung "irrtümlich" nicht in USA eingereicht wurde.

Danke für Meinungen!

 

[Armin]

Und noch Zusatzfrage:

Angenommen,

● DE-Erstanmeldung P1 mit deutschem Erfinder E1
● Nachanmeldung N1 mit zusätzlichem US-Miterfinder E2

Die Nachanmeldung N1 muss ja nun gemäß FFL in USA eingereicht werden, beansprucht aber die Priorität der DE-P1.

Wie ist am besten vorzugehen?

 

[Gerd]

Nur mal so nebenbei:
Ich muss die Anmeldung zuerst beim USPTO einreichen (wenn Teile davon in den USA erfunden wurden).
Wenn ich die dort als PCT-Anmeldung einreiche, ist das Erfordernis dann erfüllt?
Ist das auch so, wenn ich die in deutscher Sprache einreiche, mit zwei oder mehr Anmeldern, von denen keiner seinen Sitz in den USA hat bzw. US Citizen ist (dann ist das USPTO nämlich nicht als RO kompetent) und mindestens einer kein Europäer (dann besteht m.W. keine Verpflichtung entweder beim EPA oder direkt beim IB einzureichen)?
Dann wird der Anmeldung nämlich vom USPTO ein Eingangsstempel verpasst und sie wird an das Internationale Büro weitergeleitet.
Oder tu ich dann "cause to be filed in any foreign country"?

 

[Marc N. Zeichen]

Für die USA funktioniert das i.d.R. problemlos, nur ganz selten hatte ich da Probleme. Eine Woche muss man dafür schon einplanen.

Wie hoch ist nach eurer Erfahrung der Aufwand, der mit der Beantragung der Foreign Filing License verbunden ist?