Wie sinnvolles Ergebnis beim Rechercheantrag erreichen?

[Gerd]

Hallo allerseits,

letztens ist mir etwas dummes passiert. Ich habe einen Anspruchssatz auf Auftrag ziemlich unbearbeitet eingereicht, der einen recht weiten Hauptanspruch hatte. Natürlich war es für den Prüfer einfach, sehr relevante Entgegenhaltungen zu finden, so dass der Prüfungsantrag negativ beschieden wurde. Unglücklicherweise hat er wohl auch die Recherche relativ "flach" audgeführt, wohl aufgrund der ziemlich großen Menge an gefundenen Entgegenhaltungen.
Leider wurden dadurch die Merkmale der Unteransprüche so gut wie gar nicht recherchiert, weshalb es ziemlich unmöglich war, aus dem Ergebnis des Prüfungsbescheid und der aufgelisteten Entgegenhaltungen abzuschätzen, inwieweit eine PCT mit einem weiter eingeschränkten Hauptanspruch sinnvoll wäre.

Natürlich könnte man beim DPMA monieren, dass die Merkmale der Unteransprüche nicht ausreichend recherchiert worden waren, aber das bringt einen Monat vor Ende des Prioritätsjahres ja auch nicht mehr wirklich etwas.

Ich frage mich (oder Euch) jetzt:

1. Wie weit hinein in die Unteransprüche hinein muss ein Prüfer beim DPMA beim Erstellen des Prüfungsberichte (oder des Recherchenberichtes) prüfen oder recherchieren?

2. Wie kann man erreichen, dass man ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis bei der Recherche bekommt?

Eine mögliche Strategie wäre wohl, die Breite des Hauptanspruchs relativ gering zu halten, also ziemlich viele Merkmale dort hinein zu packen, um auch möglichst viele Merkmale recherchiert zu bekommen. Allerdings besteht dann natürlich die Gefahr, bei einer "Rückerweiterung" im Laufe des Erteilungsverfahrens Schiffbruch zu erleiden, weil der Prüfer auf die Idee kommen könnte, dass dies eine unzulässige Erweiterung sein könnte, da aus der ursprünglichen Anmeldung nicht ersichtlich gewesen wäre, dass ein so breiter Schutz beansprucht werden würde.

Man könnte natürlich auch hingehen und alle zur Sicherheit (der Recherche) in den Hauptanspruch mit aufgenommene Merkmale aus den eigentlichen Unteransprüchen optionalisieren, aber unter Umständen würde das ja einen Hauptanspruch ergeben, der eine halbe Seite oder mehr füllt.

Beispielsweise:

Beansprucht wird ein Flugzeug, gekennzeichnet dadurch, dass die Tagflächen aus PVC bestehen und dass das PVC bevorzugt mehr als 50% vernetzt ist, mehr bevorzugt zu mehr als 70%, besonders bevorzugt zu mehr als 90% und speziell bevorzugt zu mehr als 95% und dass die Länge der Tragfläche größer als 1 Meter ist, bevorzugt größer als 5 Meter, besonders bevorzugt größer als 10 Meter und dass die Breite der Tragfläche bevorzugt größer ist als 50cm, mehr bevorzugt größer als 100cm, besonders bevorzugt größer als 150cm.

Was meint Ihr dazu?

Gruß
Gerd

 

[Rex]

Beansprucht wird ein Flugzeug, gekennzeichnet dadurch, dass die Tagflächen aus PVC bestehen und dass das PVC bevorzugt mehr als 50% vernetzt ist, mehr bevorzugt zu mehr als 70%, besonders bevorzugt zu mehr als 90% und speziell bevorzugt zu mehr als 95% und dass die Länge der Tragfläche größer als 1 Meter ist, bevorzugt größer als 5 Meter, besonders bevorzugt größer als 10 Meter und dass die Breite der Tragfläche bevorzugt größer ist als 50cm, mehr bevorzugt größer als 100cm, besonders bevorzugt größer als 150cm

Wendungen wie "vorzugsweise", "insbesondere" etc. sind meines Wissens nach (von Ausnahmefällen abgesehen) im Hauptanspruch unzulässig (BGH Bl. 1954, 24).

 

[pak]

Wendungen wie "vorzugsweise", "insbesondere" etc. sind meines Wissens nach (von Ausnahmefällen abgesehen) im Hauptanspruch unzulässig (BGH Bl. 1954, 24).

Schon richtig, aber die fakultativen Merkmale kann man später ja zu einem Unteranspruch machen oder gar streichen. Immerhin ist der Rechercheur bei einer derartigen Anspruchsfassung zunächst einmal gezwungen, auch die fakultativen Merkmale wahrzunehmen, ohne einen der Unteransprüche lesen zu müssen, so dass die Recherche gegebenenfalls auch von Anfang an in Richtung der fakultativen Merkmale gelenkt wird. Insofern vielleicht ein guter Ansatz. Nachdem nunmehr auch ijn Deutschland Anspruchsgebühren eingeführt wurden, denke ich jedoch, dass sich der Rechercheur alle Ansprüche zur Brust nehmen wird, zumal der Arbeitsauifwand überschaubarer sein sollte. Nach meiner Erfahrung wird das Rechercheergebnis "weiter hinten" dennoch etwas dünner ...

pak

 

[Gerd]

Hi

Insofern vielleicht ein guter Ansatz.

Danke für die Blumen.
Das hieße also, dass so ein Anspruch zwar in der Regel nicht gewährbar wäre, der Rechercheur allerdings trotzdem nach den Merkmalen recherchieren würde (zumindest müsste)?

Wisst Ihr sonst noch Möglichkeiten, das zu erreichen?

Gruß
Gerd

 

[Pat-Ente]

Eine weitere Lösung wäre vielleicht, einen nebengeordneten unabhängigen Anspruch einzuführen, der die wesentlichen zu recherchierenden Merkmale enthält. Damit kassiert man zwar eine Beanstandung, dass dieser eigentlich als Unteranspruch zu formulieren sei, aber er müsste zumindest umfassend recherchiert werden. Ohnehin argumentieren die Prüfer ja gerne vom eingeschränktesten der nebengeordneten Ansprüche aus, um damit die anderen Ansprüche en passant mit zu erledigen.

 

[Gerd]

Hi,

das Problem mit dem nachgeordneten unabhängigen Anspruch könnte allerdings sein, dass der Prüfer/Rechercheur wieder nur den ersten Anspruch berücksichtigt. Im Grunde müsste er ja auch den von Anspruch 1 abhängigen Anspruch 2 berücksichtigen (falls er nicht zufällig schon keine relevanten Schriften zu Anspruch 1 findet), was er letztens ja auch nicht getan hat.

Ok, er könnte natürlich auch einfach die ganzen optionalen Merkmale des Hauptanspruchs ignorieren...


Besteht eigentlich irgendein Schadensersatzanspruch gegen das DPMA wenn der Prüfer grob nachlässig recherchiert?
Angenommen er findet eindeutig relevanten Stand der Technik gegen den Hauptanspruch und verneint jegliche Erteilungsaussichten ohne die Merkmale der abhängigen Ansprüche zu erwähnen oder Stand der Technik gegen diese zu präsentieren. Der Mandant sieht daraufhin von einer Nachanmeldung (PCT) ab. Im weiteren Verlauf der DE stellt sich heraus, dass das Patent mit den Merkmalen des ersten abhängigen Anspruches locker erteilt werden kann, aber jetzt ist das Prioritätsjahr bereits abgelaufen und eine PCT nicht mehr möglich.

Oder andersrum, der Mandant meldet doch PCT an, weil die Merkmale des abhängigen Anspruches nicht recherchiert worden waren (ansonsten hätte der Prüfer ja entweder St. d. T. nennen müssen oder eine Erteilung in Aussicht stellen) und er sich nicht auf die Versagung der Erteilungsaussicht verlassen konnte. Danach (nach Aufforderung an den Prüfer, doch auch die abhngigen Ansprüche zu berücksichtigen, bzw. Aufnahme deren Merkmale in den Hauptanspruch) stellt sich heraus, dass sehr wohl relevante Schriften vorhanden sind, und die PCT bei korrekter Recherche nicht vorgenommen worden wäre.

Kann man dann auf entgangene Einnahmen, bzw. den Ersatz der entstandenen Kosten klagen?

Gruß
Gerd

 

[grond]

das Problem mit dem nachgeordneten unabhängigen Anspruch könnte allerdings sein, dass der Prüfer/Rechercheur wieder nur den ersten Anspruch berücksichtigt.

Dann könnte man doch einfach den Anspruch 1 enger fassen als den Nebenanspruch? Sagt ja niemand, dass Anspruch 1 weitergefasst sein muss als die folgenden Ansprüche.

Besteht eigentlich irgendein Schadensersatzanspruch gegen das DPMA wenn der Prüfer grob nachlässig recherchiert?

Garantiert nein. Ich würde noch nicht einmal in diese Richtung denken, außer vielleicht in Fällen von Amtsmissbrauch, die man beim DPMA eher nicht zu erwarten hat.