Weiterbehandlung claim fees R161 EPA

[Ah-No Nym]

Hallo


Folgender Fall:



- PCT hat 22 Ansprüche und reg. Phase wird mit diesen ohne Zahlung der claim fees eingeleitet
- auf Regel 161 wird nicht erwidert, somit gelten A16 - A22 als abandoned
- es ergeht die übliche Mitteilung bzgl. Rechtsverlust bzgl. A16 - A22 wegen Nichtzahlung der claim fees


Kann man nun im Rahmen der Weiterbehandlung



a) nur die vollen claim fees zahlen
b) ohne Anspruchsänderungen claim fees zahlen so viel man will, z.B. nur für A16-A18
c) die gesamten Ansprüche überarbeiten und mindestens 1 claim fee zahlen, d.h. 16 A einreichen oder
d) die gesamten Ansprüche überarbeiten und ggf. auf 15 reduzieren, d.h. KEINE FEE zahlen


Da sich die Rechtsverlustmitteilung explizit auf die Zahlung von Anspruchsgebühren bezieht, erscheint mir zumindest d) unwahrscheinlich, aber ich hab bis jetzt nichts dazu gefunden.


Hat irgend jemand hier eine fundierte (und am besten durch Rechtsprechung belegte) Meinung


DANKE


Ah-No Nym

 

[kronion]

- Es sind zwei WB-Gebühren zu zahlen, nämlich für die Antwort auf Mitteilung nach R. 161(1), soweit der ISR negativ war, und für die Zahlung der Anspruchsgebühren nach R. 162(2).

- Die Anspruchsgebühren berechnen sich nach der Zahl der Ansprüche, die mit der Antwort auf die Mitteilung nach R. 161(1) eingereicht werden.

zu a): Volle Anspruchsgebühren PLUS WB-Gebühr sind zu zahlen.

zu b): Die Anspruchsgebühren sind als Ganzes fällig. Werden die fälligen Gebühren nicht vollständig bezahlt, wird der Betrag im Ganzen zurückerstattet (RFees 6).

zu c): WB-Gebühren nicht vergessen, sollte ansonsten gehen, R. 162(2)

zu d): Sollte gehen, wenn Du mit der Antwort auf die R.161(1) die WB bekommst.

Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.

 

[Alfred]

Anderer Vorschlag:

Sofern die Rechtsverlustmitteilung lediglich die nicht gezahlten Anspruchsgebühren betrifft, sollte es sich vermutlich entweder um eine nicht obligatorische Mitteilung gem. R 161(1) oder um eine Mitteilung nach R.161(2) handeln, da gemäß dargestellten Sachverhalt auf R161 nicht geantwortet wurde.

Hinsichtlich eine nicht-obligatorischen Mitteilung sollte vermutlich, obgleich es durch R.135 nicht ausgeschlossen ist keine WB möglich sein, da infolge der Fristversäumung die europäische Patentanmeldung nicht zurückgewiesen geworden ist oder als zurückgewiesen gilt oder nicht als zurückgenommen gilt oder ein Teilrechtsverlust vorliegt. Änderungen können nicht mehr eingereicht werden.

Um den fingierten Verlust nach R.162(4) abzuwenden, sollten die Anspruchsgebühren in voller Höhe (und 50% als WB) gezahlt werden.

Es spricht nichts dagegen lediglich für bestimmte Ansprüche (und 50% von diesen) die Gebühr zu entrichten.

 

[Asdevi]

Hinsichtlich eine nicht-obligatorischen Mitteilung sollte vermutlich, obgleich es durch R.135 nicht ausgeschlossen ist keine WB möglich sein

So sehe ich das auch. Wenn man mit einer PCT mit weniger als 16 Ansprüchen in die EP-Phase Eintritt und auf eine 161(2) nicht antwortet, bekommt man überhaupt keine Rechtsverlustmitteilung und kann auch keine Weiterbehandlung beantragen. Da erscheint es unlogisch, dass Anmelder bevorteilt werden sollen, die zusätzlich noch Anspruchsgebühren nicht fristgerecht zahlen.

 

[Ah-No Nym]

Danke für die Rückmeldungen.



Ein kurzer Update nach einer Rückmeldung vom EPA, leider nur telefonisch, allerdings von der Abteilung die für Weiterbehandlungen zuständig ist :



=> wenn Weiterbehandlungsgebühr gezahlt wird, können auch geänderte Ansprüche eingereicht werden, auch weniger als 15 (wobei dann wohl die allgemeine und nicht Gebührenbezogene Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen wäre).

=> übrigens könnten ja jederzeit geänderte Ansprüche eingereicht werden, es läge im Ermessen des Prüfers, ob diese akzeptiert werden.


Wenn unser Mandant hier tatsächlich was machen sollte, halte ich euch auf dem Laufenden, was letztendlich rausgekommen ist.



Beste Grüße


Ah-No Nym

 

[Alfred]

Hallo Ah-No Nym,

handelte es sich um eine obligatorische Mitteilung nach R.161?

Wird mit der Zahlung der pauschalen WB auch die Rechtsfolge nach R.162(4) geheilt?

 

[Alfred]

@Alle
Wenn WB für R161 erhalten wird, gilt dann die Regel 162(4) als nicht eingetreten? Folgt dies aus R162(2) selbst? Wenn die WB für R161 erhalten wird, bedeutet dies das die Änderungen nach R.162(2) innerhalb der Frist eingereicht wurden und sich dies wiederum auf die Anspruchsgebühren auswirken, sodass trotz der eingetretenen Rechtsfolge nach R162(4), die Rechtsfolge rückwirkend als nicht eingetreten gilt?

Ist es nun möglich, sofern nur die WB für die Frist nach R162 (2) beantragt wird, nur 2 (sowie die WB-Gebühren(50%) auf diese) von 5 fälligen Gebühren zu zahlen? Grundsätzlich ist es doch möglich, während der Frist nur 2 von 5 Gebühren unter Angabe der Ansprüche zu zahlen? Wieso wäre dies während der WB nicht mehr möglich?

In diesem Kontext möchte ich gerne die folgende Passage aus dem Euro-PCT Guide (Rn621) zur Diskussion stellen:
"Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Der Anmelder wird durch eine Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ über diesen Rechtsverlust unterrichtet. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung kann die Weiterbehandlung beantragt werden, indem zusammen mit den fehlenden Anspruchsgebühren die Weiterbehandlungsgebühr, die 50 % der fälligen Anspruchsgebühr(en) beträgt, entrichtet wird. Merkmale eines als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden."

Lässt sich aus der markierten Stelle der Umkehrschluss ziehen, dh tritt der Verzicht auf den Anspruch ein, ist der Gegenstand des Anspruchs aber in der Anmeldung enthalten, dann kann dieser auch später wieder in den Anspruchssatz als Bestandteil eines anderen Anspruchs oder als abhängiger Anspruch wieder aufgenommen werden - unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen gemäß R.137 EPÜ eingehalten werden.

 

[Asdevi]

=> wenn Weiterbehandlungsgebühr gezahlt wird, können auch geänderte Ansprüche eingereicht werden, auch weniger als 15 (wobei dann wohl die allgemeine und nicht Gebührenbezogene Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen wäre).

=> übrigens könnten ja jederzeit geänderte Ansprüche eingereicht werden, es läge im Ermessen des Prüfers, ob diese akzeptiert werden.

Ich finde das unlogisch.

MMn muss man zwischen zwei Handlungen differenzieren: 1. Änderung der Ansprüche; 2. Gebührenzahlung.

Wenn nur 2. Pflicht ist, wird auch nur eine Rechtsverlustmitteilung verschickt, wenn man 2. nicht macht. Dann dürfte man nur 2. nachholen dürfen. In deinem Fall wären also, wenn man den Rechtsverlust nicht eintreten lassen will, alle Anspruchsgebühren mit 50% Zuschlag zu zahlen.

Dass man "jederzeit geänderte Ansprüche einreichen" darf, ist klar falsch. Nach R. 137(1) darf man das vor dem europäischen Recherchebericht nämlich nicht. R. 161 normiert eine Ausnahme davon, aber wenn man diese Frist für freiwillige Änderungen verpasst, darf man vor der Recherche eben keine neuen Ansprüche einreichen.

Die Praxis des EPA bevorteilt damit Anmelder, die mit mehr als 15 Ansprüchen in die europäische Phase eintreten. Wenn die ihre Pflicht-Frist verpassen, dürfen sie auch für die Handlungen der freiwilligen Frist Weiterbehandlung beantragen. Jemand, der nur mit 15 Ansprüchen eintritt, kriegt keine Weiterbehandlung, wenn er seine 161-Frist verpasst. Warum sollte das Versäumen von zwei Fristen gegenüber dem Versäumen von einer Frist belohnt werden?

 

[Ah-No Nym]

Hallo

Der Mandant wollte dann doch für alle Claims die Weiterbehandlung und Excess Fee zahlen... wie langweilig..

 

[ppa]

Hallo,


ich hatte mal einen einspruch gegen ein ep-patent, bei dem der anmelder auch ansprüche über 15 nicht wirksam in die regionale Phase geführt hatte, dann aber den Inhalt eines der fallengelassenen ansprüche
doch wieder aufgenommen hatte.
da hatte ich argumentiert, dass hier ein verzicht auf den inhalt des anspruchs vorliege und der somit aus der Offenbarung der Anmeldung fallen gelassen worden war.
die einspruchsabteilung folgte dem nicht, und auch die Rechtsprechung sieht da etwas anderes vor; was wir in der deutschen Ausbildung / Rechtsprechung als "Verzicht" lernen gilt nicht beim epa.
der Inhalt ist somit nicht endgültig aus der Anmeldung "gestrichen".