DE Was darf man für die Zurücknahme einer Nichtigkeitsklage verlangen?

[Gerd]

Hi,

im Verlauf eines Nichtigkeitsverfahrens kommt es ja oft zu einem (außergerichtlichen) Vergleich, insbesondere wenn sich ein Widerruf des Patents als wahrscheinlich abzeichnet.
Üblicherweise verlangt man für die Bereitschaft, die Klage zurückzunehmen, die Gewährung einer Freilizenz und den Ersatz der Kosten für die Klageerhebung. Auch eine Erstattung der Kosten eines parallel anhängigen Verletzungsverfahrens und dessen Einstellung dürften im Rahmen dessen liegen, was man als Gegenleistung für die Klagerücknahme verlangen kann.

Zumindest war das bei uns noch nie problematisch.


Was rät man aber einem auf Nichtigkeit klagenden Mandanten (der beispielsweise ebenfalls über ein Patent auf dem gleichen Gebiet wie dem des Streitpatents verfügt), der weder von einem Verletzungsverfahren betroffen oder bedroht ist, noch aus einer Freilizenz einen Nutzen ziehen könnte?
Wenn also die reine Existenz des Streitpatents witschaftliche Einbußen für den Nichtigkeitskläger bedeutet, z.B. weil potenzielle Kunden, die ihr Produkt nur durch die Verwendung eines patentgeschützten Verfahrens vor Nachahmern schützen können, bei Bestand des Streitpatents die Wahl zwischen zwei Anbietern hätten und dies sowohl zu einem Verlust von Marktanteilen als auch zu einer verringerten Gewinnmarge bei dem Mandanten führen würde.

Ist es in solchen Fällen statthaft, die Zurücknahme der Nichtigkeitsklage anzubieten, dies aber von einer finanziellen Kompensation dieser wirtschaftlichen Einbußen abhängig zu machen? Oder wäre dies ggf. eine Nötigung oder gar Erpressung?


Der Widerruf eines Patents dürfte wohl durchaus als "Übel" gelten. Dass er ein "empfindliches Übel" darstellt, durfte zumindest ohne nähere Betrachtung nicht generell auszuschließen sein.

Die Nichtigkeitsklage zurückzunehmen oder eben nicht liegt im freien Ermessen des Klägers, das "Mittel" dürfte also an sich nicht verwerflich sein.

Ebenso ist es (als "Ziel") wohl nicht verwerflich, eine Gefälligkeit von der Zahlung eines Geldbetrages abhängig zu machen.

Die Frage wäre nun wohl, inwieweit der Einsatz des Mittels zur Erlangung des Ziels "verwerflich wäre (um den Tatbestand einer Nötigung zu erfüllen) und inwieweit eine entsprechende Zahlung den Nichtigkeitskläger "zu Unrecht bereichern" würde (um ggf. den Tatbestand der Erpressung zu erfüllen).


Ich gehe davon aus, dass eine entsprechende Forderung zumindest dann nicht verwerflich sein wird, wenn die proklamierten wirtschaftlichen Einbußen nachvollziehbar mit dem Bestand des Streitpatents in Verbindung zu bringen sind (Konnexität) und die geforderte Kompensation nicht über die Höhe der zu erwartenden Einbußen hinaus geht (womit dann auch eine unrechtmäßige Bereicherung vom Tisch wäre).

Allerdings sind solche Fälle wohl eher selten, weshalb ich mal fragen wollte, ob vielleicht jemand von Euch schon entsprechende Erfahrungen oder Kenntnisse hat.

Gruß
Gerd

 

[pak]

Hallo Gerd,

Wenn also die reine Existenz des Streitpatents witschaftliche Einbußen für den Nichtigkeitskläger bedeutet, z.B. weil potenzielle Kunden, die ihr Produkt nur durch die Verwendung eines patentgeschützten Verfahrens vor Nachahmern schützen können, bei Bestand des Streitpatents die Wahl zwischen zwei Anbietern hätten und dies sowohl zu einem Verlust von Marktanteilen als auch zu einer verringerten Gewinnmarge bei dem Mandanten führen würde.

- Warum empfiehlt man dann überhaupt die Rücknahme der Nichtigkeitsklage?
- Warum verbindet man die Rücknahme nicht mit der Verpflichtung des Patentinhabers, das Patent zu beschränken?

Gruß

pak

PS: Erpressung oder Nötigung sehe ich nicht.

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

Dir ist aber schon klar, dass Dein Gegner hier ziemlich wahrscheinlich auch mitliest und angesichts der geringen Zahl derartiger Verfahren ganz gut erraten kann, um welches Verfahren es bei Dir geht?

Imho könntest Du ihn ohnehin in direkter Korrespondenz fragen, was ihm die Zurücknahme wert ist. Vielleicht hat er auch eine andere Idee als Geld, es geht ja offenbar um zwei Unternehmen aus der gleichen Branche.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Gerd]

Hi,

- Warum empfiehlt man dann überhaupt die Rücknahme der Nichtigkeitsklage?
- Warum verbindet man die Rücknahme nicht mit der Verpflichtung des Patentinhabers, das Patent zu beschränken?

eigentlich würde ich die Rücknahme ja nicht empfehlen, erst recht wenn die Entgegenhaltungen so gut sind. Patent weg, Konkurrenz weg, Geschäft gut, fertig.

Der Mandant hat aber möglicherweise einen Grund über eine eventuelle Rücknahme zumindest nachzudenken. Er könnte z.B. Mitleid mit dem Konkurrnten haben...

Erpressung oder Nötigung sehe ich nicht.

Danke für die Einschätzung. Hattest Du denn schon mal mit solchen Fällen (Ausgleich des Verlustes an Marktanteilen/Gewinnmarge statt Gewährung von Freilizenz und Verfahrenskostenerstattung) zu tun?

Gruß
Gerd

 

[Gerd]

Hi,

Imho könntest Du ihn ohnehin in direkter Korrespondenz fragen, was ihm die Zurücknahme wert ist.

...worauf er dann evtl. eine Freilizenz und Verfahrenskostenerstattung anbieten würde (was dem Mandanten eben nichts bringt).
Selbst wenn dann ein Angebot einer Kompensationszahlung vom Inhaber kommen würde, dürfte eine Annahme eines solchen, unter dem Druck des Nichtigkeitsverfahrens abgegebenen Angebotes ähnlich zu werten sein wie eine initiativ vom Nichtigkeitskläger angestrebte Vereinbarung. Der "Druck" aus § 240 StGB (bzw. § 253 StGB) wäre ja die anhängige Nichtigkeitsklage.
Um sich nicht strafbar zu verhalten, dürfte man also weder ein rechtswidriges Angebot abgeben, noch ein von der Gegenseite abgegebenes rechtswidriges Angebot annehmen (wobei bei der Annahme eines Angebotes der Gegenseite die Grenze zwischen rechtmäßig und rechtswidrig wohl etwas großzügiger auszulegen wäre, da man sich zumindest ein wenig darauf verlassen können dürfte, dass die Gegenseite sich nicht freiwillig mehr "schädigt", als sie selbst für angebracht hält).

Die Frage bleibt also, inwieweit die Einforderung (oder Annahme des Angebotes) eines Ausgleichs des Verlustes an Marktanteilen/Gewinnmarge statt der üblichen Gewährung von Freilizenz und Verfahrenskostenerstattung rechtmäßig wäre oder nicht.

Gruß
Gerd
P.S.:
Danke für den Hinweis bzgl. des Mitlesens.

 

[pak]

Hallo Gerd,

mit der von Dir geschilderten Konstellation habe ich noch keine Erfahrung.

Wenn also die reine Existenz des Streitpatents witschaftliche Einbußen für den Nichtigkeitskläger bedeutet, z.B. weil potenzielle Kunden, die ihr Produkt nur durch die Verwendung eines patentgeschützten Verfahrens vor Nachahmern schützen können, bei Bestand des Streitpatents die Wahl zwischen zwei Anbietern hätten und dies sowohl zu einem Verlust von Marktanteilen als auch zu einer verringerten Gewinnmarge bei dem Mandanten führen würde.

Verstehe ich nicht . Man kann für die (derzeitigen oder zukünftigen) Kunden des Nichtigkeitsklägers doch auch eine "Freilizenz" vereinbaren, oder?

pak

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

hier ist mehr Kreativität gefragt. Nach Deinen Angaben hat Dein Mandant irgendeine Motivation, die Nichtigkeitsklage nicht durchziehen zu wollen. Vielleicht will er Euren Gegner übernehmen, oder dieser ihn, oder beide zusammen einen Dritten, oder was weiß ich. Geht uns nichts an.

Jedenfalls gibt es einen Grund für ein geeignetes Agreement. Es geht mindestens nach Deinen Angaben um 5- oder 6stellige Summen. Du berätst Deinen Mandanten ja nicht nur durch das Führen des Verfahrens selbst, sondern auch dahingehend, welche Ziele er überhaupt mit dem Führen oder Nichtführen oder Nichtweiterführen des Verfahrens erreichen will, wir sind ja nicht nur die verlängerte Werkbank des Mandanten.

Das Agreement kann Kooperationsvertrag heißen. Oder so. Es kann ein Meeting der Parteien mit oder ohne Patentanwälte vorausgehen. Die A9, A8, A7 sind voller Raststätten, die jeweils genau zwischen zwei Parteien liegen und schon Patentanwälte bewirtet haben ... Dafür, dass der Vertrag keine kartellwidrigen, sittenwidrigen oder sonst widerlichen Bestandteile enthält, seid ihr und Eure gegnerischen Kollegen zuständig.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[PK_Schach.Matt]

... Patent weg, Konkurrenz weg, ...

Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich Dich richtig verstehe, stellt das Streitpatent eine Alternativlösung zum Produkt Deines Mandanten dar. Mit dem Wegfall des Streitpatents wird die Alternativlösung frei und damit von jedem Hinz und Kunz insbesondere ich China in den Verkehr bringbar. Damit dürfte der Wegfall des Streitpatents doch eher zu einer größeren Konkurrenz führen, oder sehe ich da was falsch?

Wenn nicht sollte doch Dein Mandant ein Interesse haben, dass das Streitpatent am Leben bleibt, oder?

 

[Gerd]

Hi,

Verstehe ich nicht . Man kann für die (derzeitigen oder zukünftigen) Kunden des Nichtigkeitsklägers doch auch eine "Freilizenz" vereinbaren, oder?

nehmen wir mal an, es geht um Schrauben. Der Mandant hält ein Patent für Schraubenköpfe mit Innensechskantantrieb, der Konkurrent eines für Schraubenköpfe mit Kreuzschlitzantrieb. Es existiert ein Dokument in dem Schraubenköpfe mit Kreuzschlitzantrieb neuheitsschädlich offenbart sind.

Weiter angenommen möchten die Kunden (Schraubenhersteller) gerne Schrauben produzieren und vermarkten, die sie mit dem Prädikat "patentgeschützt" bewerben können. Zurzeit hätten sie hierzu zwei Möglichkeiten. Da ein Kreuzschlitzantrieb etwas günstiger zu produzieren ist, wird dieser bevorzugt verwendet (wenn die bessere Kraftschlüssigkeit des Innensechskantantriebs nicht benötigt wird) und der Mandant kann sein Patent (bzw. entsprechende Lizenzen) nicht wie gewünscht vermarkten.


Er klagt nun auf Widerruf des Patents seines Konkurrenten, mit dem Ziel, dass die Kunden, wenn sie ihre Schrauben als patentgeschützt vermarkten möchten, auf seinen Innensechskantantrieb umstellen müssen, bzw. bei neuen Produkten gleich seine Lösung verwenden.

Wer weder das Vermarktungsargument "patentgeschützt" noch die bessere Kraftschlüssigkeit braucht, wird ohnehin den günstigen Kreuzschlitzantrieb oder den noch günstigeren nicht patentgeschützen Längsschlitzantrieb verwenden, ein Widerruf des Konkurrenzpatens würde also für den Mandanten zu keiner signifikant größeren Konkurrenz führen.

Selbst bei Gewährung einer beliebig weiterlizenzierbaren Freilizenz könnte er zwar auch die günstigen Kreuzschlitzantriebe vermarkten, hätte aber trotzdem den Konkkurrentenn als Mitbewerber, der bei "seiner" Technologie über entspechend größere Erfahrung verfügen dürfte und somit bezüglich der Marktanteile (und Margen) schlecht einzuholen wäre.

hier ist mehr Kreativität gefragt. Nach Deinen Angaben hat Dein Mandant irgendeine Motivation, die Nichtigkeitsklage nicht durchziehen zu wollen. Vielleicht will er Euren Gegner übernehmen, oder dieser ihn, oder beide zusammen einen Dritten, oder was weiß ich. Geht uns nichts an.

Geht vor allem den Konkurrenten nichts an

Dafür, dass der Vertrag keine kartellwidrigen, sittenwidrigen oder sonst widerlichen Bestandteile enthält, seid ihr und Eure gegnerischen Kollegen zuständig.

Eben darum geht es. Es kann ja sogar sein, dass die gegnerischen Kollegen sich zum Schein auf alles einlassen, nur um hinterher das Agreement wegen rechtswidriger Ausnutzung einer Zwangslage zu widerrufen, was ja quasi die zivilrechtliche Alternative zur Strafanzeige wegen Nötigung/Erpressung wäre.
Wobei die Strafanzeige ja bereits schon dann droht, wenn man der Gegenseite ein "unmoralisches Angebot" unterbreitet. Wenn ich die Gegenseite fragen würde, ob deren Mandant bereit wäre, unserem Mandanten eine Niere zu spenden, wenn wir im Gegenzug die Klage zurücknehmen (mal ein krasses Beispiel gewählt um jegliche Konnexität auszuschließen), dürfte das ziemlich sicher zu einer Verurteilung wegen versuchter Nötigung führen, falls die Gegenseite eine entsprechende Strafanzeige erstatten würde.

Also liegt es an uns, dem Mandanten eine rechtlich saubere Möglichkeit aufzuzeigen.
Üblicherweise (wenn eine Freilizenz zum gewünschten Erfolg führt) ist das ja kein Problem. Nur zu einer der vorliegenden Situation ähnlichen Sachlage habe ich keine Erfahrung und eben auch keine Rechtsprechung gefunden.

Gruß
Gerd

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

Irgendwo hängst Du noch in Deinem strafverfahrensgeprägten Bild fest. Es ist für mich schon nicht einleuchtend, nur aufgrund der reinen Werbewirkung des Begriffes "patentgeschützt" eine Nichtigkeitsklage einzureichen. Da gehe ich mit dem Kollegen PK-schach.matt einig. Die Kohle und vor allem die firmeninterne Arbeitszeit kann man wirklich sinnvoller verbrennen. Wenn null Verletzungsrisiko besteht, nicht einmal entfernt eine eigene Benutzung im Raume steht, dann ist vielleicht noch ein Einspruch ein Modell, aber alles andere regelt man doch winwinmäßig und vertraglich. Dazu wachsen viel zu viele Patente nach, um die man sich kümmern muss.

Kooperationsverträge sind gängig, und ihre Formulierungen vielschichtig. Wenn nun Eure laufende Sache beendet werden soll, dann findet eine für beide Parteien noch gerade so passende Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da unbedingt auf irgendetwas Nötigendes zurückgreifen müsst, oder dass die Kollegen der anderen Seite das Risiko eingehen, ihrem Mandanten eine Regelung vorzuschlagen, die so schlecht ist, dass hinterher dieses Argument zur Verfügung steht. Versetze Dich doch mal in die Position Eurer Gegner ...

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Gerd]

Hi,

Es ist für mich schon nicht einleuchtend, nur aufgrund der reinen Werbewirkung des Begriffes "patentgeschützt" eine Nichtigkeitsklage einzureichen.

Sagen wir mal, die "Werbewirkung" wäre für die meisten Kunden ziemlich essentiell.

dann ist vielleicht noch ein Einspruch ein Modell

Da hatte der Mandant leider das neuheitsschädliche Dokument noch nicht.

Ich kann mir nicht vorstellen... ...dass die Kollegen der anderen Seite das Risiko eingehen, ihrem Mandanten eine Regelung vorzuschlagen, die so schlecht ist, dass hinterher dieses Argument zur Verfügung steht. Versetze Dich doch mal in die Position Eurer Gegner ...

Nehmen wir mal an, dass mehr als 80% des Geschäfts des Konkurrenten davon abhängig sind, dass sein Patent Bestand hat. Ein Widerruf könnte also durchaus zu seinem Ruin führen. Da erscheint es mir nicht wirklich sehr abwegig, dass er zu einem Agreement bereit sein könnte, das von Dritten (Richter...) als rechtswidrig und somit widerrufbar eingestuft werden könnte. Oder dass er angesichts des drohenden Ruins zum Mittel der Strafanzeige greift.

Den Konkurrenten nicht in den Ruin führen zu wollen kann übrigens durchaus eine Teilmotivation zum Angebot einer Klagerücknahme bei entsprechender Kompensation der wirtschaftlichen Einbußen sein. Man kennt und schätzt sich ja üblicherweise in der Branche.

Gruß
Gerd

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

die Situation ist für mich nicht plausibel, offensichtlich (und glücklicherweise) fehlen mir Aktenkenntnis und Hintergrundwissen zum Vorgang. So wie Du es schilderst war es bereits ein Fehler, die Nichtigkeitsklage einzureichen, jedenfalls aus der heutigen Situation Deiner Mandantin betrachtet, die sich vermutlich von der vom Einlegungszeitpunkt aus undiskutierten Gründen etwas unterscheidet.

Irgendwie hätte ich sowohl aus Eurer Sicht wie auch aus Sicht Eures Gegners jeweils ein halbes Dutzend Ideen, um die Kuh vom Eis zu bekommen. Die müssten natürlich noch den Realitätstest bestehen. Eine Strafanzeige ist nicht dabei, denn die würde natürlich das automatische Eingeständnis der Nichtigkeit des eigenen Patents Eures Gegners beinhalten. Und das wäre nach Deinen Angaben quasi Selbstmord durch Doofheit Eures Gegners, denn Wettbewerber Nr. 3 würde sich diesen Blattschuss wohl nicht entgehenlassen, wenn er sich vor Jubel über die Gesamtsituation nicht schon ohnehin ein Loch in den Bauch gefreut hat: ein Konkurrent insolvent, der andere im Knast ...

Egal, offensichtlich fehlt mir eine wesentliche Hintergrundinfo. Ich fürchte, Du wirst keine Lösung hier bekommen können, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand bei einer solchen Konstellation zu einer veröffentlichbaren Gerichtsentscheidung kommen lässt.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Schlupfloch]

Hallo

Ich glaube Du darfst bei einem erlaubten Mittel für die Unterlassung des Mittels zumindest das verlangen, was auch bei der Anwendung des Mittels passieren würde.
Also wäre von den Konsequenzen, die der Patentinhaber bei Erfolg der Nichtigkeitsklage hätte, für Deine Mandantin zumindest eine Freilizenz mit der Möglichkeit weitere Unterlizenzen zu erteilen drin.

Das Argument, dass der Konkurrent größere Erfahrung hätte und deshalb die Freilizenz Deiner Mandantin nichts bringen würde, zählt aber glaube ich nichts, weil das ja genau so wäre, wenn Du die Nichtigkeitsklage erfolgreich durch bringen würdest.

Aber jetzt glaube ich, dass ich verstehe, wieso der Patentschutz so wichtig ist. Geht es um ein Patent in Verbindung mit Life-Cycle-Management im Pharmageschäft?
Dann bringt eine Freilizenz natürlich nicht so viel wie wenn man der Einzige ist, der seinem Lizenznehmer die Generika-Hersteller vom Leib halten kann.

Auf jeden Fall keine alltägliche Situation (ich hab ja auch noch den Grund für die Überlegungen zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage gelesen, bevor Du das gelöscht hast).

MfG
Martin