US US-Markenrecht

[pak]

Hmmm. Leidiges Thema dieses US-Markenrecht. In dem mir vorliegenden Fall kommt der US-amerikanische Prüfer nicht mit den für die Marke angegebenen Waren klar. Vielmehr erschließt sich ihm die "nature of goods on which applicant uses its mark" nicht, was in dessen Augen zu einer Unklarheit führt. Überdies fordert der Prüfer "to describe in detail the nature, purpose and channels of trade of the goods".

Zum einen:
Was ist beispielsweise an der Natur einer "Uhr" nicht zu verstehen?

Zum anderen:
Was zum Teufel geht den Prüfer der Handels- oder Absatzweg der Produkte unseres Mandanten an?

Zuguterletzt:
Bin ich der einzige, der das US-Recht, hier das US-Markenrecht, bzw. dessen Handhabung als schikanös sowie als Abrechenbare-Stunden-Beschaffungsmaßnahme für US-Kollegen ansieht?

Leicht genervt

Euer pak

 

[EK]

Zuguterletzt:
Bin ich der einzige, der das US-Recht, hier das US-Markenrecht, bzw. dessen Handhabung als schikanös sowie als Abrechenbare-Stunden-Beschaffungsmaßnahme für US-Kollegen ansieht?

Leicht genervt

Euer pak

Ruhig Blut! Das geht anderen auch so!!!

Tip: Such Dir einen US-Anwalt, der vernünftig arbeitet, und zwar so, daß er das Vz. der W/DL nach den US-Vorgaben selbst erstellt bzw. eigenständig überarbeitet, so daß es gar nicht erst zu Beanstandungen kommt.

P.S: Und BITTE gib mir Bescheid, wenn Du einen gefunden hast ...

Alternativ (Tip II): Schreib das US-Vz. selbst. Und falls Du Anwalt bist: Laß Deinen Mandanten direkt mit dem Markenprüfer kommunizieren. Du brauchst dann keinen US-Anwalt! Das spart ungemein ...

 

[pak]

...

P.S: Und BITTE gib mir Bescheid, wenn Du einen gefunden hast ...

Alternativ (Tip II): Schreib das US-Vz. selbst. Und falls Du Anwalt bist: Laß Deinen Mandanten direkt mit dem Markenprüfer kommunizieren. Du brauchst dann keinen US-Anwalt! Das spart ungemein ...

Hallo EK,

danke für Deine Hinweise. Leider kann ich bislang keinen US-Kollegen empfehlen, wobei es egal ist, obe es um Patent- oder Markenrecht geht.

Wie ist der letzte Satz zu verstehen? Wenn der Anmelder (bezogen auf die USA) ein Ausländer ist, muss sich dieser doch durch einen US-Anwalt vertreten lassen, oder?

pak

 

[EK]

Alternativ (Tip II): Schreib das US-Vz. selbst. Und falls Du Anwalt bist: Laß Deinen Mandanten direkt mit dem Markenprüfer kommunizieren. Du brauchst dann keinen US-Anwalt! Das spart ungemein ...

Wie ist der letzte Satz zu verstehen? Wenn der Anmelder (bezogen auf die USA) ein Ausländer ist, muss sich dieser doch durch einen US-Anwalt vertreten lassen, oder?

Nö. Ich habe Mandanten, die korrespondieren direkt mit den US-Prüfern. Ohne Anwalt. Wenn Du einen Anwalt nimmst, brauchst Du allerdings einen US-Anwalt.

 

[grond]

Nö. Ich habe Mandanten, die korrespondieren direkt mit den US-Prüfern. Ohne Anwalt. Wenn Du einen Anwalt nimmst, brauchst Du allerdings einen US-Anwalt.

Das ist natürlich ganz interessant. Wir haben Mandanten, die lassen sich von uns Weisungsschreiben an die US-Kollegen für Verfahren ausfertigen, die wir gar nicht ursprünglich betreut haben. Die US-Anwälte hat der Mandant ausgesucht, wir haben keinerlei Kontakt mit denen, der Mandant weist dann mit unseren "Entwürfen" selbst an. Irgendwie ein nahezu absurdes Vorgehen, da wir auch keinen Kontakt zu den Erfindern haben oder sonstwoher wüssten, welche potentielle Abgrenzung für den Mandanten eigentlich wirtschaftlich interessant sein könnte. Die US-Anwälte beschränken sich regelmäßig auf eine Fax-Übermittlung des Bescheides ohne Kommentierung des Inhaltes und machen dann eine Eingabe, wobei sie sich sklavisch an unsere Vorschläge (bewusst nicht als Anweisungen abgefasst) halten. Dafür berechnen die dann regelmäßig über 2.000 US$.

Da fragt man sich doch, ob nicht ohne Umweg über den Anwalt auf Bescheide reagiert werden sollte, das Einsparpotential wäre jedenfalls enorm.

 

[patenanwalt]

Da fragt man sich doch, ob nicht ohne Umweg über den Anwalt auf Bescheide reagiert werden sollte, das Einsparpotential wäre jedenfalls enorm.

Jein, der Prüfer wird Mandanten, so sie keine US-Amerikaner sind, nicht für voll nehmen.

PS: Ich kenne viele US-Attorneys, aber überzeugen konnte mich keiner. Die materielle Arbeit habe im wesentlichen Ich als "Moderator" gemacht, dafür haben unsere US-Kollegen dies für sich miunutös abgerechnet, inklusive Aktenstudium; Lesen meiner Schriftsätze; Telefonate, weil irgendwas nicht kapiert werden wollte; Besprechung mit Senior-Partner; Kaffeepause; erneutes Aktenstudium; Telefonat mit dem Prüfer; Besprechnung mit Junio-Partner; Telefonat mit Sekretärin; erneutes Aktenstudium, usw usf

 

[pak]

Hallo,

ich möchte hier nochmal nachhaken. Wenn ich bei einer Internationalen Registrierung (u.a. in USA) einen negativen Bescheid ("Full Provisional Refusal") des USPTO über die WIPO erhalte, kann ich dann eine Bescheidserwiderung ausarbeiten und diese mit Briefkopf des Mandanten und dessen Unterschrift an das USPTO schicken?

Gruß

pak

 

[Blood für PMZ]

Hallo pak,

zumindest der Satz "der Prüfer wird Mandanten, so sie keine US-Amerikaner sind, nicht für voll nehmen" von patenanwalt aus 2010 ist aus meiner Sicht unverändert richtig.

Warum willst Du Dir das Haftungsrisiko aufbürden und Dich dann auch noch auf die Fähigkeiten Deines Mandanten beim Übertragen von Nachrichten verlassen? Anders als patenanwalt habe ich außerdem ziemlich gute Erfahrungen mit zumindest den von mir ausgewählten Kollegen in den USA gemacht. Flopps und merkwürdige Berechnungsschemata kann man überall treffen, aber derartige Korrespondenzanwälte sind dann eben rasch draußen.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[pak]

Warum willst Du Dir das Haftungsrisiko aufbürden und Dich dann auch noch auf die Fähigkeiten Deines Mandanten beim Übertragen von Nachrichten verlassen?

Hallo Blood,

das sehe ich grundsätzlich auch so. In kniffligen Fällen habe ich gar nichts dagegen, dass ein US-Kollege hinzugezogen wird und seinen Teil verdient. Um dem Mandanten die Situation erläutern zu können, befasst man sich aber ohnehin mit den Einwänden des Prüfers bzw. liest den Bescheid. Im vorliegenden Fall gibt der Prüfer bereits alle notwendigen Anregungen bzw. Formulierungs-/Konkretisierungshinweise, um doch eine Eintragung zu bewirken. Auch sind diese nachvollziehbar, so dass man im Grunde nur noch "Ja" sagen muss.

Gruß

pak

 

[EK]

US-Markenbescheide können online beantwortet werden. Derjenige, der den "Senden"-Knopf drückt, muß sich als Dein Mandant identifizieren (Angabe von Namen und Funktion im Unternehmen). Wenn es lediglich um einfache Änderungen im W/DL-Vz. geht, wird es Dein Mandant zu schätzen wissen, daß kein US-Anwalt eingeschaltet werden muß! Und übrigens: Dem US-Prüfer ist es nach meiner Erfahrung egal, ob der Bescheid von einem US-Anwalt oder einem ausländischen Anmelder beantwortet wird. Habe übrigens noch immer keinen vernünftigen US-Anwalt gefunden ... (siehe meine Posts von 2010).

 

[Blood für PMZ]

Hallo EK,

ja, wie es geht, dürfte bekannt sein. Das Problem ist doch, dass also entweder Du zum Mandanten fahren musst, um denen dort zu erklären, was sie denn tun sollen, wobei Du Dich sinnvollerweise neben den Sachbearbeiter beim Ausfüllen stellst, oder alternativ der Mandant zu Dir ins Büro kommen muss, damit er sich neben Deine PaFa stellt, während diese die online-Eingaben macht.

Beides dürfte nach Stundensätzen teurer werden als die Einschaltung eines US-Kollegen (jedenfalls teurer als die Einschaltung meiner US-Kollegen).

Was imho nicht geht, ist Selbstausfüllung des online-Formulars durch Dich oder Deine Mitarbeiter in Deiner Kanzlei ohne gleichzeitige Anwesenheit des Mandanten. Das dürfte Urkundenfälschung zur Umgehung einer gesetzlichen Vorschrift in den USA sein. Mit allen Konsequenzen, insbesondere nach US-Recht. Das wäre mir die positive Einschätzung durch den Mandanten für die wenigen 100 $ nicht wert. Vor allem wird das womöglich ausgerechnet dieser Mandant beim Besuch einer Messe in den USA ausplaudern ... Aber da habe ich Dich sicherlich ohnehin missverstanden und es war anders gemeint.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[EK]

@Blood für PMZ

Was imho nicht geht, ist Selbstausfüllung des online-Formulars durch Dich oder Deine Mitarbeiter in Deiner Kanzlei ohne gleichzeitige Anwesenheit des Mandanten. Das dürfte Urkundenfälschung zur Umgehung einer gesetzlichen Vorschrift in den USA sein. Mit allen Konsequenzen, insbesondere nach US-Recht.

Genau so ist das.

Aber da habe ich Dich sicherlich ohnehin missverstanden und es war anders gemeint.

Du hast mich nicht mißverstanden und ich meinte es genau so, wie ich es schrieb. Es ist legal, wenn der Mandant den Bescheid beantwortet. Und wegen Unklarheiten im W/DL-Verzeichnis beauftragen wir schon lange keine US-Anwälte mehr. Deren Honorare sind nämlich für unsere Mandanten nicht mehr nachvollziehbar. Da geht es dann auch ohne!