EPÜ T 437/14: Nicht offenbarte Disclaimer nach G 2/10 - Großartige Vorlage an die GBK!

[Smith-O]

Ich habe gerade die T 437/14 gelesen. Großartige Entscheidung! Großartige Vorlage and die GBK!

G 2/10 (Disclaimer II) war für mich die ärgerlichste GBK Entscheidung seit langer Zeit. Nicht nur, dass die G 2/10 die sehr nachvollziehbare und hilfreiche G 1/03 (Disclaimer I) ausgehebelt und damit wertlos gemacht hat; besonders geärgert hat mich, dass die Autoren der G 2/10 scheinbar nicht einmal gemerkt haben, was sie da anrichten. Zumindest haben sie nicht offen ausgesprochen, dass die G 1/03 damit faktisch kassiert ist.

Zur Erinnerung: die G 1/03 (Disclaimer I) hat es dem Anmelder erlaubt, in bestimmten Härtefällen einen Disclaimer einzufügen, um z.B. 54(3) Prior Art zu umgehen, oder um Ausschlüsse von der Patentierbarkeit (Art. 53) zu berücksichtigen. Und das selbst, wenn weder der Disclaimer noch der ausgeschlossene Gegenstand ursprünglich offenbart waren. Das hat für mich alles viel Sinn gemacht, und mehr als 10 Jahre lang konnte man die Frage der Zulässigkeit von "nicht offenbarten" Disclaimern eigentlich als zufriedenstellend beantwortet ansehen.

Dann kam die G 2/10. Diese sollte sich eigentlich nur um die Frage der Zulässigkeit von positiv offenbarten Disclaimern (d.h. Disclaimer, deren ausgeschlossener Gegenstand in der Anmeldung ursprünglich z.B. als positives Ausführungsbeispiel offenbart war) behandeln. Die Autoren der G 2/10 kamen zu dem Schluss, dass solche positiv offenbarten Disclaimer nur dann zulässig sind, wenn der verbleibende Gegenstand unmittelbar und eindeutig, zumindest implizit, in den ursprünglichen Unterlagen offenbart war ("remaining subject matter test"). Soweit - so gut. Eigentlich wie man es hätte erwarten können. Im Grunde auch sinnvoll.

Dann haben sich aber die Autoren der G 2/10 (m. E. völlig unnötiger Weise) noch zu Bemerkungen hinreißen lassen, die so verstanden werden konnten, und von Technischen Beschwerdekammern so verstanden wurden, dass der Goldstandard ("unmittelbar und eindeutig, zumindest implizit") im Übrigen auch bei nicht offenbarten Disclaimern (also in Fällen der G 1/03) als zusätzliches Zulässigkeitskriterium auf den verbleibenden Gegenstand anzuwenden wäre (siehe G 2/10, Punkt 4.7). Ohne es offen auszusprechen haben die Autoren der G 2/10 damit die G 1/03 ihres Sinnes beraubt und überflüssig gemacht. Wenn nämlich der verbeibende Gegenstand "unmittelbar und eindeutig" in der ursprünglichen Anmeldung offenbart ist, dann stellt sich die Frage der Zulässigkeit des Disclaimers gar nicht (bzw ist damit schon positiv beantwortet), und die "Härtefallregelungen" der G 1/03 werden gar nicht benötigt.

Nachdem viele Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern nach der G 2/10 versucht haben, entweder der G 2/10 einen Sinn zu geben, der der G 1/03 nicht offensichtlich widerspricht, oder aber nicht offenbarte Disclaimer am "remaining subject matter test" haben scheitern lassen, hat die T 437/14 diese Widersprüchlichkeit der G 2/10 nun endlich offen ausgesprochen, und der GBK folgende Fragen vorgelegt:

1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?
2. If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?
3. If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1 of G 1/03 apply in addition to the gold standard, may this standard be modified in view of these exceptions?

Auf die Antwort bin ich sehr gespannt!

 

[Asdevi]

AW: T 437/14: Nicht offenbarte Disclaimer nach G 2/10 - Großartige Vorlage an die GBK

Ich bin auf die Antwort auch gespannt, befürchte aber, dass sie nur alles nur noch schlimmer machen wird. Ich stimme auch zu, dass G2/10 G1/03 nicht verstanden hat, aber dass sie es diesmal verstehen, ist leider nicht ausgemacht.

Der wichtigste Punkt der G 1/03, und für mich der Schlüssel zum Verständnis, versteckt sich in der headnote 2.3:

A disclaimer which is or becomes relevant for the
assessment of inventive step or sufficiency of
disclosure adds subject-matter contrary to
Article 123(2) EPC.

Man sollte sich vergegenwärtigen, dass die explizit erlaubten Disclaimer in dieser Entscheidung keine abschließende Liste sind. Sie sind Beispiele. Der echte Test ist 2.3: Wenn der Disclaimer dazu führt, dass für den "Restgegenstand" ein erfinderischer Schritt oder Ausführbarkeit entsteht, den es ohne Disclaimer nicht gab, dann hat der Restgegenstand offensichtlich eine andere technische Lehre. Wenn das nicht der Fall ist, ist die technische Lehre nach wie vor dieselbe, so dass der Disclaimer erlaubt sein sollte. Nur bringt er in diesen Fällen normalerweise nicht viel, denn wenn der Restgegenstand gegenüber dem Disclaimten nicht erfinderisch sein darf, kann ich nicht zur Erteilung kommen, indem ich Stand der Technik disclaime. Gleiches gilt für einen unausführbaren Gegenstand, wenn der Restgegenstand danach immer noch unausführbar sein muss. Löse ich aber mein Problem, ist der Disclaimer gerade deswegen nicht erlaubt (neue technische Lehre).

G 1/03 hat sich nun Gedanken über Ausnahmefälle gemacht, in denen ein Disclaimer trotzdem helfen könnte, und das können nur die sein, wo es weder um erfinderischen Schritt noch um Ausführbarkeit geht. Also 54(3) und accidental anticipation, wo man nur Neuheit braucht. Und Patentierungsausschlüsse, wo es nur um Rechtsfragen geht. Prinzipiell sollte es aber nach 2.3 möglich sein, auch in anderen Fällen Disclaimer einzuführen, wenn sie nicht zu einem erfinderischen Schritt und Ausführbarkeit führen, auch wenn das keiner machen wird, weil man solche Disclaimer ja dann nicht "braucht". Warum sollte man etwas Erfinderisches und Ausführbares freiwillig disclaimen?

Die Beispielfälle versteht G 1/03 also nicht als Ausnahmen vom "Goldstandard", sondern als seine Verwirklichung: Wenn der Restgegenstand durch den Disclaimer weder erfinderisch noch ausführbar wird, hat sich sein technischer Charakter nicht verändert und er war folglich ursprungsoffenbart.

Hier hätte sich der goldene Weg für G2/10 eröffnet, nämlich zu sagen: "Du darfst alles disclaimen, ob positiv offenbart oder nicht, solange du durch den Disclaimer kein 56- und 83-Problem löst. Löst du ein solches Problem, darfst du nicht disclaimen. Denn gerade dadurch, dass keine Probleme gelöst werden, zeigt sich, dass die grundlegende technische Lehre dieselbe ist wie vorher, und daher ursprünglich offenbart war."

Stattdessen hat G2/10 alles wieder eingerissen, was G1/03 aufgerichtet hatte. Es wurde der Eindruck erzeugt, dass G1/03 Ausnahmen vom Goldstandard festgesetzt hätte, den man nun wieder festklopfen wollte. Es war tatsächlich die dämlichste G-Entscheidung der letzten Jahre.

 

[Smith-O]

AW: T 437/14: Nicht offenbarte Disclaimer nach G 2/10 - Großartige Vorlage an die GBK

Man sollte sich vergegenwärtigen, dass die explizit erlaubten Disclaimer in dieser Entscheidung keine abschließende Liste sind. Sie sind Beispiele. Der echte Test ist 2.3: Wenn der Disclaimer dazu führt, dass für den "Restgegenstand" ein erfinderischer Schritt oder Ausführbarkeit entsteht, den es ohne Disclaimer nicht gab, dann hat der Restgegenstand offensichtlich eine andere technische Lehre. Wenn das nicht der Fall ist, ist die technische Lehre nach wie vor dieselbe, so dass der Disclaimer erlaubt sein sollte.

Hallo Asdevi,

schön, dass du meiner Kritik gegenüber der G 2/10 zustimmst

Deinem Zitat oben kann ich aber nicht ganz folgen. Die Liste der Ausnahmen des Leitsatzes 2.1 der G 1/03 (nämlich, um 1. Stand der Technik nach Art. 54(3), 2. zufällige Vorwegnahmen, 3. Ausschlüsse von der Patentierbarkeit zu umgehen) ist meiner Meinung nach in jedem Fall abschließend. Ich habe auch noch von keinem Fall gehört, in dem ein nicht-offenbarter Disclaimer aus anderen Gründen zugelassen wurde. Meines Erachtens ist der Leitsatz 2.3 der G 1/03 (nach dem der Disclaimer keine erfinderische Tätigkeit herstellen, oder Art. 83 Probleme lösen darf) eine zusätzliche Voraussetzung für die Zulässigkeit des Disclaimers, wenn einer der Ausnahmefälle des Leitsatzes 2.1 bereits vorliegt. Generell scheinen die Leitsätze 2.2 und 2.3 der G 1/03 ein Ausdruck des Prinzips zu sein, dass die "Umgehung" des Art. 123(2) in den besagten "Härtefällen" mit großer Vorsicht vorzunehmen ist, und dass der Anmelder in jedem Fall keinen zusätzlichen Nutzen aus der Änderung ziehen soll. So verstehe ich jedenfalls den folgenden Absatz der G 1/03.

"2.6.7 It results from the foregoing that a disclaimer may serve exclusively the purpose for which it is intended and nothing more. In the case of a disclaimer concerning conflicting applications, its purpose is to establish novelty with respect to a prior application in the sense of Article 54(3) EPC. In the case of a disclaimer concerning state of the art under Article 54(2) EPC, its purpose is to establish novelty vis-àvis an accidental anticipation as defined in this decision. Finally, a disclaimer excluding subjectmatter not eligible for patent protection may only serve the purpose of removing such specific legal obstacle. If a disclaimer has effects which go beyond its purpose as stated above, it is or becomes inadmissible." (G 1/03)​