PCT Prioritätsbelege erst in der nationalen Phase vorlegen?

[Gerd]

Hi,

nach Regel 17.1 c kann man Prioritätsbelege ja auch noch in der nationalen Phase vorlegen.

Nach 17.1 d ist ein Prioritätsbeleg im Prinzip obsolet, wenn die frühere Anmeldung bei dem Bestimmungsamt in seiner Eigenschaft als nationales Amt eingereicht wurde oder wenn ihm der Prioritätsbeleg in Übereinstimmung mit den Verwaltungsvorschriften in einer digitalen Bibliothek zur Verfügung steht.


Da es doch einige internationale Anmeldungen gibt, die nach Erhalt des ISR nicht mehr weiterverfolgt werden, könnte ein solches Vorgehen doch unter Umständen zu Kosteneinsparungen führen, oder?

Angenommen, das EPA war Anmeldeamt der früheren Anmeldung, so kann dieses selbst keinen Prioritätsbeleg verlangen.
Das USPTO kann über PDX auf die Bibliothek des EPA zugreifen, kann also auch keinen Prioritätsbeleg verlangen (IMHO geht das aber nur, wenn man nicht in die nationale Phase eintritt, sondern stattdessen den Weg über eine continuation geht).
Ob das JP auf die Bibliothek des EPA zugreifen kann, weiß ich gerade aktuell nicht.

Insofern würden Mehrkosten durch national einzureichende Prioritätsbelege (andere Bestimmungsländer als EP und US) erst dann entstehen, wenn ohnehin enorme Kosten anfallen, z.B. für Übersetzungen etc.
Die am Anfang entstehenden Kosten könnten aber ggf. minimiert werden.


Würdet Ihr da mit mir chloroform gehen, oder habe ich evtl. etwas wichtiges übersehen?

Gruß
Gerd
P.S.:
In besonderen Fällen kann eine eventuelle Einsparung durchaus ziemlich ins Gewicht fallen:
http://h1838009.stratoserver.net/ka...php?2628-Anzahl-beanspruchbarer-Priorit%E4ten

 

[Gerd]

Hi,

bedeutet das Schweigen jetzt eher Zustimmung oder eher Kopfschütteln?

Gruß
Gerd

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

für den Nachweis der in Anspruch genommenen Priorität bei einer PCT-Anmeldung benötigst Du genau 1 (in Worten:einen) Prioritätsbeleg, wenn Du diesen rechtzeitig in der PCT-Phase bei der korrekten Behörde einreichst.

Falls Du diese Frist versehentlich, absichtlich oder notgedrungen versäumst, kannst Du die Priorität (und damit möglicherweise die jeweilige Anmeldung) retten, wenn Du in jedem Vertragsstaat, den Du weiterverfolgen möchtest, einen Prioritätsbeleg nach den jeweiligen Bestimmungen einreichst.

Folge: Ja, Du kannst die Kosten für 1 (einen) Prioritätsbeleg sparen, wenn Du die Einreichung auf "später" verschiebst. Gibt es wegen Fallenlassen kein "später", hast Du also genau dieses Geld tatsächlich gespart.

Wird die PCT-Anmeldung aber nicht fallengelassen, sondern von Brasilien über Saudi-Arabien bis Neuseeland in 30 Vertragsstaaten weiterverfolgt, musst Du nicht nur 30 Prioritätsbelege beschaffen, sondern diese von den Vertretern vor Ort auch nachreichen lassen. Das könnte verdammt teuer werden, auch wenn der eine oder andere Vertragsstaat dabei aus irgendwelchen Gründen keinen Priobeleg will.

Fazit: Du betreibst ein Lotteriespiel. Der mögliche Gewinn ist gering, der mögliche Verlust sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für Gewinn oder Verlust musst Du aus Deinen Büroerfahrungen beurteilen.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Gerd]

Hi Blood für PMZ,

danke für Deine Antwort.

Ich sehe die jetzt mal als Zustimmung mit dem Hinweis der groben Unwirtschaftlichkeit

Ich sehe das ja ähnlich wie Du. Allerdings kann ich mir Fälle vorstellen, bei denen ein entsprechendes Vorgehen vorteilhaft sein kann.

Man hat ja doch hin und wieder ein paar Einzelerfinder, die es während des Prioritätsjahres nicht schaffen, einen Lizenznehmer, Käufer oder Investor zu finden, und trotzdem so fest an ihre Erfindung glauben, dass sie selbst eine PCT-Anmeldung anfertigen und einreichen lassen.
Wenn diese Erfinder dann vielleicht noch mehrere nationale und/oder regionale Voranmeldungen eingereicht haben, um für jede Verbesserung ein möglichst frühes Prioritätsdatum zu haben, und diese Prioritäten auch alle berücksichtigt haben wollen, kann das auch mal 400+ Euro an Prioritätsbelegen ausmachen

Wenn dann der ISR niederschmetternd ausfällt, und sich eine Weiterverfolgung nicht lohnt, sind die Ausgaben für die Prioritätsbelege im Prinzip aus dem Fenster geworfenes Geld.

Oft hat man ja noch das Glück, dass der ISR vor der Veröffentlichung ergeht, und kann bei positivem Ergebnis die Prioritätsbelege kurz vor der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nachreichen.

Wenn der ISR aber zu spät ergeht, oder der Mandant immer noch keinen zahlungskräftigen Partner gefunden hat, bliebe dann eben noch die Möglichkeit, die Kosten auf die nationalen Phasen zu verschieben (dann natürlich mit deutlich höheren Kosten).

Bei einem entsprechenden Einzelerfinder gehe ich mal davon aus, dass der alleine nicht allzu viele Staaten nationalisieren/regionalisieren würde. Meist bleibt dann ohnehin nur noch EP übrig, evtl. plus US und bei manchen auch noch JP oder je nach ursprünglicher Nationalität RU. Das EPA darf für die bei ihm eingereichten Anmeldungen ohnehin keinen Prioritätsbeleg verlangen, und wenn man dann USA über Continuation nationalisiert, fällt dort das Erfordernis der Einreichung eines Prioritätsbeleges auch weg.
Die Frage wäre dann hier noch, ob Japan in dem Fall auch auf die Bibliothek des EPA zugreift.

Findet der Erfinder dann doch noch einen entsprechenden Partner für die nationalen Phasen, dürften für diesen die höheren Kosten der einzelnen Prioritätsbelege den Kohl auch nicht mehr fett machen (angesichts der anfallenden Übersetzungskosten).

Insofern spart der Mandant einerseits sein eigenes Geld (bzw. kann ein paar Euro mehr in die Ausarbeitung der PCT-Anmeldung investieren), falls sich auch nach der PCT niemand für seine Erfindung interessieren sollte, riskiert dagegen andererseits "nur" das Geld seines Lizenznehmers/Käufers/Investors, falls er doch jemanden findet, der an einem "weltweiten" Schutz interessiert ist.

Für eben diese Klientel war die Idee aus dem Anfangsbeitrag gedacht.

Würdest Du für so etwas dann eher Deinen Segen geben?

Gruß
Gerd

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

die Zielrichtung sehe ich wohl, allein der Fall müsste schon recht exotisch sein, damit eine vorsätzliche Späteinreichung des Priobelegs eine sinnvolle Empfehlung an den Mandanten sein kann.

Bereits bei Weiterverfolgung nur der regionalen Phase beim EPA aus der PCT-Anmeldung fallen bei Deiner vorgeschlagenen Taktik die gleichen Kosten für die Inanspruchnahme der Priorität(en), die Beschaffung und die Einreichung des oder der Prioritätsbelege an wie bei einem herkömmlichen Vorgehen. Das gilt auch bei 10 prioritätsbegründenden Anmeldungen.

Jede weitere nationale Phase geht extra, und zwar unter Umständen kräftig.

Und das Risiko für Dich als beratenden Vertreter steigt. Sollte Dein Büro beim herkömmlichen Vorgehen irgendeinen Fehler machen, rettest Du das problemlos mit etwas Geld mit der Späteinreichung. Lässt Du aber die Frist vorne bewusst verstreichen, gibts hinten keine Reserve.

Der Nutzen für den Mandanten besteht darin, einen Betrag von auch bei mehreren Prioritäten deutlich weniger als dem Zehntel der Gesamtkosten einer PCT-Anmeldung nicht jetzt und selbst zahlen zu müssen, sondern später und vielleicht durch einen noch nicht vorhandenen Dritten zahlen zu lassen, dafür aber vielleicht in erheblich größerer Höhe.

Aufgrund des höheren Risikos und der möglichen höheren Gesamtkosten solltest Du das mit dem Mandanten abstimmen. Wirst Du aber wohl sowieso machen, sonst erfährt der Mandant ja gar nichts von Deinem kreativen Einfall, den Du zu seinem etwaigen Nutzen hattest. Schon wegen der späteren Irritierung des sicherlich erstaunten Dritten solltest Du das auch schriftlich absegnen lassen.

Und ich bezweifle doch etwas, dass ein Argument wie: "Und Ihre PCT-Anmeldung, die wir gerade machen, fährt dann nächstes Jahr sowieso voll vor die Wand. Mit meiner Idee retten Sie dann von den 5.000 € Kosten, die Sie gerade 'raushauen, wenigstens noch 300 €." einen Einzelerfinder besonders motivieren kann, diese PCT-Anmeldung überhaupt noch einzureichen ...

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Gerd]

Hi,

meines Erachtens ist das "smarte" an der Strategie ja gerade, dass beim EPA gar keine Kosten entstehen, wenn die Prioritätsanmeldung(en) bei diesem eingereicht worden war(en).

Regel 17.1 (d):
"Kein Bestimmungsamt darf den Prioritätsanspruch nach Absatz c unberücksichtigt lassen, wenn die in Absatz a genannte frühere Anmeldung bei ihm in seiner Eigenschaft als nationales Amt eingereicht wurde oder wenn ihm der Prioritätsbeleg in Übereinstimmung mit den Verwaltungsvorschriften in einer digitalen Bibliothek zur Verfügung steht."

Selbst bei einer US-Anmeldung greift 17.1 (d) wegen der digitalen Bibliothek (das USPTO kann über PDX auf die Bibliothek des EPA zugreifen), wohl aber nur dann, wenn man nicht konventionell die nationale Phase einleitet, sondern den Weg über eine Continuation geht (was den Vorteil hat, dass man dabei auch noch Weiterentwicklungen mit einbringen kann, aber den Nachteil, dass man sich dann nicht auf die Einheitlichkeitskriterien nach dem PCT berufen kann, bei ansonsten gleichen Kosten).

Läuft es also "am Ende" nur auf EP und ggf. US hinaus, spart man auch dann Kosten, wenn die Anmeldung weiterverfolgt wird.

Für Einzelerfinder können die 300 Euro durchaus entscheidend sein, gerade wenn es solche sind, die öfter mal ankommen und "schnell mal für möglichst wenig Geld eine PCT einreichen, um den Prioritätstag nicht zu versäumen" wollen. Da fallen außer einem vernünftigen Anspruchssatz, damit die Recherchengebühr vielleicht doch nicht nur zur Prioritätsretttung mitbezahlt wird, weil es ohne eben nicht geht, eigentlich auch nicht viele weitere Kosten außer den Gebühren an.


Und gerade wegen dem vermeintlich "smarten" an der Strategie hatte ich ja nachgefragt, ob ich hier evtl. etwas übersehen hatte, und das vielleicht doch nicht so geht.

Gruß
Gerd

 

[Blood für PMZ]

Hallo Gerd,

jetzt hast Du als weitere Voraussetzung allerdings noch eingeführt, dass der Einzelerfinder seine Erstanmeldungen beim Europäischen Patentamt und nicht beim DPMA eingereicht hat. Wenn das mehrere sind, müssen auch alle beim EPA eingereicht worden sein. Das dürfte gerade bei Einzelerfindern wohl auf nur sehr wenige Fälle zutreffen, vor allem dann, wenn 300 € entscheidende Beträge darstellen.

Gerade solche Mandanten vor der Erstanmeldung so zu beraten, dass sie diese Erstanmeldung beim EPA vornehmen, scheint mir abwegig, denn dann wäre wahrscheinlich eine deutsche Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sinnvoller gewesen, um durch den deutlich kostengünstigeren Recherchenantrag verglichen mit dem EPA eine Diskussionsgrundlage für mögliche Geldgeber und eine Entscheidungsgrundlage für die Frage einer PCT-Anmeldung überhaupt zu finden. Da sind die Ersparnisse bei den Priobelegen Peanuts.

Für die Fallkonstellation, die Du im Auge hast, kommen eigentlich nur schlecht oder bisher gar nicht beratene Einzelerfinder in Betracht. Ausgerechnet bei denen nun auch noch das Risiko zusätzlich weiter zu erhöhen, scheint mir doch recht waghalsig. Nicht jede smarte Idee ist praxistauglich. Wir sehen das ja auch bei den Erfindungen unserer Mandanten ...

Berücksichtigt werden müsste auch, dass die ganzen formalen Schritte, Fristnotierungen, Priokram von Deinem zweifellos gut ausgebildeten und geschulten Büropersonal vorgenommen werden. Die Pafa werden von Deinen Ideen begeistert sein und benötigen für diesen Sonderfall sicherlich ein Extraseminar bei einem der Inserenten auf dieser Seite oder sonst im Heidelberger oder Ilmenauer Raum. Oder Du kümmerst Dich selbst drum. Dann ist es aber mit der Kostengünstigkeit gleich vorbei.

Frohes Schaffen

Blood für PMZ

 

[Gerd]

Hi,

wenn man die Vertretung übernimmt, hast Du natürlich recht.

Manche "Spezis" können sich das aber gar nicht leisten, bei der Menge an Erfindungen, die sie machen.
Die möchten dann ein paar Beratungen und evtl. die grobe Durchsicht der selbstgeschriebenen Anmeldung mit Formulierung oder Korrektur der Ansprüche. Berechnung nach Stundensatz. Nach ein paar Erfindungen meist nur noch die Ansprüche.

Eine ganz nette Strategie wäre da:

1. Erstanmeldung DE1, sobald eine Realisierungsmöglichkeit für die Idee gefunden ist. Ansprüche erst einmal egal. Keine Zahlung der Gebühren. Quasi provisorische Anmeldung durch den Erfinder. Keine Kosten.
2. Möglichst bald danach erste Nachanmeldung DE2 mit weiteren Varianten, mehr Beispielen, Abdeckung von Umgehungsmöglichkeiten, vernünftigem Anspruchsatz, Stellung Recherchenantrag, Zahlung der Gebühren. Kosten für den Erfinder: Amtsgebühren + Überarbeitung durch PA
3. Je nach Entwicklungsfortschritt weitere Nachanmeldungen um den Merkmalen möglichst frühe Zeitränge zu geben (Einzelerfinder messen dem IMHO wesentlich mehr Wert zu als gewerbliche Mandanten). Um das als St.d.T. in möglichst vielen Staaten zu haben und später von Regel 17.1 (d) profitieren zu können, diese Nachanmeldungen beim EPA, also EP1 bis EPn. Kann innerhalb des Prioritätsjahres auch bis EP8 gehen . Keine Zahlung von Gebühren, keine Überarbeitung der Ansprüche, Kosten so gut wie keine.
4. Zeitgleich mit Nr. 3 Suche nach Lizenznehmern, Käufern etc.
5. Erhalt des Recherchenberichtes. Kosten: Beratung durch PA bzgl. der Aussichten.
6. Weiter Suche nach finanzkräftigen Interessenten, ggf. mithilfe des Recherchenberichts. Bei Erfolg übernimmt Interessent die Kosten für die Vertretung. Weiterer Verlauf dann wie bei normalem Mandanten.
7. Wenn Interessentensuche im Prioritätsjahr ohne Erfolg aber Hoffnung für die nächsten 18 Monate: Anmeldung PCT. Kosten: Grundsätzliche Amtsgebühren + Prioritätsbeleg für DE1 + Überarbeitung.
8. Wenn nach 30 Monaten immer noch kein finanzkräftiger Interessent gefunden wurde: Aufgeben oder zumindest DE nationalisieren oder ggf. EP regionalisieren und vielleicht noch US und bei großer Überzeugung von der Erfindung noch JP (oder je nach Herkunft des Erfinders evtl. EA). Kosten natürlich entsprechend. Nimmt man hier nur EP und ggf. US, braucht man IMHO keine Prioritätsbelege einreichen/bezahlen.

Das wäre so die absolute Sparstrategie. Nicht gerade besonders empfehlenswert, aber wenn jeder Euro zuviel eben zuviel wäre...

Als PA hat man zwar nicht viel davon, außer die berechneten Stunden, aber bei relativ mittellosen Erfindern ggf. immer noch besser als die PKH-Schiene fahren zu müssen.

Und falls es doch mit einer Erfindung klappt (soo schlimm sind die ja manchmal gar nicht, auch wenn es schon ziemlich schräge Sachen gibt), bekommt man doch noch ein vernünftiges Mandat und bei guter Arbeit evtl. den Interessenten als potenziellen neuen Mandanten...

Gruß
Gerd

 

[Gerd]

Hi,

ich hab mir das gerade noch mal durch den Kopf gehen lassen.

Wegen der Geschichte mit dem "Der mögliche Gewinn ist gering, der mögliche Verlust sehr hoch" gäbe es da ja noch den DAS der WIPO.

Selbst wenn der Erstanmeldestaat nicht am DAS teilnimmt, kann man bei diesem das oder die Prioritätsdokumente einmal anfordern und dann bei der WIPO einreichen. Damit hätte man dann schon AU, DK, CN, ES, FI, GB, JP, KR, SE und US abgedeckt, ohne dass gegenüber der Einreichung innerhalb der ersten 16 Monate höhere Kosten entstehen.

Schön wäre es jetzt noch, wenn das EPA auch am DAS teilnehmen würde.

Weiß vielleicht jemand, ob es dafür schon irgendwelche Aussichten gibt?

Gruß
Gerd

 

[Kurt]

Schön wäre es jetzt noch, wenn das EPA auch am DAS teilnehmen würde.

Weiß vielleicht jemand, ob es dafür schon irgendwelche Aussichten gibt?

Hallo,

das würde mich auch mal interessieren. Kennt jemand Hintergründe, warum ausgerechnet EPA und DPMA hier noch nicht mit dabei sind?

Gruß
Kurt

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PS: Sehe ich es richtig, dass die 16-Monatsfrist zur Einreichung des Priobelegs für eine PCT-Anmeldung faktisch eine 18-Monatsfrist ist?

Eine Abschrift der früheren Anmeldung, die beim Internationalen Büro nach Ablauf [der 16-Monatsfrist] eingeht, gilt jedoch als am letzten Tag dieser Frist beim Büro eingegangen, wenn sie dort vor dem Datum der internationalen Veröffentlichung der internationalen Anmeldung eingeht.